SAP Madrid 40/2011, 11 de Febrero de 2011
| Ponente | PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ |
| ECLI | ES:APM:2011:1473 |
| Número de Recurso | 294/2010 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 40/2011 |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00040/2011
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28
MADRID
t6
C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27
Tfno : 914931988/9 Fax : 914931996
Rollo : RECURSO DE APELACION 294/2010
Proc. Origen : Procedimiento Ordinario nº 274/07.
Organo Procedencia : Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.
Apelantes-Apelados (Parte demandante): Mustang Inter., S.L.; Don Carmelo ; Don Dimas ; Don Eutimio ; Doña María Consuelo .
Procurador : Doña Amparo Ramírez Plaza.
Abogado : Don Carlos Lema Devesa.
Apelante-Apelada (Parte demandada): Mustang Bekleidungswerke GMBH + CO KG.
Procurador : Doña Almudena González García.
Abogado : Don Carlos Morán Medina.
SENTENCIA Nº 40/2011
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
Dª MARIA ÁNGELES RODRÍGUEZ ALIQUE
En Madrid, a once de febrero de dos mil once.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ Y Doña MARIA ÁNGELES RODRÍGUEZ ALIQUE, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 294/2010, interpuesto contra la Sentencia de fecha 23 de junio de 2009, dictado en el proceso ordinario número 274/07, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelantes-apelados (parte demandante), MUSTANG INTER, S.L., DON Carmelo , DON Dimas , DON Eutimio y DOÑA María Consuelo , siendo apelante- apelada (parte demandada) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO KG, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda de juicio ordinario presentada con fecha 23 de mayo de 2007, por la representación de Don Ramón y de la empresa Mustang Inter., S.L. contra la empresa Mustang Bekleidungswerke GMBH + CO., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:
"Que se dicte sentencia declarando nula la inscripción de la marca internacional nº 783.602 "MUSTANG", con efecto en España, para todos los productos que designa tal marca (Clase 3, Clase 14 y Clase 25), con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y, en consecuencia, se condene a la demandada a:
-
- Cesar con carácter inmediato en el uso de la marca nº 783.602 "MUSTANG", en España.
-
- A las costas de este juicio."
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid dictó sentencia con fecha 23 de junio de 2009 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
"Que estimando la demanda interpuesta debo declarar y declaro nula la inscripción de la marca internacional nº 783.602 con efecto en España "Mustang" para los productos de la clase 25, condenando a la demandada a cesar con carácter inmediato en el uso de la marca nº 783.602 "Mustang" para los productos de la clase 25 en España y a las costas del procedimiento".
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación tanto de los demandantes como de los demandados se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- Constituyen referentes o claves esenciales del presente recurso de apelación las siguientes:
-
- El demandante Don Ramón (fallecido en el curso del litigio y sucedido procesalmente por sus herederos Don Carmelo , Don Dimas , Don Eutimio y Doña María Consuelo ), fue en vida titular de determinadas marcas españolas, todas ellas de naturaleza mixta, que licenció a la codemandante MUSTANG INTER S.L. (en adelante nos referiremos a la parte demandante/apelante, en su conjunto, con la denominación Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio por su mayor simplicidad). Son las siguientes:
-Marca 867.718, cuyo componente denominativo es "CALZADOS MUSTANG", que fue solicitada el 19 de enero de 1978 y concedida por la O.E.P.M. el 5 de abril de 1979 para los siguientes productos de la Clase 25: botas, zapatos y zapatillas.
-Marca 2.130.834, cuyo componente denominativo es "MUSTANG BOOTS SHOES", que fue solicitada el 9 de diciembre de 1997 y concedida por la O.E.P.M. el 5 de febrero de 1999 para los siguientes productos de la Clase 25: calzados (excepto ortopédicos).
-Marca 2.410.976, cuyo componente denominativo es "MUSTANG", que fue solicitada el 27 de junio de 2001 y concedida por la O.E.P.M. el 6 de mayo de 2003 para los siguientes productos de la Clase 25: calzados (excepto ortopédicos).
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- La demandada MUSTANG-BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. (en adelante, MUSTANG GMBH) solicitó el día 15 de junio de 2002 la marca internacional denominativa "MUSTANG" número 783.602, siendo concedida por la O.E.P.M. el 16 de septiembre de 2003 para los productos y Clases siguientes: Clase 3: perfumería, aceites esenciales y cosméticos; Clase 14: relojes, joyas, gemelos sujeta-corbatas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, en particular, objetos de artesanía, objetos decorativos, ceniceros, estuches de puros y pitilleras, boquillas de cigarros puros y cigarrillos; Clase 25: vestidos, incluyendo prendas de punto; calcetería, zapatos, botas, calzado deportivo, zapatillas y sombrerería.
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- MUSTANG GMBH obtuvo, con anterioridad al 15 de junio de 2002 en que se produjo la solicitud de la marca anteriormente comentada y objeto de litigio, la concesión de protección para España de una serie de marcas internacionales:
-Marca Internacional 590588 A cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que protege, en lo que aquí interesa, productos de las siguientes clases: Clase 3: perfumería, aceites esenciales y cosméticos; y Clase 14: joyería y relojería.
-Marca Internacional denominativa 329.743 B, "MUSTANG", que protege, en lo que aq)uí interesa y dentro de la Clase 3, productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos.
-Marca Internacional mixta 602.643, cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que, en lo que ahora interesa, protege, entre otros y dentro de la Clase 14, productos de joyería y relojería.
-Marca Internacional denominativa 354.173, MUSTANG, que protege, dentro de la Clase 25, prendas de vestir con excepción de las de punto y tricotadas.
-Marca Internacional mixta 366.706, cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que, en lo que ahora interesa, protege, entre otros y dentro de la Clase 25, pantalones, abrigos, chaquetas y blusas.
--Marca Internacional denominativa 596.458, MUSTANG, que protege, dentro de la Clase 25, vestidos.
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- En su demanda inicial, los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio solicitaron, con carácter principal, la declaración de nulidad total de la marca internacional "MUSTANG" número 783.602 y solo subsidiariamente su nulidad parcial, referida a la totalidad de los productos de la Clase 25 que amparaba (vestidos, incluyendo prendas de punto; calcetería, zapatos, botas, calzado deportivo, zapatillas y sombrerería). La demandada MUSTAGN GMBH se allanó solo parcialmente a esta petición subsidiaria admitiendo la declaración de nulidad parcial pero referida, no a la totalidad de los productos de la Clase 25 para los que estaba registrada, sino solamente al calzado: zapatos, botas, calzado deportivo y zapatillas.
-
- La sentencia recaída en primera instancia acogió solamente la pretensión ejercitada en la demanda con carácter subsidiario y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca en lo relativo a la totalidad de los productos de la Clase 25 que amparaba. Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo interponen los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio recurso de apelación con el fin de obtener satisfacción a su pretensión principal (nulidad total de la marca litigiosa). Por su parte, MUSTANG GMBH recurre también en apelación la referida resolución con el fin de lograr que el pronunciamiento anulatorio quede circunscrito al calzado y deje a salvo los restantes productos de la Clase 25 a los que se extiende su marca (vestidos, incluyendo prendas de punto, calcetería y sombrerería).
SEGUNDO.- Recurso de MUSTANG GMBH.-
Como acabamos de indicar, la demandada MUSTANG GMBH reacciona frente a aquel particular de la sentencia por el que, sin limitarse al calzado, se hace extensivo el pronunciamiento anulatorio a los demás productos de la Clase 25 para los que obtuvo la marca litigiosa (vestidos, incluyendo prendas de punto, calcetería y sombrerería).
A la hora de analizar los motivos de impugnación que esgrime dicha apelante, conviene precisar que la acción de nulidad marcaria ejercitada en la demanda fue una acción de nulidad relativa por vulneración de prohibición relativa de registro fundada en el Art. 52-1 de la Ley de Marcas ("..1 . El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 ..") . En lo que aquí interesa, el Art. 6-1 establece que "..No podrán registrarse como marcas los signos:..a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior .." ; y según el Art. 8 , al que también remite el Art. 52-1, "..1 . No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o...
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SJMer nº 6, 23 de Mayo de 2011, de Madrid
...la pretensión debe realizarse partiendo de la existencia de tal circunstancia. C.- En tal sentido señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.2.2011 [Roj: SAP M 1473/2011] que "... la aplicación directa del Art. 8 del Convenio de la Unión de París invocando ......