SAP Barcelona 186/2007, 29 de Marzo de 2007
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2007:4801 |
| Número de Recurso | 31/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 186/2007 |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 31/06-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 158/2004
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de marzo de dos mil siete.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 158/2004 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, a instancia de ESPIROFLEX, S.A., representada por el procurador Javier segura Zariquiey, contra TRUPLAST ESPAÑA, S.A., representada por el procurador Joaquín Sans Bascú, quien formuló reconvención y con motivo de la misma fue llamada al procedimiento la sociedad VACUFLEX, S.A., quien interviene representada por el procurador Jesús Millán Lleopart. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por TRUPLAST ESPAÑA, S.A. contra la sentencia dictada en dichos autos el día 28 de septiembre de 2005.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Estimo la demanda interpuesta por el procurador de los Tribunales Don Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación de ESPIROFLEX, S.A. contra TRUPLAST ESPAÑA, S.A. y VACUFLEX, S.A., y en consecuencia:
-
- declaro la violación por parte de Truplast España, S.A. de los derechos de la marca 2.290.741 "HIDROTUBO" ostentados por Espiroflex, S.A.
-
- Declaro la deslealtad de los actos de Truplast España, S.A. por la utilización de distintivo HIDROTUBO, así como por el registro del nombre de dominio www.hidrotubo.com.
-
- Ordeno a la demandada la cesación en la utilización de la denominación "HIDROTUBO" o de cualquier otra que incluya en todo o en parte dicho distintivo.
-
- Ordeno a la demandada a transferir a Espiroflex, S.A. el nombre de dominio www.hidrotubo.com.
-
- Condeno a la demandada a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorio, etiquetas u otros documentos en los que aparezca la denominación "HIDROTUBO" o cualquier otra que incluya en todo o en parte dicho distintivo.
-
- Condeno a la demandada a destruir el material publicitario y/o de comunicación (folletos, catálogos, etc) en el que aparezca la denominación "HIDROTUBO" o cualquier otra que incluya en todo o en parte dicho distintivo.
-
- Condeno a la demandada a la publicación íntegra y a su costa de la sentencia condenatoria en dos periódicos de ámbito nacional y en dos revistas del sector plástico.
-
- Condeno a la demandada a indemnizar a Espiroflex, S.A. en concepto de daños y perjuicios causados por la fabricación y la comercialización de los productos ilícitamente marcados con el signo HIDROTUBO con el 1 % de la facturación de la demandada, sobre el producto de autos.
Desestimo íntegramente la demanda reconvenional interpuesta por el procurador de los Tribunales Don Joaquín Sans Bascú, en nombre y representación de TRUPLAST ESPAÑA, S.A. contra ESPIROFLEX, S.A. y VACUFLEX, S.A. y, en consecuencia:
-
- Absuelvo a Espiroflex, S.A. de los pedimentos efectuados en su contra.
-
- Impongo las costas a Truplast".
La representación procesal de la parte actora y reconvenida interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para votación y fallo el día 14 de marzo de 2007.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
La sentencia recurrida estima íntegramente la demanda interpuesta por ESPIROFLEX, S.A. contra TRUPLAST ESPAÑA, S.A., en la que se acumulaban acciones marcarias y de competencia desleal. La sentencia aprecia la violación de la marca 2.290.741 "HIDROTUBO", titularidad de la demandada, por el uso que la demandada ha realizado de la misma así como por el registro del nombre de dominio www.hidrotubo.com; al mismo tiempo que considera que estos hechos constituyen también actos de competencia desleal. Además de las acciones declarativa de la infracción del derecho de marca y de competencia desleal, se ejercitaron y estimaron, las acciones de cesación, de remoción de efectos, de difusión de la sentencia y de indemnización de daños y perjuicios (el 1% de la cifra de negocio de la demandada en relación con los productos marcados con HIDROTUBO).
La sentencia dictada en primera instancia también desestimó la demanda reconvencional formulada por TRUPLAST en la que pretendía se declarara la nulidad de la marca 2.290.741 "HIDROTUBO" que había sido registrada, y luego adquirida, de mala fe, conforme al art. 51.1.b) LM, al no apreciar el referido registro de mala fe.
La sentencia es recurrida por TRUPLAST ESPAÑA, S.A., quien impugna los siguientes pronunciamientos: primero la desestimación de su demanda reconvencional, argumentando que concurren todos los requisitos para que pueda apreciarse la existencia de un registro de mala fe; en segundo lugar, la estimación de la demanda principal, por considerar que el registro de marca de ESPIROFLEX lo es para "canalones no metálicos" y no para tubos flexibles, por lo que no existe violación de la marca del actor; también la estimación de la reivindicación del nombre de dominio, porque no se justifica en la sentencia; y la condena a la publicación de la sentencia, porque no se argumenta su justificación, siendo en este caso desproporcionada. Además, la demandada estima que no es correcta la llamada al proceso de VACUFLEX, S.A. Y, finalmente, se recurre la condena en costas, al considerar que en todo caso se han estimado parcialmente las pretensiones de la actora.
Sobre la nulidad de la marca 2.290.741 "HIDROTUBO"
La certificación de la OEPM aportada con la demanda (f. 135) acredita que la marca 2.290.741 "HIDROTUBO" para canalones metálicos de la clase 19 del nomenclator es titularidad de la entidad actora ESPIROFLEX, S.A., y que esta marca meramente denominativa fue solicitada el día 14 de febrero de 2000 y concedida el día 20 de julio de 2000, siendo publicada dicha concesión el día 16 de septiembre de 2000.
Se ha reconocido por las partes que la marca había sido inicialmente solicitada por VACUFLEX, S.A., quien se dedica a la comercialización de productos fabricados por ESPIROFLEX, S.A., y que dicha transmisión fue gratuita (ff. 417 y ss.).
La pretensión de nulidad de la marca se funda por TRUPLAST en que el registro y la posterior transmisión se realizaron de mala fe y en fraude de sus derechos sobre el signo, pues mucho antes de que se constituyeran VACUFLEX, S.A. (11 de febrero de 1992) y ESPIROFLEX, S.A. (19 de enero de 1995), por antiguos directivos de TRUPLAST, ésta ya fabricaba tubos flexibles de PVC para conducción de líquidos y gases que eran identificados con esta denominación "HIDROTUBO".
Esta pretensión se apoya en lo prescrito en el art. 51.1.b) LM que incluye como causa de nulidad absoluta de la marca registrada que al tiempo de ser solicitada la marca el solicitante hubiere actuado de mala fe. Conviene advertir que no es obstáculo para que pueda prosperar esta acción el hecho de que la marca, una vez solicitada y obtenida, hubiere sido transmitida a un tercero, siempre y cuando además de acreditarse que la solicitud se hizo de mala fe, se acredite consilium fraudis -ánimo de defraudar- en el adquirente de la marca o conscius fraudis -connivencia con el solicitante del registro de mala fe-. El hecho de que la transmisión de la marca por parte de VACUFLEX, S.A. a ESPIROFLEX, S.A. se hubiera hecho a título gratuito ya sería suficiente para poder apreciar consilium fraudis. Esta reflexión debe entenderse en el contexto de la controversia sobre si la acción de nulidad por registro de mala fe puede extenderse también al adquirente posterior, y a los solos efectos de justificar que sí, pero siempre que en primer lugar se acredite que el registro de la marca lo fue de mala fe y, en segundo lugar, que el adquirente era consciente de ello y actuó en connivencia con el solicitante de la marca o con ánimo de defraudar. Eso sí, es necesario que tanto uno como otro, solicitante del registro y adquirente sean demandados, para evitar un defecto de litisconsorcio pasivo necesario, razón por la cual tiene sentido la intervención de VACUFLEX en el procedimiento.
A la hora de valorar si existe un registro de mala fe conviene tener en cuenta una serie de hechos, que a la postre han quedado incontrovertidos:
-
Sebastián trabajó para TRUPLAST desde 1979 hasta diciembre de 1991, en que fue despedido, habiendo llegado a desempeñar el cargo de director comercial.
-
VACUFLEX, S.L. fue constituida a principios de 1992 (el día 11 de febrero de 1992) por el Sr. Sebastián (39 participaciones), junto con el Sr. Hugo -hermano de Alfonso, gerente en ese momento de TRUPLAST- (48 participaciones), Jose Ángel (4 participaciones) y Beatriz (4 participaciones). El Sr. Sebastián pasó a ser administrador de esta sociedad.
-
VACUFLEX, S.L. desarrolló una actividad de distribución de productos, entre los que se...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
SAP Valencia 259/2017, 19 de Abril de 2017
...al perjudicado y a dar información al consumidor". La naturaleza mixta de esta acción se pone de manifiesto en la Sentencia de AP. Barcelona, Secc. 15ª de 29 de marzo de 2007, ya que pretende de una parte el resarcimiento in natura de la mala imagen que se hubiere podido causar a la marca c......
-
SAP Asturias 20/2015, 2 de Febrero de 2015
...la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela". Nos encontramos por tanto ante una acción que, como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 29-3-2007, tiene una naturaleza mixta pues pretende de una parte el resarcimiento in natura de la mala imagen que se hubiere podido caus......
-
SAP Asturias 168/2010, 5 de Mayo de 2010
...sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas". Esta acción, como señala la S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 29-3-2007, tiene una naturaleza mixta pues pretende de una parte el resarcimiento in natura de la mala imagen que se hubiere podido caus......
-
La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial
...resarcir los perjuicios morales) y, de otra parte, paliar los efectos perniciosos producidos por aquélla (y cita la SAP Barcelona, de 29 de marzo de 2007 (AC 2007, 15991). En este línea, ver las SSTS de 6 de noviembre de 2009 (RJ 2010, 83) y de 23 de julio de 2012 (RJ 2012, 9002) que consid......