SAP Madrid 232/2011, 8 de Julio de 2011

PonenteALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ
ECLIES:APM:2011:9606
Número de Recurso505/2010
ProcedimientoRECURSO DE APELACIóN
Número de Resolución232/2011
Fecha de Resolución 8 de Julio de 2011
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00232/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 505/10.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 24/07.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte apelante/apelada: "SAO PAULO ALPARGATAS, S.A."

Procurador: Doña Fuencisla Gozalo Sanmillán.

Letrado: Don Pedro Merino Baylos.

Parte apelante/apelada: "FASHION IMPORT, S.A."

Procurador: Doña Pilar Cendrero Mijarra.

Letrado: Don José Antonio Jiménez Jiménez.

Parte apelante/apelada: "SECRET SPOT, S.L."

Procurador: Don Víctor Venturini Medina.

Letrado: Don Enrique Rasche Aparicio.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

SENTENCIA Nº 232/11

En Madrid, a ocho de julio de dos mil once.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 239/2010, interpuesto contra la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2009, dictada en el juicio ordinario núm. 1211/07 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelantes/apelados, de un lado, la entidad demandante "SAO PAULO ALPARGATAS, S.A."; y, de otro, las demandadas "FASHION IMPORT, S.A." y "SECRET SPOT, S.L.", todas ellas representadas y defendidas por los profesionales antes reseñados.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La entidad "SAO PAULO ALPARGATAS, S.A." formuló demanda contra don las mercantiles demandadas "FASHION IMPORT, S.A." y "SECRET SPOT, S.L.", por la que solicitaba:

"1º.- DECLARE:

a).- Que la demandante SAO PAULO ostenta frente a las demandadas un derecho de propiedad industrial preferente sobre las marcas nº 2.341.905 "HAVAIANAS" (Cl.25) y nº 2.341.904 "HAVAIANAS" (Cl.25).

b).- Que la solicitud y registro por la compañía demandada FASHION IMPORT S.A. de la marca española nº 2.510.629 "BAHIANA" (Cl.25) genera confusión con las marcas prioritarias de la actora y que por lo tanto debe ser anulada.

c).- Que el uso del signo "BAHIANAS LAS ORIGINALES" por parte de SECRET SPOT, S.L. para la comercialización de sandalias es generadora de confusión con las marcas anteriores de la actora y, por lo tanto constituye una infracción de sus derechos de propiedad industrial.

d).- Que, como consecuencia de lo anterior, la infracción de los derechos de propiedad industrial preferentes de SAO PAULO le ha ocasionado unos daños y perjuicios que deben ser indemnizados por SECRET SPOT, S.L.

  1. - ORDENE:

    La cancelación registral de la marca nº 2.510.629 "BAHIANA" (Cl.25), titularizada por FASHION IMPORT, S.A., mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

  2. - CONDENE A LAS DEMANDADAS:

    a).- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

    b).- A cesar SECRET SPORT, S.L. en el uso del signo "BAHIANAS LAS ORIGINALES" y a prohibirle su uso, incluyendo la solicitud de marcas que reproduzcan el vocablo "BAHIANAS" o "BAHIANA".

    c).- A retirar SECRET SPOT, S.L. del mercado para su destrucción todas las sandalias "BAHIANAS LAS ORIGINALES" que tenga en stock o en sus tiendas y almacenes para la venta, así como, a título enunciativo, rótulos, mobiliario, tickets, publicidad, etc., debiendo SECRET SPOT, S.L. acreditar fehacientemente al Juzgado dichas retiradas y destrucción.

    d).- A indemnizar SECRET SPOT, S.L. al demandante por los daños y perjuicios causados en la cuantía que se fije en Sentencia o en su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Art 43.2 c) de la Ley 17/2001 de Marcas (en cuanto a lucro cesante) y al daño emergente correspondiente.

    Todo ello con imposición de las costas causadas"

SEGUNDO

Tras los trámites oportunos, con fecha 6 de mayo de 2009, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por SAO PAULO ALPARGATAS, S.A. contra SECRET SPOT, S.L. y FASHION IMPORT, S.A., declaro que:

  1. Que la demandante ostenta frente a las dos demandadas un derecho de propiedad industrial preferente sobre las marcas nº 2.341.905 "HAVAIANAS" (Cl.25) y nº 2.341.904 "HAVAIANAS" (Cl 25).

  2. Que la solicitud y registro por la compañía demandada de la marca española nº 2.510.629 "BAHIANA" (Cl 25) genera confusión con las marcas prioritarias de la actora y que por lo tanto debe ser anulada. c) Que el uso del signo "BAHIANAS LAS ORIGINALES" por parte de SECRET SPOT, S.L. para la comercialización de sandalias es generadora de confusión con las marcas anteriores de la actora y, por lo tanto, constituye una infracción de sus derechos de propiedad industrial.

  3. Que, como consecuencia de lo anterior, la infracción de los derechos de propiedad industrial preferentes de la mercantil actora le ha ocasionado unos daños y perjuicios que deben serle indemnizados por SECRET SPORT, S.L.

    Ordeno la cancelación registral de la marca nº 2.510.629 "BAHIANA" (Cl 25), titularizada por FASHION IMPORT, S.A., mediante la remisión de oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

    Condeno a las demandadas:

  4. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

  5. A cesar SECRET SPORT, S.L. en el uso del signo "BAHIANAS LAS ORIGINALES" y a prohibirle su uso, incluyendo la solicitud de marcas que reproduzcan el vocablo "BAHIANAS" o "BAHIANA".

  6. A retirar SECRET SPOT, S.L. del mercado para su destrucción todas las sandalias "BAHIANAS LAS ORIGINALES" que tenga en stock o en sus tiendas y almacenes para la venta, así como, a título enunciativo, rótulos, mobiliario, tickets, publicidad, etc., debiendo SECRET SPOT, S.L. acreditar fehacientemente al Juzgado dichas retiradas y destrucción.

    Condeno a SECRET SPOT, S.L. a abonar la cantidad de seiscientos treinta y siete euros (637 euros) a la parte actora en concepto de indemnización por el daño emergente por infracción de los derechos de propiedad industrial preferentes de SAO PAULO ALPARGATAS, S.A.; absolviendo a dicha demandada, SECRET SPORT, S.L., del resto de peticiones indemnizatorias en su contra.

    Todo ello sin especial imposición a las partes de las costas originadas en el proceso."

TERCERO

Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, todas ellas interpusieron recurso de apelación de los que se dio el oportuno traslado y tramitados en forma legal han dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, señalándose el día 7 de julio de 2011 para deliberación, votación y fallo del presente rollo de apelación.

CUARTO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Para la adecuada resolución de los recursos de apelación interpuestos por todas las partes contra la sentencia dictada en primera instancia, conviene desde este momento tener en cuenta los siguientes hechos que no son discutidos por las partes:

  1. la entidad actora, la mercantil "SAO PAULO ALPARGATAS, S.A.", es titular de la marca española denominativa "HAVAIANAS", nº 2.341.905, registrada en la clase 25 para distinguir todo tipo de calzado (excluyendo los ortopédicos), solicitada el día 1 de septiembre de 2000 y concedida el día 5 de abril de 2001;

  2. asimismo, la demandante es titular de la marca española mixta con el denominativo HAVAIANAS, nº

    2.341.904, registrada en la clase 25 para distinguir todo tipo de calzado (excluyendo los ortopédicos), solicitada el 1 de septiembre de 2000 y concedida el día 5 de abril de 2001, cuya representación gráfica es la siguiente:

    (FIGURA IMAGEN EN EL ORIGINAL)

  3. la entidad demandada "FASHION IMPORT, S.A." es titular registral de la marca mixta española nº

    2.510.629, con el denominativo "BAHIANA", registrada en la clase 25 para distinguir prendas confeccionadas de vestir para señora, caballero y niño, calzados (excepto ortopédico) y sombrerería, solicitada el día 30 de octubre de 2002 y concedida el 9 de mayo de 2003, cuya representación gráfica es la siguiente:

    (FIGURA IMAGEN EN EL ORIGINAL)

  4. la codemandada "SECRET SPOT, S.L." comercializa en España sandalias bajo el signo no registrado que a continuación reproducimos:

    (FIGURA IMAGEN EN EL ORIGINAL) La entidad "SAO PAULO ALPARGATAS, S.A." considera que la marca registrada por la entidad "FASHION IMPORT, S.A." resulta incompatible con las prioritarias de la demandante dada la similitud de signos, registrados para productos de la misma clase del nomenclátor internacional y solicita su nulidad al amparo del artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con su artículo 6 . Asimismo, entiende que el signo usado por la entidad codemandada, la mercantil "SECRET SPOT, S.L.", para identificar las sandalias que comercializa en España infringe sus marcas registradas y, en consecuencia, ejercitó contra la citada entidad las acciones declarativa de infracción, de cesación, remoción e indemnizatoria.

    La sentencia recaída en primera instancia declara la nulidad de la marca registrada por la entidad "FASHION IMPORT, S.A." al considerar que existe tanto similitud de signos como aplicativa con riesgo de confusión y también declara que el signo usado por la codemandada "SECRET SPOT, S.L." infringe las marcas registradas por la actora, acogiendo las acciones de cesación, remoción y parcialmente la acción indemnizatoria, condenando a la citada demandada a indemnizar a la entidad demandante en la cantidad de 637 euros en concepto de daño emergente rechazando la indemnización en concepto de lucro cesante en tanto que: "la parte...

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