SAP Barcelona 303/2012, 25 de Septiembre de 2012

PonenteLUIS GARRIDO ESPA
ECLIES:APB:2012:14087
Número de Recurso12/2012
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución303/2012
Fecha de Resolución25 de Septiembre de 2012
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 12/2012-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº. 643/2010

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.303/12

Ilmos. Sres. Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

En Barcelona a veinticinco de septiembre de dos mil doce.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Décimo-quinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 643/2010 ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, a instancia de COMERSAN S.A., representada por el procurador Antonio M. de Anzizu Furest y asistida del letrado Iván L. Sempere Massa, contra OYSHO ESPAÑA S.A., representada por el procurador Raul González González y bajo la dirección del letrado Francisco Arroyo. Conocemos las actuaciones por razón del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la sentencia dictada el día 25 de julio de 2011 .

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por Don Antonio María de Anzizu Furest, Procurador de los Tribunales y de COMERSAN S.A. contra OYSHO ESPAÑA S.A., (...), debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada, condenando a la demandante al pago de las costas procesales" .

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue admitido a trámite. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO

Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 16 de mayo.

Es ponente el Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Planteamiento de la controversia procesal

PRIMERO

1. COMERSAN S.A. ejercitó en su demanda acciones previstas en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), por la violación del diseño industrial español de su titularidad, nº D 29079 variante "I", consistente en un estampado floral de aplicación textil, que imputaba a la demandada OYSHO ESPAÑA S.A., por haber comercializado, previa su importación, unos bolsos que incorporan el diseño registrado. OYSHO ESPAÑA negó que existiera una invasión del ámbito de protección conferido por dicho diseño y opuso, por vía de excepción, la nulidad del registro por falta de los requisitos de novedad y carácter singular.

La sentencia de primera instancia no llegó a valorar la alegada infracción ya que estimó la nulidad del diseño por apreciar la falta del requisito de carácter singular. La actora apela esta decisión esgrimiendo motivos y argumentos en defensa del registro y añadiendo otros referidos a la existencia de la infracción.

  1. La demanda se basaba en los siguientes hechos:

    1. La actora es titular del diseño industrial D 0029079 variante "I", solicitado el 26 de febrero de 2004, y concedido el 30 de agosto del mismo año. Consiste en un dibujo o gráfico (diseño bidimensional) que representa una composición floral con dibujos de rosas y hojas, aplicable a "textiles":

      El registro incluye la siguiente descripción explicativa: "I. Dibujo industrial aplicable a textiles que consiste en una composición floral dispuesta sobre un fondo claro. Esta composición está formada por rosas muy abiertas por lo que se aprecia su multitud de pétalos en tonos oscuros intercalando entre las rosa aparecen numerosas hojas unas más oscuras y definidas y otras muy pequeñas y en tono más claro que dan la apariencia de ramilletes difuminados. Todo ello tal y como se representa en el diseño adjunto" ( sic ).

    2. En los últimos meses de 2009, la demandada OYSHO ESPAÑA S.A. ha comercializado unos bolsos con la marca OYSHO que incorporan un diseño idéntico o casi idéntico al registrado. Estos bolsos se venden al precio de 25,95 euros. Aporta como documento 7 un tiket de compra de uno de tales bolsos en un establecimiento público, de fecha 1 de diciembre de 2009, en el que consta dicho precio, así como una muestra física y otras visuales del bolso controvertido, en contraste con el diseño registrado.

    3. El 7 de diciembre de 2009 la actora dirigió un requerimiento a la demandada (entregado el siguiente día 9) en el que, tras identificar el diseño registrado y el bolso infractor, le requería a fin de que cesara en su fabricación y/o comercialización. La demandada contestó manifestando que, si bien el bolso incorpora un diseño muy recurrente en el sector textil, que lo había adquirido a un proveedor externo (de China) y que el diseño invocado por la actora se había comercializado con anterioridad a su registro, no obstante, suspendía la comercialización en tanto se aclarara la controversia.

    4. A instancia de la actora fueron practicadas diligencias preliminares de comprobación de hechos en las que el legal representante de la demandada admitió que habían adquirido 2.000 unidades de ese tipo de bolso al precio de 7,30 dólares unidad.

    5. A la demanda se adjuntaba un dictamen técnico del auditor Sr. Cristobal en apoyo de la cuantificación de la indemnización que pretendía, y que hacía coincidir con los beneficios obtenidos por la demandada por las ventas de los bolsos infractores.

      El perito ofrece los siguientes cálculos para llegar a la suma de 34.820 euros, en que cifra la indemnización de acuerdo con ese criterio:

      - 2.000 bolsos adquiridos a 7,30 dólares unidad;

      - cambio de dólar/euro medio a 16 de septiembre de 2009: 1,741;

      - precio de compra unitario de cada bolso: 4,96 #;

      - 2.000 unidades x 4,96 # = 9.920 #;

      - precio de venta al público sin IVA: 22,37 # (con IVA 25,95 #);

      - facturación: 22,37 # x 2.000 unidades = 44.740 #;

      - beneficio de explotación: 44.740 # - 9.920 # = 34.820 #.

      Reclamaba además, como daño emergente, los "gastos de la infracción", que identificaba con el importe de adquisición del bolso infractor (25,95 #) más 512,01 # por honorarios de letrado en la fase prejudicial (envío de requerimiento y negociaciones con abogado contrario).

      La súplica se concretaba en el pronunciamiento declarativo de la infracción, de condena a la destrucción de los bolsos infractores y al pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados. 3. Como se ha dicho, OYSHO ESPAÑA opuso por vía de excepción, la nulidad del diseño por falta de novedad y carácter singular, y negó que los bolsos infringieran el diseño.

      Alegó que el diseño consiste en un estampado de rosas para cretona muy conocido en la industria textil desde hace siglos y que no produce una impresión general distinta de numerosos antecedentes, por lo que carece de carácter singular, así como que el estampado que incorpora el bolso se ha venido comercializando con anterioridad a la fecha del registro del diseño de la actora. Aportaba como documento 6 un bloque documental que -en su decir- recoge numerosos estampados para telas u otros objetos y que, como el registrado, combinan rosas muy abiertas sobre un fondo claro con hojas de distintos tamaños. Así mismo, anunciaba la aportación de un dictamen pericial a emitir por una experta en diseños de moda ( Esperanza ) sobre las características del diseño registrado, su comparación con otros anteriores y un juicio sobre si produce una impresión general distinta de otros divulgados con anterioridad a la fecha de solicitud del registro.

      De otro lado y en todo caso, negaba la infracción por existir patentes diferencias entre el diseño registrado y la tela de los bolsos: a) la tela incorporada al bolso no comprende los veintiséis grupos florales del diseño original; b) el patrón de repetición de los grupos florales no es el recogido en el diseño; y c) los colores de la tela difieren del diseño registrado, que protege una composición floral en blanco y negro.

      En cuanto al origen del bolso afirmó, en síntesis, la siguiente cadena:

      - OYSHO ESPAÑA S.A. adquirió de la entidad suiza ITX TRADING S.A. las 2.000 unidades de bolsos con el estampado controvertido;

      - a su vez, ITX, las había adquirido de AMCO INDUSTRIAL CO EXPORTERS AND MANUFACTURERS (AMCO), de Hong Kong;

      - a su vez, AMCO adquirió la tela de un fabricante de tejidos de Hong Kong (Kin Shing Hong Piece Goods Co. Ltd.), el cual ha manifestado a la demandada que, a su vez, adquirió la tela de un proveedor local ( Ruperto ) que disponía de este estampado desde el año 2002 y lo había ofrecido a clientes de la UE; aportaba como documento 3 un recibo expedido por este proveedor ( Luis ) con una fotografía del estampado y una fecha en la parte inferior: 29/9/2003.

      La contestación se extiende en otras consideraciones y motivos de oposición a la pretensión indemnizatoria, que serán examinados en su caso y en su momento.

  2. El anunciado dictamen fue aportado a los autos tardíamente, fuera del plazo establecido por el art. 337 LEC, por lo que no fue admitido por el Juzgado. No obstante, su autora, Doña. Esperanza, experta en diseño de moda, fue oída en el acto del juicio en calidad de testigo o bien de testigo-perito.

    De otro lado, fue admitido como medio de prueba la declaración testifical, por medio de comisión rogatoria a Hong Kong, del proveedor chino Sr. Ruperto, de quien -según afirmaba la parte demandadaprocede la tela estampada de los bolsos y que - según alegaba- había sido ofrecida a clientes de la UE con anterioridad a la fecha del registro del diseño, a fin de que el testigo reconociera el documento nº 3 (antes aludido) y que ofreció y comercializó ese estampado en la fecha que figura en la fotografía adjunta, 29 de septiembre de 2003. La comisión rogatoria fue librada, pero a la fecha de la presente sentencia no ha sido devuelta.

  3. La sentencia reconoció que, con el material probatorio obrante en las...

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