SAP A Coruña 77/2013, 1 de Marzo de 2013

Ponente:CARLOS FUENTES CANDELAS
Número de Recurso:550/2012
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:77/2013
Fecha de Resolución: 1 de Marzo de 2013
Emisor:Audiencia Provincial - A Coruña, Sección 4ª
 
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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00077/2013

MERCANTIL Nº 2

ROLLO 550/12

S E N T E N C I A

Nº 77/13

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

CARLOS FUENTES CANDELAS

ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En A Coruña, a uno de marzo de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000097 /2009, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000550 /2012, en los que aparece como parte demandadas-apelantes, DOÑA Carla y MESOSYSTEM S.L., representados por la Procuradora de los tribunales, Sra. ANA MARÍA LAGE POMBO, asistidas por la Letrada Dª. RAQUEL RODRIGUEZ GÓMEZ, y como parte demandante-apelada, MESOESTETIC S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSÉ ANTONIO CASTRO BUGALLO, asistido por el Letrado D. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ, sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE A CORUÑA de fecha 27-7-11. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimo la demanda formulada por MESOESTETIC S.L. contra DOÑA Carla y en consecuencia declaro la nulidad del registro de la marca internacional nº 961480 para distinguir los productos de la case 10 del NO MENCLATOR INTERNACIONAL; y, con estimación parcial de la demanda dirigida contra MESO SYSTEM S.L. declaro la deslealtad del acto denunciado; la condena a cesar en el uso de la marca MS en la forma indicada en la demanda; y a la destrucción de las existencias de los productos contraseñados con las marcas indicados y de las planchas empleadas para la destrucción de las etiquetas de los embalajes y envases de los productos cosméticos, con la desestimación de los demás pedimentos deducidos en su contra con imposición de las costas procesales a la parte demandada". EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 27-9-11 en su parte dispositiva literalmente dice: "Se completa la sentencia de fecha 27-7- 2011 en su fallo en el que deberá decir:

"Que estimo la demanda formulada por MESOESTETIC S.L. contra DOÑA Carla y en consecuencia declaro la nulidad del registro de la marca internacional nº 961480 para distinguir los productos de la clase 10 del Nomenclator internacional; y, con estimación parcial de la demanda dirigida contra MESO SYSTEM S.L., declaro la deslealtad del acto denunciado; la condena a cesar en el uso de la marca MS en la forma indicada en la demanda; y a la destrucción de la existencias de los productos contraseñados con las marcas indicadas y de las planchas empleadas para la impresión de las etiquetas de los embalajes y embases de los productos cosméticos, así como a retirar el contenido de la página web www.mesosystem.com y a retirar del comercio y destruir cualquier catálogo, folleto o material promocional donde figuren las marcas litigiosas, con desestimación de los demás pedimentos deducidos en su contra con imposición de las costas procesales a la parte demandada".

SEGUNDO

Contra la referida resolución por las demandadas, se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. CARLOS FUENTES CANDELAS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Hechos Probados y Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.

PRIMERO

La sociedad demandante Mesoestetic SL presentó ante el Juzgado de lo Mercantil demanda de nulidad de la parte española de la marca internacional nº 961.480 para la clase 10 del nomenclátor, contra su titular registral, la demandada Sra. Carla, por cuanto la habría registrado de mala fe ( art. 51.1-b Ley de Marcas ), a sabiendas del uso muy anterior en España por parte de la actora de un signo casi idéntico o muy parecido, sin registrar, para igual tipo de productos cosméticos y consumidores destinatarios. Asimismo, demandó a Mesosystem SL, de la que es administradora la Sra. Carla, por competencia desleal en el mercado incluible en el artículo 6 de su Ley reguladora. En ambos casos se produciría un riesgo confusión, incluido el de asociación, para los clientes sobre la procedencia empresarial o profesional de los respectivos productos.

SEGUNDO

La sentencia de primera instancia, con su auto aclaratorio, estimó las pretensiones de la demandante, a excepción de la reclamación por enriquecimiento injusto.

Apoyada en la doctrina y la jurisprudencia sobre la nulidad por mala fe en el registro de la marca, con cita entre otras de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de junio de 2009, la sentencia consideró probado este hecho por cuanto la Sra. Carla, por su condición de socia y administradora de la sociedad Juvenescence, distribuidora en exclusiva de los productos elaborados por la demandante en Portugal y Galicia, tendría conocimiento, al tiempo de solicitar el registro de su marca ("ms ++ cosmética médica") para los productos cosméticos comercializados por la codemandada Mesosystem, del uso anterior que la demandante venía haciendo de un signo distintivo parecido no registrado ("ms"), también para el mismo tipo de productos de cosmética y mismos destinatarios, con riesgo de confusión incluido el de asociación.

Por ello se daría también una conducta desleal en el mercado por parte de Mesosystem, conforme al artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, por comportamiento idóneo para crear confusión en los consumidores con la actividad, las prestaciones o el establecimiento de la demandante o de asociación con ésta.

Además del contrato de distribución en exclusiva, la Sra. Carla era administradora y socia de Juvenescence, y en la actualidad administradora de ésta y de Mesosystem, de la que también fue socia, y resultaría probado testificalmente haber también distribuido durante un tiempo productos de la demandante Mesoestetic y de la demandada Mesosystem, incluso compartiendo almacenaje, y que la estructura y composición personal entre ésta última y Juvenescence sería la misma.

La prueba documental aportada demostraría la utilización en algunas de las líneas cosméticas de la actora del signo distintivo "ms", en algunos casos con las palabras sobrepuestas "cosmética médica".

De la comparación se apreciaría una acusada semejanza global entre los signos enfrentados e identidad de los productos de una y otra empresa, lo que introduciría un grave riesgo de asociación al parecer que proceden de un mismo fabricante en una línea evolutiva del signo distintivo, incluso para los profesionales de la cosmética a los que los productos vayan dirigidos en primer lugar, al resultarles difícil de deslindar el origen empresarial.

TERCERO

Primer motivo del recurso de apelación.

Se alega sobre la función de las marcas y su valor identificativo, su calidad distintiva y el renombre en el mercado, para concluir que, al faltar en el caso enjuiciado, no cabría otorgar al signo esgrimido por la demandante protección legal alguna.

Se sostiene que "ms" no es un signo distintivo, sino la unión de dos letras que no identifican nada ni evocan un concepto concreto. Por ello se trataría de un signo genérico que no sería registrable, en aplicación del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas, dado que tampoco se trataría de una marca de renombre en el mercado.

Los mismos álbumes de prensa de los años 2004 a 2008 aportados por la actora demostrarían el empleo en publicidad de "Mesoestetic" como marca y no "ms", de la cual solo aparecen unas fotos, sin acreditarse el porcentaje de estos productos en la oferta total de Mesoestetic ni su relevancia económica.

El signo no sería el núcleo principal de Mesoestetic ni pudo ser heredero de la marca que tenía registrada la demandante ("m.s. estetic COSMETICA MEDICA"), porque se reconoció que no fue usada y se declaró caducada por sentencia judicial.

Las facturas presentadas tampoco demostrarían el uso del signo controvertido, pues aparece en un sello solo en los documentos de la actora pero no de la demandada.

Se desestima el motivo.

1- El objeto específico de este tipo de propiedad especial consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la marca o comercializar productos y servicios designándolos indebidamente con una marca de ajena pertenencia. Ello es así porque el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la normativa europea y nacional pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos.

La función esencial de la marca es pues garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva la marca, permitiéndole distinguirlo, sin confusión posible, de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que éste pueda estar seguro de que el de la marca que le es ofrecido no ha sido objeto de una intervención de tercero sin autorización del titular de la misma que haya afectado al estado original del producto.

Por consiguiente no es admisible la confusión en esta materia ni siquiera por la asociación que por este motivo puedan los consumidores hacer acerca de vinculaciones inexistentes entre las empresas.

Cuando los signos confrontados son idénticos y también...

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