SAP Barcelona 158/2013, 17 de Abril de 2013

Ponente:JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN
Número de Recurso:505/2012
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:158/2013
Fecha de Resolución:17 de Abril de 2013
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª
 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 505/2012.3.ª

Juicio Ordinario núm. 575/2009

Juzgado Mercantil núm. 1 Barcelona

SENTENCIA núm. 158/2013

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUÍS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de abril de de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 1 de esta localidad, por virtud de demanda de Vokes Air, S.L. contra Infiltro, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 27 de abril de 2012.

Han comparecido en esta alzada la apelante Vokes Air, S.L., representada por la procuradora de los tribunales Sra. Palau y defendida por el letrado Sr. Muñoz, así como la demandada Infiltro, S.L. en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Montero y defendida por la letrada Sra. Del Corral.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: Desestimar la demanda formulada VOKES AIR, S.L., contra el demandado, INFILTRO, S.L. con expresa condena al actor al pago de las costas de esta demanda.

  1. - Estimar la demanda reconvencional interpuesta por INFILTRO, S.L. contra VOKES AIR, S.L. declarando la caducidad por falta de uso de la marca española número 1631555 para la clase once, librando oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de inscribir la cancelación declarada, Condenando a la demandada reconvencional al pago de las costas del juicio >>.

SEGUNDO

Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Vokes Air, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 27 de febrero pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Planteamiento de la controversia que enfrenta a las partes 1. Vokes Air, S.L. (en lo sucesivo, Vokes) ejercitó frente a Infiltro, S.L. acción declarativa de infracción de los derechos que afirmaba ostentar sobre la marca española núm. 1.631.555 "IF INFILTRO", marca que le fue concedida el 23 de abril de 1991 para distinguir filtros (partes de instalaciones domésticas e industriales) en la clase 11 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Subsidiariamente, para el caso de que no se estimara esa acción, también ejercitó la acción declarativa de competencia desleal, invocando como infringidos los tipos de los arts. 5 y 6 LCD .

  1. Infiltro se opuso a la demanda alegando que la actora hacía más de 8 años que había dejado de utilizar en su denominación social el término INFILTRO y que la marca invocada no se utilizaba en la forma en la que aparece registrada desde el año 1991. También alegó que la demandada únicamente utiliza el signo cuestionado en su denominación social, ya que para distinguir sus productos utiliza un signo distinto. Por último, negó haber incurrido en actos desleales. Por todo ello, solicitó que se desestimara la demanda a la vez que ejercitó reconvención solicitando la caducidad del signo por no uso.

  2. La resolución recurrida estimó la reconvención declarando caducado el registro por el no uso del signo por un periodo superior a 5 años. Y desestimó íntegramente la demanda, tanto en cuanto a las acciones marcarias como de competencia desleal. En cuanto a las primeras, por no tener la actora el derecho sobre el signo que afirmaba ostentar; en cuanto a las segundas, porque la falta de uso del signo impedía considerar que pudiera existir confusión con los signos usados por la demandada.

  3. El recurso de Vokes imputa a la resolución recurrida:

  1. Error en la valoración de la prueba e infracción del art. 39 LM y de la jurisprudencia que lo interpreta.

  2. Infracción de los arts. 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal, por cuanto los hechos probados que se han imputado a la demandada son constitutivos de los ilícitos concurrenciales tipificados en los esos preceptos.

SEGUNDO

Sobre el error en la valoración de la prueba

  1. El primero de los motivos del recurso de Vokes imputa a la resolución recurrida haber incurrido en error al valorar la prueba respecto al contenido del derecho de marca que tiene concedido y su correspondencia con el signo que ha venido usando, y afirma que se echa de menos en su argumentación un examen exhaustivo y comparativo entre el registro concedido y la forma en la que el signo ha venido siendo usado. Y, si bien admite que ha ido modificando el diseño del signo, los cambios introducidos, afirma, no han afectado a los elementos sustanciales del registro, que no ha variado su impresión comercial.

  2. La recurrida se opone a la estimación de este motivo alegando que nada tiene que ver la marca registrada con la forma en la que la misma ha venido siendo usada por la actora, razón por la que no estamos ante una simple modificación o evolución del signo sino ante un signo nuevo y distinto del registrado.

    Valoración del tribunal

  3. El art. 39.2 LM determina en su apartado a) que tiene la consideración de uso de la marca su empleo en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

  4. En nuestra Sentencia de 28 de Abril del 2008 (ROJ: SAP B 4873/2008 ) decíamos que la finalidad del art. 39.2.a) de la vigente Ley de Marcas (al igual que el art. 4.2.a de la Ley de Marcas de 1988 ), con precedente en el art. 5.C.e) del Convenio de la Unión de París, es asegurar una adaptación de la obligación de uso de la marca a la realidad social, pautas y modas imperantes, superando la rigidez extrema del sistema de marcas vistas las disposiciones que regulan el cambio de forma de la misma. En este sentido la Ley de Marcas vigente (al igual que la derogada de 1988) considera que el titular de la marca cumple con su deber de uso cuando emplea la misma en una versión que no altera de manera significativa el carácter distintivo de la marca según ha sido registrada, en aparente contraste con el art. 10.2.a) de la primera Directiva comunitaria de marcas, que se refiere a la alteración del "carácter distintivo" de la marca registrada. Se trata, en cualquier caso, de analizar cual sea el elemento dominante o caracterizador de la marca que confiere a la misma carácter distintivo para, a continuación, determinar si ese elemento caracterizador ha sido alterado al adoptar la nueva forma .

  5. En ese mismo sentido ha señalado la STS de 28 de noviembre de 1989 (asunto "J&B ") que lo verdaderamente relevante es que el uso de la marca en forma distinta a la registrada no afecte sustancialmente a la identidad o capacidad distintiva del signo (también sigue esa línea la Sentencia de esta Sala de 22 de diciembre de 1995, Pepe Pardo), lo que deberá dilucidarse atendiendo a la imagen que el signo provoca en los consumidores. Señalaba por ello la Sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 1995 que el límite intrínseco que debe respetar quien usa una marca con variación de forma viene constituido por "los elementos de que depende la aptitud o capacidad diferenciadora de la misma -lo que la doctrina conoce como núcleo o corazón-, es decir, aquellos caracteres que en el conjunto -o el propio conjunto, si es que no los hay- tienen una mayor fuerza distintiva". Y la alteración de ese carácter distintivo "se ha de constatar, en todo caso, con referencia a la atención y capacidad...

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