SAP Alicante 32/2014, 13 de Febrero de 2014

PonenteFRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN
ECLIES:APA:2014:251
Número de Recurso165/2013
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución32/2014
Fecha de Resolución13 de Febrero de 2014
EmisorAudiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 165 ( C-20 ) 13.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 562 / 11.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 1.

SENTENCIA NÚM.32/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a trece de febrero del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes auto s, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ACACIA, SRL, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora

D.ª SONIA BUDÍ BELLOD, con la dirección del Letrado D. ANTONI FRIGOLA RIERA; siendo la parte apelada BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G (BMW), representada por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictó Sentencia, de fecha 16 de enero del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por Bayerische Motoren Werke AG contra ACACIA SRL y AUTOHAUS MOTORSPORT SL debo declarar que con la oferta, la comercialización y la posesión para tales fines d las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy de ACACIA SRL como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" u otras denominaciones reproducidas en el apartado 5 las demandas han infringido los modelos comunitarios nºs 0001636978-0009, 001589277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW y condenar a las demandadas a: a) cesar en la realización en el ámbito de la Unión Europa de cualquier acto de utiliza ión incluidos la importación, el ofrecimiento, la promoción y la posesión para tales fines, de las llantas referenciadas. b) a destruir a su costa las llantas referenciadas que obren en poder de las demandadas. Las costas causadas se imponen a la demandada ACACIA SRL. Cada parate abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto de la demanda frente a AUTOHAUS MOTORSPORT SL"

SEGUNDO

Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 4 / 2 / 13, en que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Sobre la competencia internacional.- Como primer motivo de recurso, la apelante insiste en que la jurisdicción española de la marca comunitaria no es competente para conocer de la demanda dirigida contra ACACIA, SRL (en adelante, ACACIA) y en que se ha producido infracción del art. 6 del Reglamento (CE ) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Pretende, pues, que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia y se declare la falta de competencia internacional del Tribunal Español de Marca Comunitaria, pues dicha competencia, en lo que respecta a dicha sociedad italiana, habría de recaer en los Tribunales de Marca Comunitaria italianos. En la primera instancia, se desestimó, mediante auto de 26 de enero del 2012, la declinatoria por falta de competencia internacional que la demandada opuso.

La demanda se ha dirigido contra una sociedad española, AUTOHAUS, SL (en adelante, AUTOHAUS), y una sociedad italiana, ACACIA cuyo domicilio social se encuentra en Salerno. A la primera se imputa la venta en su establecimiento (un taller de automóviles, en Madrid) de llantas idénticas en apariencia a llantas protegidas por diseños comunitarios registrados por BMW, suministradas por ACACIA. A ACACIA se atribuye la venta (el suministro) de dichas llantas a distribuidores (mayoristas), a los que entrega catálogos, "... en España y en Europa a fin de que los consumidores conozcan las llantas de que dispone ", así como el ofrecimiento a la venta de dichas llantas a través de una página web (www.wspitaly.com), "... de acceso también en España". Se alega en la demanda que ACACIA es "... uno de los mayores proveedores de llantas réplica no sólo en nuestro país sino también en el ámbito de la Unión Europea ". Expresamente se reconoce que mientras "... la actividad de la demandada AUTOHAUS tiene un alcance nacional, la de ACACIA se extiende al ámbito de la Unión Europea e incluso más allá de ésta".

El pleito gira, según la fundamentación jurídica de la demanda, en torno a la interpretación que haya que darse al art. 110 Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (que consagra la llamada cláusula mustmatch o de reparación); a saber, si las llantas de automóvil (que copian modelos comunitarios registrados) se pueden considerar, o no, componentes de un producto complejo (que sería el automóvil) y si su utilización (en los términos del art. 19 de dicho Reglamento) tiene por objeto permitir, o no, la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Caso de considerarse que la utilización del dibujo o modelo registrado, que constituye componente de un producto complejo, tiene por objeto permitir la reparación del mismo para devolverle su apariencia inicial, no habría infracción alguna de dicho dibujo o modelo; sí que la habría, en caso de estimarse lo contrario.

Son circunstancias de especial importancia que este Tribunal tomará en consideración para resolver la cuestión relativa a la competencia internacional, las siguientes:

  1. Los dos Juzgados Españoles de Marca Comunitaria, y el Tribunal Español de Marca Comunitaria, han dictado varias resoluciones con anterioridad (hasta seis se reseñan en la demanda, incluyendo autos de medidas cautelares y sentencias), en procedimientos instados por BMW contra distintos terceros, en que se interpreta el art. 110 RDMC en el sentido, mantenido por dicha parte, de que la comercialización de llantas réplica (idénticas a las registradas) no tiene por objeto permitir la reparación del producto complejo (el coche) para devolverle su apariencia inicial; de ahí que, la copia de tales diseños merezca la protección dispensada por el citado Reglamento y sea constitutiva de infracción.

    Por tanto, existen precedentes de los Tribunales Españoles de Dibujos y Modelos Comunitarios favorables a la tesis interpretativa de BMW.

  2. BMW demandó (procedimiento n.º 42261/2008, en el que también intervino CODACONS CAMPANIA ONLUS, asociación de protección de consumidores italiana) a ACACIA ante el Tribunal de Nápoles (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual, en calidad de Tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios) solicitando, entre otras pretensiones, la declaración de infracción por la comercialización de llantas réplica de diseños registrados por aquélla (llantas distintas a las del presente procedimiento). La sentencia dictada ( sentencia n.º 5001/11, de 27 de abril del 2011 ) desestimó la demanda al considerar, dicho sea en síntesis, que las llantas producidas y comercializadas por ACACIA no constituyen accesorios, sino piezas de repuesto, con la consiguiente aplicación de la llamada cláusula de reparación que contempla el art. 241 del CPI (Código de Propiedad Industrial italiano; precepto que tiene, en lo sustancial, una redacción prácticamente idéntica al art. 110 RDMC, "Derechos exclusivos sobre los componentes de un producto complejo. Hasta que la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos no se modifique, a propuesta de la Comisión con arreglo al artículo 18 de la misma Directiva, los derechos exclusivos sobre los componentes de un producto complejo no pueden imponerse para prevenir la fabricación y la venta de los mismos componentes utilizados para la reparación del producto complejo con el fin de devolverle su apariencia inicial "). Esa sentencia ha sido confirmada por el Tribunal de Apelación de Nápoles (Sección especializada en la propiedad intelectual e industrial, que actuaba en calidad de tribunal de marcas, dibujos y modelos comunitarios), que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por BMW ( sentencia de 25 de septiembre del 2013 ). La resolución del Tribunal de Apelación de Dibujos y Modelos Comunitarios de Nápoles, tras analizar los hechos a la luz del art. 110 RDMC y art. 241 CPI, entre otros, ha compartido (razonando de modo harto extenso) la decisión adoptada en primera instancia, considerando que la producción y comercialización por parte de ACACIA de las llantas idénticas a los modelos comunitarios de BMW no es constitutiva de infracción.

  3. BMW demandó a RUOTECOMPANY ITALY, s.p.a. (procedimiento n.º 2443/2009) ante el Tribunal de Nápoles (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual) por la venta de llantas réplica, con infracción de registros de modelos internacionales y comunitarios, interviniendo en dicho procedimiento, como emplazada, ACACIA (sociedad beneficiaria, junto a aquélla, de la escisión de RUOTECOMPANY, s.p.a.). La sentencia, de 20 de mayo del 2011, desestimó la demanda al considerar que no se había probado la comercialización de las llantas.

  4. La demanda iniciadora del pleito que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
2 sentencias
  • STS 1/2017, 10 de Enero de 2017
    • España
    • Tribunal Supremo, sala primera, (Civil)
    • 10 d2 Janeiro d2 2017
    ...de enero de 2017 Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 32/2014 de 13 de febrero dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante como consecuencia de autos de juic......
  • Auto Aclaratorio TS, 7 de Febrero de 2017
    • España
    • 7 d2 Fevereiro d2 2017
    ...los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Bayerische Motoren Werke AG, contra la sentencia núm. 32/2014 de 13 de febrero, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, en el recurso de apelaci......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR