SAP Madrid 59/2014, 18 de Febrero de 2014
| Ponente | PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ |
| ECLI | ES:APM:2014:4940 |
| Número de Recurso | 592/2012 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 59/2014 |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Vigesimoctava C/ Gral. Martínez Campos, 27 - 28010 Tfno.: 914931988 37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0011599
Recurso de Apelación 592/2012
O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 655/2011
Apelante: FRUTOS SECOS MACADAMIA SL
PROCURADOR: D./Dña. ANTONIO MARIA ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS
LETRADO D. BRUNO MASOLIVER MACAYA
Apelado: D./Dña. Amador y FRUMESA SL
PROCURADOR D./Dña. JAIME GAFAS PACHECO
LETRADO D. IGNACIO VALDELOMAR y D. DANIEL GABARRE
S E N T E N C I A 59/2014
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
En Madrid, a 18 de febrero de 2014.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 592/2012 interpuesto contra la Sentencia de fecha 29 de marzo de 2012 dictado en el procedimiento ordinario número 655/2011 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, FRUTOS SECOS MACADAMIA, S.L., siendo apelada las partes FRUMESA S.L., y D. Amador, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 17 de octubre de 2011 por la representación de FRUMESA S.L., y D. Amador, contra FRUTOS SECOS MACADAMIA, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que proceda en su día a dictar sentencia por la que:
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- Declare que el signo "FRUSEMA" utilizado por la demandada resulta confundible y asociable con el del nombre comercial "FRUMESA, S.L." y con las marcas "FRUMESA" de los actores puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda.
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- Declare la nulidad de la Marca española 2.528.644 "FRUSEMA Frutos Secos Macadamia", concedida para la clase 29 "frutos secos, especialmente los compuestos de macadamia", por incurrir en la prohibición registral prevista en los arts. 7.1.b ) y 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al ser confundible y asociable con el nombre comercial y las siguientes marcas anteriores: el Nombre comercial nº 173512 "FRUMESA, S.L."; la Marca española nº 1026613 "FRUMESA"; la Marca española nº 0816216 "FRUMESA"; y la Marca comunitaria Nº 001509157 FRUMESA (figurativa).
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- Declare que la utilización por parte de la demandada del signo "FRUMESA", incluyendo su utilización para identificar al establecimiento de la demandada, sus productos y servicios, su publicidad y en el nombre de dominio www.grupofrusema.com, supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del Nombre comercial nº 173512 "FRUMESA, S.L."; la Marca española nº 1026613 "FRUMESA" de los actores, puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda.
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- Condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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-Condene a la demandada a cesar y abstener de utilizar el distintivo FRUSEMA y/o cualquier otro similar y confundible con el nombre comercial FRUMESA, S.L., y/o con las marcas FRUMESA de los actores puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda, en cualquiera de las formas de actuación comercial previstas en el apartado 3 del artículo 34 de la Ley de Marcas, incluidos los documentos mercantiles, su utilización en la red de Internet y como nombre de dominio.
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- Condene a la demandada a cancelar y/o dejar inoperante el nombre de dominio www.grupofrusema.com.
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- Condene a la demandada al pago de las costas procesales.
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- Ordene comunicar la sentencia que declare la nulidad de la Marca española 2.528.644 "FRUSEMA Frutos Secos Macadamia" a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro de la misma y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictó sentencia con fecha 29 de marzo de 2012 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor :
La Magistrada-Juez, por la autoridad que confiere la Constitución Española, ha decidido:
ESTIMAR la demanda interpuesta por "FRUMESA, S.L." y DON Amador frente FRUTOS SECOS MACADAMIA, S.L.:
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- Declaro que el signo "FRUSEMA" utilizado por la demandada resulta confundible y asociable con el nombre comercial FRUMESA, S.L. y con las marcas "FRUMESA" de los actores puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda.
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- Declaro la nulidad de la marca española 2.528.644 "FRESEMA Frutos Secos Macadamia" concedida para la clase 29 "frutos secos, especialmente los compuestos de macadamia", por incurrir en la prohibición registral prevista en los artículos 7.1.b ) y 6.1.b) de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas, al ser confudible y asociable con el nombre comercial y las siguientes marcas anteriores: el nombre comercial nº 173512 "FRUMESA, S.L."; la marca española nº 1026613 "FRUMESA"; la marca española nº 0816216 "FRUMESA".
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- Declaro que la utilización por parte de la demandada del signo "FRUSEMA", incluye su utilización para identificar al establecimiento de la demandada, sus productos y servicios, su publicidad y en el nombre de dominio www.grupofusema.com supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial nº 173512 "FRUMESA, S.L."; la marca española nº 1026613 "FRUMESA" y la marca española nº 0816216 "FRUMESA" de los actores, puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda.
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- Condeno a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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- Condeno a la demandada a cesar y abstenerse de utilizar el distintivo FRUSEMA y/o cualquier otro similar y confundible con el nombre comercial FRUMESA, S.L. y/o con las marcas FRUMESA de los actores puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda, en cualquiera de las formas de actuación comercial previstas en el apartado 3 de art. 34 LM, incluidos los documentos mercantiles, su utilización en la red internet y como nombre de dominio.
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- Condeno a la demandada a cancelar y/o dejar inoperante el nombre de dominio www.grupofrusema.com.
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- Ordeno comunicar la sentencia que declare la nulidad de la Marca Española 2.528.644 "FRUSEMA Frutos Secos Macadamia" a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro de la misma y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de FRUTOS SECOS MACADAMIA, S.L., se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Constituyen precedentes de conveniente mención para la adecuada comprensión de las claves del litigio, y en definitiva del presente recurso, los siguientes:
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- El demandante Don Amador es titular de las siguientes marcas españolas, ambas de carácter mixto:
- Marca 816.216/6, concedida por la Oficina Española de Patentes el 31 de octubre de 1977 para distinguir, dentro de la clase 29, los frutos secos. El componente denominativo de esta marca consiste, por una parte, en el acrónimo FRUMESA y, por otra, hasta donde resulta legible en el título de concesión suministrado (folio 68), en las siguientes palabras que gráficamente adquieren una dimensión menos destacada: "OLIVA" y "TOSTADERO FRUTOS SECOS".
-Marca 1.026.613/5, FRUMESA, concedida también para distinguir, dentro de la clase 30 y como derivada de la anterior, el mismo producto, es decir, los frutos secos.
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- La demandante FRUMESA S.L. es titular del nombre comercial FRUMESA S.L. concedido el 31 de marzo de 1996 y de dos marcas comunitarias, si bien evitamos mencionar a estas últimas por haber renunciado la parte actora en el acto de la audiencia previa a hacerlas valer como basamento de su pretensión.
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-Con posterioridad a la obtención de dichos títulos de propiedad industrial por parte de la actora, la demandada FRUTOS SECOS MACADAMIA S.L. (en adelante, FRUSEMA) obtuvo, el 3 de julio de 2003, la concesión de la marca española 2.528.644/7, marca de carácter exclusivamente denominativo consistente en el distintivo FRUSEMA FRUTOS SECOS MACADAMIA para distinguir, dentro de la clase 29, frutos secos, especialmente los compuestos de macadamia.
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- Dicha demandada es igualmente titular del nombre de dominio, que utiliza en el mercado, www.grupofusema.com.
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- Entendiendo que la marca 2.528.644/7 no puede convivir en el mercado con sus distintivos, FRUMESA S.L. y Don Amador interpusieron demanda contra FRUSEMA FRUTOS SECOS MACADAMIA S.L. interesando la declaración de nulidad de la misma y acumulando a dicha pretensión otras dos acciones: declarativa de infracción marcaria y cesatoria.
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- La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza FRUSEMA FRUTOS SECOS MACADAMIA S.L. a través del presente recurso de apelación.
Insiste la apelante FRUSEMA en esta instancia en el argumento de la prescripción por tolerancia fundado en el Art. 52-2 de la Ley de Marcas a cuyo tenor "..El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco...
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