SAP Alicante 102/2014, 13 de Mayo de 2014
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2014:1051 |
| Número de Recurso | 333/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 102/2014 |
| Fecha de Resolución | 13 de Mayo de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA Nº 333 (C-37) 14
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 17/12
JUZGADO de Marca Comunitaria nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 102/14
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a trece de mayo de dos mil catorce
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los auto s de Juicio Ordinario sobre infracción de marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 17/12, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil S Tous S.L. y Tous Franquicia S.A., representadas en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado
D. Antonio Selas Colorado; y como parte apelada la mercantil co-demandada, Alberkris S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Lourdes Cañada Rodríguez y dirigida por el Letrado Dª: María Dolores Morata Higón, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 17/12, se dictó Sentencia con fecha 14 de enero de 2013 (por error material la fecha que consta en la Sentencia es la de 14 de enero de 2012), cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles Tous S.L. y Tous Franquicias S.A. contra la mercantil Alberkris S.L., con expresa condena en costas a la demandante." .
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la demandada, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 23 de mayo de 2013 donde fue formado el Rollo número 244/C-28 / 13, en el que, tras resolver por Auto de 19 de septiembre de 2013 -confirmado por Auto de 23 de diciembre- lo oportuno sobre la prueba propuesta y una vez practicada la documental admitida, se señaló, tras denegarse la celebración de vista oral, para la deliberación, votación y fallo el día 13 de mayo de 2014, en el que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
S Tous S.L. es titular, en relación a su creación "osito" y para distinguir productos de joyería y bisutería, textiles y complementos, de la marca comunitaria num. 1.755.636, cuya representación gráfica es
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Afirman en su demanda las mercantiles demandantes que ésta marca, entre otras, las explota en régimen de licencia no exclusiva la mercantil co-demandante, Tous Franquicia S.A..
Y describen las demandantes, en cuanto los hechos de que dimanan sus pretensiones, que tras formularse denuncia en octubre de 2006, se hizo por la Policía una intervención en el establecimiento Colors de Valencia, titularidad de la mercantil Alberkris S.L., donde fueron incautadas un total de 1.373 artículos de plata de ley -pendientes y collares- todos los cuales reproducían el osito Tous, dejando constancia el informe pericial elaborado por la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia que los pendientes y colgantes eran falsos y que no habían sido fabricados por y/o con la autorización de los titulares marcarios, siguiéndose el proceso penal contra la administradora única y representante legal de la mercantil Alberkris S.L., Dª. Purificacion y un tercero, siendo sólo aquella condenada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Valencia como autora de un delito contra la propiedad industrial, condena que sin embargo se revoca por la Audiencia Provincial en Sentencia de 21 de diciembre de 2010 al considerar que no obstante reproducir los objetos intervenidos gran parte de las características de las grafías de las marcas Tous, no inducían a error sobre su autenticidad.
Concluso el proceso penal, se ha deducido demanda por infracción marcaria contra la mercantil titular del establecimiento Alberkris S.L.
Se demanda por tanto, en vía civil, la infracción de los derechos que con el uso en el tráfico económico de productos reproduciendo el signo registrado titularidad de las demandadas se ha hecho por la mercantil citada, en el entendimiento de que la semejanza entre productos y marca es tan evidente que casi es identidad y que en todo caso genera riesgo de confusión, por asociación, en el consumidor o usuario, formulando pretensión de daños y perjuicios -con selección del criterio de la regalía hipotética-.
La Sentencia de instancia ha sido sin embargo, desfavorable para las demandantes al estimar la excepción de prescripción formulada por la demandada - art 45 LM - al haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de la incautación de los efectos de que se trata por la policía porque, argumenta, hubiera podido dirigirse civilmente en el proceso penal contra la mercantil o por vía civil separada y paralela de no ser posible su ejercicio en aquella jurisdicción, de modo tal que no habiéndose ejercitado acción civil alguna ni en el proceso penal -sin hacer reserva de las mismas- ni a su margen, han transcurrido en exceso el plazo de los cinco años a que se refiere la norma que invoca -Ley de Marcas- estando prescrita la acción ejercitada.
La estimación de la excepción y la consiguiente desestimación de las pretensiones deducidas han motivado el recurso de apelación por la parte demandante donde, tras exponer las razones que deberían llevar a la desestimación de la prescripción de la acción ejercitada, fundamenta sus derechos afirmando la vigencia de los mismos, la notoriedad de la marca, la participación de la mercantil demandada en la comercialización de los efectos que dice infractores, las condiciones fácticas determinantes del juicio de confundibilidad y riesgo de confusión y lo relativo a los daños y perjuicios.
A la crítica de tal pronunciamiento absolutorio se dirige por tanto y en primer término, el recurso que formulan las co-demandantes como antecedente para, seguidamente, defender sus pretensiones iniciales.
Pues bien, en relación a la prescripción en supuesto idéntico este Tribunal ya se ha pronunciado, razón por la que no cabe ahora sino reiterarse los argumentos que se expusieron en Sentencia de 10 de octubre de 2013, con cita de otra anterior de 13 de septiembre de 2012 para, ante idéntico planteamiento, resolver la cuestión y revocar el pronunciamiento estimatorio de la prescripción en la instancia.
En efecto, dijimos en aquella resolución que
" Ya ha dicho este Tribunal -Sentencia de 13 de septiembre de 2012 - "...que los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el 1969 del Código Civil permiten entender que la mera la tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil -o la interrumpe de haberse iniciado-, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio - STS 19 de julio y 11 de octubre de 2007 . Por otro lado, como ha venido señalando reiteradamente la jurisprudencia, téngase en cuenta que la falta de identidad subjetiva no impide tal efecto pues para que la interrupción del tiempo de prescripción se produzca por virtud del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es necesario que concurran los requisitos que presupone el artículo 1973 del Código Civil, en contra de lo que parece suponer la recurrente, en particular, la identidad de las acciones y elementos subjetivos - STS 7 de febrero de 2006 -, sino que basta con que el llamado elemento fáctico de la causa de pedir de la acción ejercitada en el proceso civil esté incluido en el hecho o conjunto de hechos objeto del penal y considerados provisionalmente delito o falta - sentencia de 9 de marzo de 2006 -. ".
Con ello, el argumento de la variabilidad subjetiva de la acción penal respecto de la civil entablada en este proceso decae, pues la imposibilidad de la formulación de pretensión civil durante vigente el iter penal devenía, no por razón de los sujetos sino de los hechos que estaban siendo enjuiciados en un proceso penal y que no eran otros que los derivados de la incautación en la joyería Chrysos de productos portando lo que la demandante identifica como marcas y diseños de su exclusiva titularidad, sin que hubiera dado su consentimiento para ello, siendo así que en todo caso, la prosecución penal se dirigió, entre otros, contra los representantes de las sociedades titulares del establecimiento donde se había producido el hallazgo e incautación de productos con los signos exclusivos de la actora y de uno de sus proveedores, es decir, no solo contra el legal representante de la mercantil Aerojoya S.L. sino también contra el representante de la mercantil Farrás Solé S.A., D. Segundo .
Negar identidad no sólo objetiva sino también subjetiva en atención a las particularidades del proceso penal cuando la identidad que subyace entre el proceso civil entablado tras la conclusión del proceso penal y éste es absoluta, resulta no sólo inútil sino irracional desde la perspectiva que nos ocupa de vincular, a los efectos de la...
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ATS, 2 de Marzo de 2016
...de mayo de 2014 , aclarada por auto de 20 de mayo de 2014, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación nº 333/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 17/2012 del Juzgado de marca comunitaria nº 2 de - Mediante diligencia de ordenación de fecha......