SAP Burgos 427/2006, 26 de Octubre de 2006
| Ponente | ILDEFONSO JERONIMO BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA |
| ECLI | ES:APBU:2006:880 |
| Número de Recurso | 374/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 427/2006 |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Burgos, Sección 3ª |
SENTENCIA Nº 427.
En Burgos, a veintiséis de octubre de dos mil seis.
VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala núm. 374 de 2.006, dimanante del juicio ordinario número 65/05, del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 y de lo Mercantil de Burgos, sobre marcas (competencia desleal), en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de fecha 28 de abril de 2.006, en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandante-apelada, la mercantil "J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.", representada por el Procurador D. Fernando Santamaría Alcalde y defendida por el Letrado D. Carlos Lema Devesa; y, como demandada-apelante, la mercantil "BODEGASANTAÑO, S.A.", representada por el Procurador D. César Gutiérrez Moliner y defendida por el Letrado D. José Antonio Garrote Mestre. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, que expresa el parecer de la Sala.
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- Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente
FALLO
"Que estimando como estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Santamaría Alcalde en representación de la mercantil "J. García Carrión, S.A.", debo declarar y declaro el derecho exclusivo y excluyente de la actora a utilizar la marca nº 1.154.540 "Don Antaño", asimismo debo declarar que la denominación social de la entidad demandada "Bodegas Antaño, S.A.", en la forma en que se ha venido utilizando (destacando el vocablo Antaño) es incompatible con la marca nº 1.154.540 "Don Antaño" y constituye un acto de competencia desleal, asimismo debo declarar y declaro que la utilización de la denominación "Bodegas Antaño, S.A." y gráfico de un escudo según aparece en el documento nº 13 de la demanda es incompatible con la marca nº 1.154.540 "Don Antaño" y además constituye un acto de competencia desleal, debiendo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones a abstenerse en el uso de la denominación "Bodegas Antaño, S.A.", como nombre comercial o marca para productos o actividades que guarden relación con los productos distinguidos con la marca nº 1.154.540 "Don Antaño", a modificar la denominación social "Bodegas Antaño, S.A.", por otra que no se confunda con la marca nº 1.154.540 "Don Antaño", inscribiendo tal modificación en el Registro Mercantil, a retirar del tráfico económico materiales, documentos de publicidad o de negocio que sirvan de soporte a la denominación social "Bodegas Antaño, S.A.", y a través de los cuales se haya materializado la infracción del derecho de marcas nº 1.154.540, así como el acto de competencia desleal, a publicar la citada Sentencia, a costa de la demanda en los periódicos "El País" y "ABC", con expresa imposición de costas a la parte demandada. Y que desestimando como desestimo la reconvención formulada por el Procurador Sr. Gutiérrez Moliner en representación de la entidad "Bodegas Antaño, S.A.", debo absolver y absuelvo a la mercantil "J. García Carrión, S.A." de las pretensiones ejercitadas en su contra, con expresa imposición de costas a la parte reconviniente".
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- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de la entidad demandada se presentó escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó dentro del término que le fue concedido al efecto. Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso mediante escrito que consta en las actuaciones; acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
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- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 24 de octubre pasado, en que tuvo lugar.
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- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.
Se interpone el presente recurso en un procedimiento seguido al amparo de la Ley de Marcas, Ley 17/2001 de 7 de diciembre , en el que se plantea la compatibilidad entre la marca "Don Antaño" de la parte actora y la denominación social de la parte demandada "Bodegas Antaño SA", siendo así que ambos signos empresariales están destinados a convivir en el mismo sector que es la producción y comercialización del vino. La sentencia de instancia estima la demanda, condenando a la parte demandada a modificar su denominación social, y desestima la reconvención en la que se pedía la caducidad por falta de uso de la marca "Don Antaño", y contra dicha sentencia recurre en apelación la parte demandada en súplica de que se estimen por el contrario sus pretensiones de la contestación de la demanda y de la reconvención.
Por razones de conveniencia práctica resulta prioritario el examen de la reconvención ya que si se declarase la caducidad de la marca "Don Antaño" de la parte actora no habría lugar a entrar a conocer de los pedimentos de la demanda. En efecto, si se diera lugar a la reconvención y se declarase la caducidad de la marca de la parte demandante, esta se vería muy limitada a la hora de ejercitar las acciones que el artículo 41 de la LM concede al titular del derecho de marca, derecho que nace normalmente de la inscripción en el registro y que ya no podría ejercitar el titular de una marca que se viera expulsada del mismo.Se alega la caducidad de la marca "Don Antaño" por la falta de uso de la misma conforme al artículo 39 LM . Dice el artículo 39 que "si en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de concesión en el registro la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales está registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso". Ahora bien, la ley no sanciona con la expulsión del registro toda falta de uso durante un tiempo ininterrumpido de cinco años, sino que, como la caducidad solo se puede declarar a instancia de parte, solo se sanciona la falta de uso durante ese plazo cuando este no se haya reanudado antes de la interposición de la correspondiente demanda de caducidad. Por eso dice el artículo 58 LM que "no podrá declararse la caducidad de la marca si en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado el uso efectivo de la marca".
En el supuesto de autos, con independencia de que la marca "Don Antaño" no se haya usado durante un período largo de tiempo desde que se publicó la concesión de la misma el 16 de octubre de 1987, es lo cierto que por lo menos en el año 1994 se comenzó a utilizar para designar vinos de Rioja, y que sobre a partir del año 2000, y...
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