SAP Barcelona 151/2008, 28 de Abril de 2008
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2008:4873 |
| Número de Recurso | 748/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 151/2008 |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 748/2007-1ª
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 574/2006
JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA
SENTENCIA núm.151/08
Ilmos. Sres. Magistrados
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En Barcelona a veintiocho de abril de dos mil ocho.
Se ha visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial el juicio ordinario seguido con el nº 574/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, a instancia de TEICHENNE S.A., representada por el Procurador D. Carlos Pons de Gironella y asistida del Letrado D. Ignacio
M. Barroso, contra BARDINET S.A. y SLAUR CHAUVET en calidad de interviniente, representadas ambas por el Procurador D. Antonio M. De Anzizu Furest y bajo la dirección de la Letrada Dª. Anna Autó Casassas, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la interviniente contra la Sentencia dictada en fecha 20 de febrero de 2007.
El fallo de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Estimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la entidad mercantil TEICHENNE S.A. se condena a la mercantil BARDINET S.A. y se declara la caducidad por falta de uso de la marca mixta nº 131.039 TABÚ para identificar en la clase 33 toda clase de licores inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en consecuencia, se ordena que se proceda a su cancelación registral. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada
Rechazando las pretensiones de los demandados efectuadas en la reconvención e imponiendo a los reconvinientes las costas derivadas de la misma".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de BARDINET S.A. y SLAUR CHAUVET. La parte actora presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos y formado en la Sala el correspondiente Rollo, se procedió al señalamiento de día para la vista, que se celebró el pasado 30 de enero.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.
I) La actora, TEICHENNE S.A., ejercitó en su demanda, con amparo en el art. 55.1.c) en relación con el art. 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la acción de caducidad por falta de uso de la marca española nº 131.039, mixta, "TABÚ Licor del trópico", solicitada el 29 de noviembre de 1941 y publicada su concesión en el BOPI el 16 de febrero de 1944, para distinguir, en la clase 33 del Nomenclátor, "toda clase de licores", que fue adquirida por la demandada BARDINET S.A. el 14 de octubre de 2003 (a la entidad M. Gil Luque S.A., a la que el titular originario, Alexander, se la cedió en 1984), siendo licenciataria de explotación la entidad francesa SLAUR CHAUVET.
II) Se exponía en la demanda, para justificar su interés legitimador, que TEICHENNE S.A. es titular de las siguientes marcas: a) marca nº 2.646.665, denominativa, CREMA DE RON TABÚ, para identificar "ron", en la clase 33 (solicitada el 15 de abril de 2005 y concedida el 22 de agosto de 2005); b) marca nº 2.649.825, mixta, TABÚ con gráfico, para identificar "ron" en la clase 33 (solicitada el 5 de mayo de 2005 y concedida el 27 de febrero de 2006); y c) marca nº 2.664.060, mixta tridimensional, que incluye los términos TABÚ RUM CREAM, para identificar "ron" en la clase 33 (solicitada el 27 de julio de 2005 y concedida el 23 de mayo de 2006); y que, por haber formulado la actora oposición a la solicitud de marca nº 2.679.709, mixta tridimensional, que comprende la denominación RED TABÚ, para identificar en la clase 33 "bebidas alcohólicas a base de frutos rojos", la entidad francesa solicitante de dicha marca, SLAUR CHAUVET, le había dirigido un requerimiento en el que le advertía que, de no retirar la oposición, ejercitaría acciones de nulidad de las tres marcas de la actora sobre la base de la marca TABÚ prioritaria (es decir, la marca cuya caducidad se pretende, nº 131.039), de la que SALUR CHAUVET es licenciataria.
III) La titular de la marca, BARDINET S.A., alegó, en síntesis, que desde que adquirió la marca TABÚ el 14 de octubre de 2003 se propuso utilizarla para distinguir con ella algún tipo de bebida espirituosa y encargó el diseño de una etiqueta para distinguir un ron (como se justifica con los documentos 8 y 9), que sin embargo no llegó a usar, ya que lo que finalmente decidió la empresa, en noviembre de 2005, fue el lanzamiento al mercado de una nueva bebida, un licor de vodka y endrinas, que sería presentado con la etiqueta característica de la gama de productos YACHTING, marca de SLAUR CHAUVET, sociedad integrada en el mismo grupo empresarial, y a tal efecto formalizó con dicha entidad el acuerdo que se acompaña como documento nº 11
(f. 414), en el que se hace constar que BARDINET comercializará dicho licor con la marca RED TABÚ y la presentación característica de los productos YACHTING, para lo que SLAUR CHAUVET concede autorización.
El producto fue lanzado al mercado en diciembre de 2005 y su comercialización, afirma la demandada, se mantiene a la fecha de presentación de la demanda (31 de julio de 2006) y en la actualidad, alcanzándose el nivel de ventas que certifica el informe de hechos concretos elaborado por un auditor de cuentas que se acompaña a la contestación (documento 19).
La etiqueta de este producto, en la que aparece la denominación RED TABÚ junto con otras denominaciones e ilustraciones, se muestra, especialmente, en el documento 22 (f. 504 a 506), y se describirá más adelante.
De otro lado, se admite que la entidad francesa SLAUR CHAUVET, de acuerdo con BARDINET, solicitó en fecha 15 de noviembre de 2005 la citada marca nº 2.679.709, mixta tridimensional, que comprende la denominación RED TABU, para identificar en la clase 33 "bebidas alcohólicas a base de frutos rojos", y que resulta coincidente con la etiqueta del producto mencionado comercializado por BARDINET (documento 23 de la contestación; f. 507). A dicho registro, como se ha dicho, se opuso la actora, y la OEPM ha denegado la concesión de esta marca por acuerdo de 13 de junio de 2006, siendo formulado recurso por la solicitante, que permanece actualmente en suspenso.
IV) La demandada, en fin, se amparaba en el inciso segundo del art. 58 LM: "No podrá declararse la caducidad de la marca si en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el art. 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca..." (sin que sea aplicable la excepción posterior), y, de otro lado, en el art. 39.2.a) LM, que considera uso real y efectivo de la marca a los efectos del apartado 1 "el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren...
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