SAP Barcelona 195/2008, 26 de Mayo de 2008
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2008:5667 |
| Número de Recurso | 617/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 195/2008 |
| Fecha de Resolución | 26 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 617/07-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 44/2006
JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH
En la ciudad de Barcelona, a veintiséis de mayo de dos mil ocho.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 44/2006 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 5 de los de Barcelona, a instancia de EL SECRETO DEL MAR, S.L., representado por el procurador Federico Barba Sopeña, contra GALLOSTRA, S.A., representada por el procurador Ivo Ranera Cahis. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en los mismos el día 23 de abril de 2007.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Barba Sopeña, en nombre y representación de EL SECRETO DEL MAR SL, no ha lugar a efectuar declaración de caducidad, total o parcial, de la marca española nº 168.816, denominativa "EL NIÑO", titularidad de GALLOSTRA, SA, ni ha realizar ninguno de los demás pronunciamientos solicitados.
Debo condenar y condeno al pago de las costas procesales generadas en este procedimiento a la parte actora, EL SECRETO DEL MAR SL, según tasación de las mismas que se realice en incidente promovido al efecto".
La representación procesal de EL SECRETO DEL MAR, S.L. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la votación y fallo del recurso se señaló el día 30 de abril de 2008.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
La sentencia recurrida desestima las dos pretensiones principales contenidas en la demanda: que se declarase la caducidad por falta de uso de la marca española nº 168.816, denominativa "EL NIÑO", registrada para productos de la clase 25 del nomenclator; y, subsidiariamente, que se declarase la caducidad parcial de la referida marca respecto de todos aquellos productos que no se haya acreditado un uso efectivo y real por parte de la demandada. La sentencia desestima ambas pretensiones porque aprecia acreditado el uso efectivo y real por parte de la demandada de la marca EL NIÑO para productos de la clase 25 y, en relación con la segunda pretensión, por considerar que no cabe "declarar la caducidad parcial de una marca respecto a diversos productos agrupados dentro de una misma y única clase del nomenclator".
El recurso de apelación comienza con una alegación previa acerca de la motivación de la sentencia, que a su juicio, "de forma sorprendente, manifiesta numerosas contradicciones, dicho sea con los debidos respetos y en términos de estricta defensa, con la vigente Ley de Marcas 17/2001 y con la Directiva 89/104/ CEE", y se centra después en torno a los motivos de la desestimación de sus dos pretensiones principales: respecto de la primera pretensión, denuncia una errónea valoración de la prueba practicada, que a su juicio pone en evidencia la falta de un uso efectivo y real de la marca litigiosa; y, en relación con la segunda, porque sí es posible declarar la nulidad parcial de una marca respecto de diversos productos agrupados dentro de una misma clase del Nomenclator y porque ha sido reconocido por la contraria que el único uso de la marca ha sido en relación con productos de calcetería (medias y calcetines).
En esta alzada se vuelve a reproducir la controversia en los mismos términos en que lo fue en la primera instancia, por lo que entraremos a analizar la primera cuestión y, de forma subsidiaria, para el caso de confirmarse la desestimación de la primera, analizaríamos la segunda.
La demandada aportó con su contestación el titulo que justifica el derecho adquirido sobre la marca registrada 168.816, "EL NIÑO", para distinguir toda clase de géneros de punto, de la clase 25 del nomenclator (ff. 368-374). La marca fue solicitada el 30 de junio de 1945.
La sentencia centra perfectamente la controversia y trae a colación la normativa aplicable, así como la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades y de nuestro Tribunal Supremo que la interpreta. La Sala hace propias estas referencias, que completamos con la doctrina que al respecto hemos venido exponiendo en otras ocasiones y que nos pondrá en situación de entrar a analizar la prueba practicada ( Sentencia de 6 de noviembre de 2006, RA 536/2005).
El derecho de exclusiva que la marca registrada confiere a su titular, que conlleva un ius prohibendi, conforme al art. 34.2 LM, tiene como contrapartida la obligación de usar de forma real y efectiva la marca. Y así el art. 39 LM dispone que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso", trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, aunque ésta última se refiere exclusivamente al "uso efectivo". Con la exigencia de un uso real se pretende excluir el uso ficticio o aparente, y el requisito del uso efectivo hace referencia a la intensidad del uso, que debe ser de cierta entidad para tenerse en consideración. Así la STJCE 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV) entiende por uso efectivo "un...
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