SAP Madrid 316/2008, 18 de Septiembre de 2008
| Ponente | ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ |
| ECLI | ES:APM:2008:18691 |
| Número de Recurso | 431/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 316/2008 |
| Fecha de Resolución | 18 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
SENTENCIA: 00316/2009
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
C/ General Martínez Campos nº 27.
Teléfono: 91 4931988/89
Fax: 91 4931996
ROLLO DE APELACIÓN Nº 431/07.
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 573/2.003.
Órgano de Procedencia: Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Madrid.
Parte recurrente: "GOLF USA INC"
Procurador: Doña Virginia Camacho Villar.
Parte recurrida: "GOLF HOUSE, S.p.A."
Procurador: Don Ernesto García-Lozano Martín.
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍAD. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ.
SENTENCIA Nº 217/08
En Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 431/07, interpuesto contra la sentencia de fecha 16 de abril de 2007 dictada en el juicio ordinario núm. 573/03 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante, la mercantil "GOLF USA INC", representada por la Procuradora doña Virginia Camacho Villar y defendida por la letrado don Jaime de Rivera Lamo de Espinosa y, como apelado, la entidad "GOLF HOUSE S.p.A.", representada por el Procurador don Ernesto García-Lozano Martín Lucía Sánchez Nieto y defendida por el letrado don Eduardo Veiga Conde.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 22 de mayo de 2003 por la representación de la entidad "GOLF HOUSE, S.p.A." contra la mercantil "GOLF USA INC", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se declarase: "Que el registro de Marca num.
1.630.992 "GOLF USA", no ha sido usado en el mercando español de modo efectivo y real, al menos, en el plazo de los últimos cinco años en los términos exigidos por la vigente Ley de Marcas, por lo que procede su declaración de caducidad por falta de uso", interesando la correspondiente condena a la demandada a estar y pasar por la declaración de caducidad, ordenándose la cancelación del registro de marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de abril 2007 por la que se estimó la demanda y se declaró la caducidad por falta de uso de la marca nº 1.630.992 "GOLF USA", ordenando la cancelación del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con condena a la parte demandada al pago de las costas procesales.
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte actora. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, señalándose para su deliberación y votación el día 18 de septiembre de 2007.
Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.
La sentencia de instancia estima la demanda formulada por la mercantil "GOLF HOUSE S.p.A." y declara la caducidad por falta de uso de la marca española nº 1.630.992 (clase 28) "GOLF USA", registrada por la entidad demandada "GOLF USA INC" para distinguir artículos deportivos, incluyendo palos de golf, pelotas de golf, bolsas para palos de golf y guantes de golf.
Frente a la sentencia se alza la demandada alegando, en esencia, la falta de legitimación de la actora para ejercitar la acción de caducidad al no concurrir en el mercado con ningún producto distinguido con la marca internacional nº 701.425 registrada por la demandante, también en la clase 28, "GOLF¿US", para pelotas de golf, palos de golf, bolsas destinadas a contener los palos provistas o no de ruedas y guantes de golf y, en todo caso, se niega la legitimación activa para ejercitar la acción de caducidad de la marca para distinguir artículos deportivos, al no comprender este producto la marca registrada por la actora. Además, la parte demandada afirma que la marca ha sido usada en el plazo de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, alegando, cumulativamente, la existencia de preparativos para su uso y de causas justificativas del no uso.
En la demanda se opuso como excepción la falta de legitimación de la actora para ejercitar la acción de caducidad con fundamento, primero, en que la marca de la demandada amparaba un producto, artículos deportivos, no cubierto por la marca de la demandante, por lo que se negaba la legitimación para instar la caducidad de la marca con relación a dicho producto y, en segundo lugar, respecto de todos los productos para los que fue registrada la marca de la demandada, porque la actora no vende ningún producto identificado con su marca "GOLF¿US", lo que le priva de legitimación activa, al no existir elementos concurrentes en el mercado.
Sin perjuicio de la ampliación de la legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso operada por la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, de modo que su artículo 59 .a) se la reconoce, entre otros, no sólo a las personas físicas o jurídicas que tengan interés legítimo (como lo hacía el artículo 56 de la Ley de Marcas de 1988 ) sino también a cualquiera que pudiera resultar afectado u ostente un derecho subjetivo, lo cierto es que el apelante olvida que la alegada falta de legitimación fue desestimada por auto de fecha 6 de marzo de 2006 (folios 521 y 522 ).
Con independencia de que fuera el trámite de audiencia previa el adecuado para resolver sobre la legitimación activa, lo cierto es que opuesta la misma como excepción, junto con otras, en la contestación a la demanda, las mismas fueron desestimadas en virtud de auto dictado el 6 de marzo de 2006 . Dicha resolución fue consentida por la demandada frente a la que no interpuso recurso de reposición (artículo 451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) adquiriendo firmeza sus pronunciamientos al ser consentidos, razón por la cual la falta de legitimación activa no fue examinada en la sentencia ni puede ahora el demandado reproducir la cuestión al apelar la sentencia definitiva recaída en la instancia (artículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Firme el pronunciamiento desestimatorio de la alegada falta de legitimación activa (artículo 207.2.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), procede rechazar sin necesidad de ninguna otra argumentación lo dos primeros motivos del recurso de apelación que estimaban infringido por la sentencia el artículo 60 de la Ley de Marcas relativo a la caducidad parcial de la marca.
También se invoca por el apelante de forma cumulativa y, en consecuencia, contradictoria, el uso de la marca con anterioridad a la presentación de la demanda, la existencia de preparativos para su uso y la existencia de causas justificativas del no uso.
No es discutido que la publicación de la concesión de la marca de la demandante tuvo lugar 16 de mayo 1994 y, desde luego, no ha acreditado uso alguno de la marca en los cinco años siguientes, sin que pueda considerarse como tal el alegado y no probado contacto con un interesado, el desconocido Sr. Juan Francisco para la posible explotación de la marca en España en marzo de 1999, sin que ni siquiera se aporte la correspondencia supuestamente mantenida con el mismo entre la maraña documental presentada por la parte demandada, al margen de que tales contactos no constituyan uso de la marca como luego se razonará.
Transcurridos cinco años el día 16 de mayo de 1999 desde la fecha de publicación de la concesión de la marca, sin que hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que había sido registrada, la marca se encontraba en situación de caducidad y podía haberse declarado en aplicación de los artículos 4 y 53.a) de la Ley de Marcas de 1988 .
Presentada la demanda origen de estas actuaciones el 22 de mayo de 2.003 y vigente la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 desde el día 31 de julio de 2002 (Disposición Final Tercera ), la cuestión se reduce a examinar si se ha producido un uso rehabilitante de la marca (y, en su caso, si concurren causas justificativas del no uso) que deberá analizarse a la luz del artículo 58 de la vigente Ley de Marcas por imperativo del apartado primero su Disposición Transitoria Segunda , cuya regulación no es del todo coincidente con la del derogado artículo 53.a) de la Ley de Marcas de 1988 .
El artículo 55.1.c de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2.001 señala que: "Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:.c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley ".
Por su parte el artículo 39.1 de la citada Ley , impone la obligación de uso real y efectivo de la marca en España para los productos o servicios para los que esté registrada, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión, sancionando su incumplimiento con la caducidad, al igual que si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, a menos que existan causas justificadas, reconociendo como tales el apartado 4º del mencionado precepto ". las circunstanciasobstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las...
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ATS, 4 de Abril de 2018
...y se limita a la cita de las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) 368/2011, de 23 de noviembre , y 316/2008, de 18 de septiembre, en contradicción con las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) que acompaña como documentos n.º 7 y n.º 8 d......