SAP Alicante 223/2014, 7 de Noviembre de 2014

JurisdicciónEspaña
Número de resolución223/2014
EmisorAudiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil)
Fecha07 Noviembre 2014

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 193 ( C-20 ) 14.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 324 / 13.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 223/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a siete de noviembre del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ELINT SA y SPAIN NIGHT VISION, SA, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª CARMEN BAEZA RIPOLL, con la dirección del Letrado D. ANTONIO VELA BALLESTEROS; siendo la parte apelada ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC y EXELIS INC, representadas por el Procurador D. FERNANDO FERNÁNDEZ ARROYO, con la dirección del Letrado D. IGNACION MARQUES JARQUE.

I - ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 25 de abril del 2014, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por ITT MANUFACTURING ENTRERPRISES LLC y EXELIS, INC contra ELINT, S.A. y SPAIN NIGHT VISION, S.A. declarar y declaro que las demandas han llevado a cabo actos de infracción de las "marcas ITT" y además de competencia desleal por ELINT, S.A. y debo condenar y condeno a las demandadas a

  1. ) Cesar en el uso de las Marcas "ITT" en el territorio de la Unión Europea para equipos de visión nocturnay materiales electrónicos y ópticos, así como sus recambios, complementos y documentación publicitaria y técnica, comprendiendo en particualr la fabricación, importación, comercialización, ofrecimiento o almacenamiento de productos, o utilización de los mismos en publicidad o documentos mercantiles, rótulos de establecimiento redes de comunicaciíon o envoltorios, embalajes, documentación mercantil, técnica o comercial u otros medios de identificación de dichso productos, con el alcance determinado en el apartado 18

  2. ) Retirar del tráfico económico y destruir los equipos de visión nocturna (incluyuendo los monoculares, binoculares, instrumentos ópticos, mira telescópicas), embalajes, catálogos, placas, envoltorios, catálogos, fotografías, material publicitario y documentación técnica en cualquier soporte incluido Internet, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de las Marcas ITT, y a adoptar las medidas a su alcance para evitar que peosiga la violación, con el alcance determinado en el apartado 18 3º) Destruir las demandadas los productos infractores (equipos de visión nocturna, monoculares, binoculares, instrumentos ópticos, mira telescópicas entre otros), y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que ilegitimamente incorporen las Marcas "ITT", con el cancance determinado en el apartado 18

  3. ) Indemnizar a las actoras en 33.613,19 # por los daños y perjuicios.

Asimismo se condena a ELINT, S.A. a cesar, y abstenerse en el futuro, en la conducta desleal consistente en la difución de las manifestaciones en el mercado relativas a la retirada u obsolescencia de aparetos de visión nocturna "ITT", comercializados por ITT MANUFACTURING ENTRERPRISES LLC y EXELIS, INC

Las costas se imponen a las demandadas..."

SEGUNDO

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 / 9 / 14, en que tuvo lugar.

TERCERO

En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Planteamiento del litigio por parte de las actoras.-- ITT MANUFACTORING ENTERPRISES LLC (en adelante, ITT), y su licenciataria, EXELIS INC (en adelante, EXELIS), acuden a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de varias marcas comunitarias y acciones por competencia desleal.

Esas marcas comunitarias son las siguientes:

Marca comunitaria n.º 001953827 (denominativa), "ITT", registrada para productos de la clase 9 (en lo que interesa, aparatos ópticos militares).

Marca comunitaria n.º 005402227 (denominativa) ITT INDUSTRIES, registrada para productos de la clase 9 (particularmente, gafas de visión nocturna).

Marca comunitaria n.º 004910568 (figurativa), para productos de la clase 9 (aparatos ópticos), cuya representación gráfica es la siguiente:

Marca comunitaria n.º 941161 (figurativa), para productos de la clase 9 (gafas de visión nocturna), cuya representación gráfica es:

Se alegan en la demanda, dichos sean muy en síntesis, como hechos en que se sustenta la infracción marcaria, los siguientes:

Las marcas comunitarias se utilizan para signar productos ópticos militares, particularmente gafas o dispositivos de visión nocturna, siendo una de las líneas de negocio de EXELIS el diseño, fabricación y venta de aparatos ópticos de visión nocturna para usos militares, particularmente catalejos, binoculares y miras telescópicas.

ELINT fue, hasta el año 2007, agente y distribuidora de tales productos en España.

Las demandadas han utilizado inconsentidamente las marcas de la actora para la comercialización de binoculares nocturnos, hasta el punto de que vendieron a la sociedad suiza GDELS-Mowag-GmbH (dedicada a la fabricación y venta de vehículos blindados para usos militares) utilizando, en los presupuestos y correspondencia contractual, dichas marcas. A mayor abundamiento, las marcas también se han utilizado en los manuales de usuario, manuales de instrucciones y kits de purgado de los binoculares vendidos, así como en dichos binoculares, que no se corresponden con los fabricados por ITT y comercializados por EXELIS, pues se han introducido en ellos ciertas modificaciones.

De otra parte, la marca ITT también se ha utilizado inconsentidamente en internet.

El acto de competencia desleal imputado a la demandada es el de engaño, por haber difundido en el mercado español que los binoculares de visión nocturna de ITT estaban obsoletos y eran defectuosos. Las acciones por infracción marcaria se sustentan jurídicamente en el art. 9.1.a del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (en adelante, RMC), y la de competencia desleal, en el art. 5.de la Ley de Competencia Desleal de 1 de enero de 1991 (en adelante, LCD).

SEGUNDO

Contestación a la demanda.- Aún cuando, por error, los antecedentes de hecho de la sentencia apelada indiquen que se presentó escrito de contestación a la demanda, ello no fue así, hasta el punto de que mediante decreto de 13 de junio del 2013 se tuvo por precluido dicho trámite procesal y se convocó a las partes a la audiencia previa.

TERCERO

La resolución apelada.- La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean en síntesis, que conducen a la estimación de la demanda:

  1. Con relación a la infracción marcaria, y tras considerar que EXELIS (licenciataria de la marca, no inscrita en la OAMI) tiene legitimación activa para el ejercicio de las acciones por violación de las marcas comunitarias, considera que esa infracción se ha producido por cuanto: 1º) las demandadas comercializan unas gafas binoculares de visión nocturna, no fabricadas por la actora, que llevan incorporado el signo ITT; la marca ITT se usa también en documentación comercial (pedidos y órdenes de venta a clientes), sin que el producto suministrado sea de la demandante; se usa también la marca ITT en páginas web, bien directamente, bien mediante la técnica del enlace, sin aviso previo, a la página de EXELIS, para mostrar un producto que, finalmente, tampoco es suministrado por la parte demandada. Abunda la sentencia en razonar que, aún cuando el monocular montado en el binocular que la empresa suiza vendió al ejército español (que está identificado con la marca ITT) fuera un producto original, también existiría infracción marcaria, pues entraría en juego el art. 13.2 RMC (como límite al agotamiento de marca), en cuanto que, con la manipulación consistente en crear un binocular con la mera unión o adhesión de monculares ITT se introduce una modificación que la prueba pericial ha puesto de manifiesto que afecta a la funcionalidad del mismo.

    Por estos motivos, la resolución recurrida estima que se ha producido violación de las marcas comunitarias de la parte actora y así lo declara, con una serie de pronunciamientos condenatorios derivados de la misma, congruentes con las peticiones deducidas en la demanda.

  2. En cuanto a la acción por competencia desleal, se estima suficientemente probado el acto de engaño

    consistente en difundir que los binoculares de visión nocturna de ITT estaban obsoletos y eran defectuosos,

    dándose cumplidamente los presupuestos para la viabilidad de la misma, de conformidad con el art. 5 LCD .

CUARTO

El ámbito de la apelación. La prejudicialidad penal.- La otrora parte demandada está disconforme con la resolución y articula su recurso sobre una serie de motivos, que serán analizados en posteriores fundamentos.

En primer término, la apelante sostiene, muy suma brevedad, que existe prejudicialidad penal y solicitando "que se anule lo actuado...

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