SAP Las Palmas 4/2015, 18 de Diciembre de 2014
| Ponente | MARIA ELENA CORRAL LOSADA |
| ECLI | ES:APGC:2014:3199 |
| Número de Recurso | 260/2013 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 4/2015 |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 4ª |
SENTENCIA
Ilmos. /as Sres. /as
SALA Presidente
D./Dª. EMMA GALCERÁN SOLSONA
Magistrados
D./Dª. MARÍA ELENA CORRAL LOSADA (Ponente)
D./Dª. MARÍA PAZ PÉREZ VILLALBA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre de 2014.
SENTENCIA APELADA DE FECHA: 18 de febrero de 2013
APELANTE QUE SOLICITA LA REVOCACIÓN: D. /Dña. SITA SHEWA S.L.
VISTO, ante Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, el recurso de apelación admitido a la parte apelante, en los reseñados autos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de fecha 18 de febrero de 2013, seguidos a instancia de D. /Dña. SITA SHEWA S.L. representados por el Procurador D. /Dña. ANTONIO LORENZO VEGA GONZALEZ y dirigidos por el Letrado D. /Dña. LUIS JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ, contra D. /Dña. PARFUMERIE DOUGLAS GMBH representados por el Procurador
D. /Dña. JAVIER SINTES SANCHEZ y dirigidos por el Letrado D. /Dña. DMARÍA GONZÁLEZ BORDÓN.
El Fallo de la Sentencia apelada:
ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador D. Javier Sintes Sánchez, en nombre y representación de Parfümerie Douglas GMBH, contra Sita Shewa, S.L., y DECLARO:
-
La nulidad del registro de la marca española número nº 2847791, "D MY CHOICE", por haber sido solicitado de mala fe.
-
- En consecuencia condeno a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y ordeno que, una vez firme esta sentencia, se libre mandamiento al registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación del registro de la marca cuya nulidad se declara, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y todo ello con expresa condena en costas a la demandada.
La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día 18 de febrero de 2014 a las 11:00 horas.
Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Ilmo. /a. Sr. /a. D. /Dña. MARÍA ELENA CORRAL LOSADA, quien expresa el parecer de la Sala.
Planteamiento del recurso.
Se alza la demandanda en proceso en el que el actor ejercita acción de nulidad de la marca nacional española registrada número 2.847.791 por nulidad absoluta al haberla registrado de mala fé la entidad mercantil demandada ( art. 51,1, letra b, de la Ley 17/2001 de Marcas ) y por nulidad por infracción de prohibición de registro de marca ( art. 52,1 en relación con la infracción del art. 6,1, letra b, ambos de la Ley 17/2001 de Marcas ).
Alega en resumen error en la valoración de la prueba del juzgador de instanci tanto por no haber considerado en la valoración de prueba la sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 7 de febrero de 2013 (Audiencia Provincial de Alicante ) que revocó la del Tribunal de Marca Comunitaria (Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante) de 29 de julio de 2011, por haber concluido a su entender erróneamente que las marcas de la demandante son notorias y concluir que la sola notoriedad de la marca comporta tener por acreditada la existencia de buena fe y por entender, igualmente, que no se produce la semejanza y riesgo de confusión que la nulidad por infracción del art. 6,1 de la Ley de Marcas comporta, siendo diferenciables los signos enfrentados sin riesgo de confusión para el público.
La sentencia dictada por el Tribunal de Marca Comunitaria (Audiencia Provincial de Alicante) el 7 de febrero de 2013 .
Desde que parte del recurso se hace gravitar sobre la valoración probatoria que a entender del recurrente debe hacerse de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que revocó la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante considerada en la sentencia de primera instancia, conviene sentar previamente determinados extremos relevantes para la valoración de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante y que impiden entender que en el presente proceso, se compartan las conclusiones fácticas a que llegó la citada sentencia de Alicante:
En el presente proceso se ejercita acción de nulidad una concerta marca nacional registrada por la entidad SITA SHEWA,S.L. (la marca española 2847791), solicitada el 7 de octubre de 2008 y concedida el 5 de marzo de 2009 (publicada el 1 de abril de 2009) registrada para distinguir "servicios de venta al por menor en comercio de perfumerías" en la clase 35 del nomenclátor internacional por infracción de las marcas de que es titular la parte demandante: 1) Marca comunitaria 2470078 (figurativa) solicitada el 20.11.de 2001 y registrada el 1.04.2003 para productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42, de la clasificación de Niza; 2) Marca comunitaria 4.457.6512 D Douglas Dessous Lingerie & Bodywear (figurativa) solicitada el 26 de mayo de 2005 y registrada el 1 de agosto de 2006 para productos y servicios de las clases 3, 4, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30 y 35 de la clasificación de Niza; 3) Marca comunitaria 2565893 Douglas card (figurativa), solicitada el 6.2.2002 y registrada el 21 de mayo de 2003, para productos y servicios de las clases 9, 16, 32 y 42, de la calsificación de Niza; 4) Marca comunitaria 4559423 Douglas (figurativa) solicitada el 25 de mayo de 2005 y registrada el 27 de octubre de 2006 para productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 y 44 de la calsificación de Niza. En el proceso seguido en Alicante no se ejercitó acción de nulidad de marca registrada alguna sino que se ejercitaron acciones de infracción de las marcas registradas de que era titular la aquí demandante y de competencia desleal, sin mención alguna a la marca cuya nulidad aquí se pretende, cuya existencia, titularidad y registro se puso de manifiesto por las allí demandadas al contestar a la demanda. El signo distintivo al que se refería la demanda era, en principio, Douglas con una particular grafía, siendo una de las demandadas titular de dos rótulos de establecimiento españoles, denominativos, formados por la misma palabra Douglas.
La razón fundamental de la desestimación de la demanda formulada en Alicante por la Audiencia Provincial de Alicante se encontró en que a entender de dicha Audiencia: 1) No se había instado la nulidad de los rótulos de establecimiento denominativos Douglas de que era titular una de las demandadas, KHATANI,
S.A, por lo que el uso de dichos rótulos no infringía la marca; 2) No se había instado la nulidad de la marca 2847791 (letra D con la grafía registrada en las Marcas comunitarias de la aquí actora y del rótulo utilizado de hecho por las demandadas -dentro de un círculo-) por lo que el uso del signo distintivo correspondiente a dicha marca registrada, vigente y no anulada, cuya nulidad no se había solicitado no podía ser ni infractor de las marcas de la demandante ni contrario a la buena fé). Pero esa es la marca cuya nulidad se solicita en el presente proceso, nulidad que no se enjuició en el proceso de Alicante en el que se partía de su presunción iuris tantum de validez, dejando claramente sentado el Tribunal de Marcas (folio 332 vuelto) que "en el caso que bnos ocupa, en la demanda no se ha ejercitado acción alguna de nulidad respecto de lamarca nacional registrada a favor de SHITA SHEWA, S.L. Por tanto, esta sociedd se encuentra legitimada, según lo dicho, para el uso de su marca registrada, para los productos y servicios respecto de los cuales se ha producido el registro, sin que, por tanto, el uso del signo tal cual ha sido registrado pueda considerarse la comisión de acto de infracción alguno de las marcas comu8nitarias de la actora. La única posibilidad de que pudiera estimarse la acción de infracción es que la mercantil demandada hubiera utilizado un sigono que no se correspondiera con el que registró como marca nacional" -folio 327 vuelto-, y que "en el pleito que nos ocupa no se ha accionado sobre la base de la...
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