SAP Madrid 32/2015, 2 de Febrero de 2015

Ponente:GREGORIO PLAZA GONZALEZ
Número de Recurso:219/2013
Procedimiento:RECURSO DE APELACIóN
Número de Resolución:32/2015
Fecha de Resolución: 2 de Febrero de 2015
Emisor:Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª
 
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N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0003969

ROLLO DE APELACIÓN Nº 219/2013.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 26/2011.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.

Parte recurrente: L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION

Procurador: D. Rafael Gamarra Megías

Letrado: D. Carlos González-Bueno

Parte recurrida: ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. y D. Carlos María

Procurador: D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros

Letrado: D. Antonio José Vela Ballesteros

SENTENCIA Nº 32/2015

En Madrid, a dos de febrero de dos mil quince.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 26/2011 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Once de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintitrés de octubre de dos mil doce.

Ha comparecido en esta alzada la parte demandante, L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION, representada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías y asistida del Letrado D. Carlos González-Bueno, así como los demandados, ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. y D. Carlos María, representados por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros y asistidos del Letrado D. Antonio José Vela Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada seguido a instancia de las mercantiles L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC (EOTECH) Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION (L-3), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías y asistido del Letrado D. Carlos González-Bueno contra ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. y contra D. Carlos María, representados ambos por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros y asistido por el Letrado D. Antonio J. Vela Ballesteros debo absolver a los demandados de las pretensiones de las actoras, con expresa condena en costas a la parte instante del procedimiento."

SEGUNDO

Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintinueve de enero de dos mil quince.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Las mercantiles L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC y L-3 COMMUNICATION CORPORATION interpusieron demanda de juicio ordinario contra ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. (AEI) y D. Carlos María por la que solicitaban lo siguiente:

Pretensión principal: acción reivindicatoria del modelo de utilidad 1.065.204.

Declare que mi mandante ostenta frente a la mercantil AEI un derecho preferente sobre el modelo de utilidad 1.065.204 para explotar el objeto que describe al haberlo desarrollado con anterioridad a la fecha de su solicitud y que el codemandado Sr. Carlos María no ostenta la cualidad de inventor del mismo.

Declare que el modelo de utilidad 1.065.204 ha sido solicitado en fraude de los derechos de mi mandante y con mala fe.

Declare que el modelo de utilidad 1.065.204 corresponde a mi mandante y en consecuencia su derecho a subrogarse en su titularidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas en sustitución de los demandados.

Ordene la transferencia del modelo de utilidad a favor de mi mandante, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina española de Patentes y marcas.

  1. Pretensión subsidiaria: Declaración de nulidad para el caso de que no se estimase la acción reivindicatoria.

    v) Declare subsidiariamente que el modelo de utilidad 1.065.204 es nulo por adolecer de falta de novedad y falta de descripción de la invención a la fecha de su solicitud y la falsedad en la constancia del nombre del inventor.

    vi) Declare subsidiariamente que el modelo de utilidad 1.065.204 ha sido solicitado en fraude de los derechos de mis mandantes y con mala fe.

    vii) Ordene subsidiariamente la cancelación del modelo de utilidad 1.065.204, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

  2. Pretensión accesoria: Acción de competencia desleal.

    viii) Declare que la conducta de los demandados es susceptible de calificarse como ilícita desde el punto de vista concurrencial por cuanto atentan contra la buena fe mercantil

    ix) Condene al resarcimiento de los daños morales en la cantidad de 50.000 #.

    La demanda se sustentaba, en lo esencial, en los siguientes hechos:

    Las demandantes son compañías líderes en el sector de la defensa y gozan de una reconocida implantación en el mercado mundial de visores nocturnos con mira holográfica que comercializan bajo las marcas EOTECH y L-3.

    EOTECH fue la primera compañía en el mundo en crear un visor holográfico para armas. EOTECH es titular de la patente US 6.490.060 "mira holográfica ligera", solicitada el 13 de octubre de 2000 y que se encuentra en vigor. Los visores nocturnos que incorporaban esta invención fueron comercializados en España (doc. 2, traducción de la patente, doc. 3, publicidad de 2007, doc. 3.1, catálogo de armería de 2005 y doc.

    3.2, foros de 2007 en los que aparecen las miras holográficas EOTECH, a fin de acreditar la divulgación en España del modelo de utilidad).

    1. Gabino consiguió, en nombre de ELINT, S.A. (ELINT) y AEI la comercialización y distribución exclusiva en España de los visores nocturnos de las actoras durante los años 2004 a 2007.

    Mediante carta de fecha 5 de julio de 2007 las actoras prescindieron de los servicios de ELINT y AEI.

    La OEPM concedió a la mercantil AEI el registro de la marca núm. 2.751.965 "L-3 COMMUNICATIONS EOTECH" a favor de la mercantil AEI.

    Las aquí actoras interpusieron una demanda de inmediato solicitando la reivindicación y subsidiaria nulidad de la citada marca, que se sustancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid. El 28 de octubre de 2010 el codemandado D. Carlos María, en nombre de AIE, envió a uno de los distribuidores de las actoras (Technik Consulting Alvade, S.L.) un burofax por el que advertía del registro de un modelo de utilidad para mira holográfica a nombre de AEI y amenazaba con hacerlo efectivo ante las Aduanas españolas si continuaba importando visores EOTECH en España.

    La mercantil AEI solicitó en fecha 04/04/2007 ante la OEPM el modelo de utilidad 1.065.204, que fue concedido por resolución de fecha 18/09/2007 y publicado en el BOPI el día 01/10/2007, apareciendo como inventor D. Carlos María .

    El modelo de utilidad es una apropiación de los derechos prioritarios de las actoras que era conocido por AEI como antigua distribuidora exclusiva en España. Se aporta informe pericial de D. Nemesio (doc. 16) que compara el modelo de utilidad con la patente, considerando que carece de novedad y que no se describe la invención de forma suficientemente clara. El inventor, D. Carlos María era administrador único de ELINT y apoderado de AEI.

    Así se trata de impedir la distribución en España de los visores nocturnos.

SEGUNDO

En su contestación a la demanda alegaron los demandados la indebida acumulación de acciones por ejercitarse la acción reivindicatoria y la acción de nulidad, que se excluirían mutuamente.

En segundo lugar se alega la prescripción de las acciones de competencia desleal pues ha transcurrido el plazo de un año desde la solicitud del modelo de utilidad, y en todo caso el plazo de tres años.

En lo sustancial, señala la contestación a la demanda que la patente norteamericana no otorga derecho alguno en España. El titular de un derecho en otro país solo dispone del derecho de prioridad unionista contemplado en el artículo 28 LP.

Añade que no se acredita que fuera divulgada en España. Por otra parte el resto de documentos carecen de cualquier dato técnico que permita su contraste.

Respecto al informe pericial señala que no acredita la divulgación en España de los documentos. La incorporación al Fondo documental de la patente americana se efectuó el 3 de enero de 2011, fecha muy posterior a la solicitud del modelo de utilidad (doc. 5 de la contestación).

Añade que la comparación efectuada por el perito "no resalta la diferenciación y existencia de elementos divergentes que se corresponden a características o reivindicaciones protegidas por los antecedentes que señala y que pudieran constituir reivindicaciones independientes según el art. 153 de la Ley de Patentes ".

Por último señala que la reclamación de 50.000 euros por daños morales no se justifica.

Rechaza la contestación que se hubiera actuado de forma contraria a la buena fe o realizado actos de imitación, dado que dispone de un derecho de exclusiva y la existencia de ese derecho impone que la protección se invoque al amparo de la Ley de Patentes, no de la Ley de Competencia Desleal.

TERCERO

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión.

Respecto a la prescripción de las acciones de competencia desleal considera, en relación al primero de los hechos en que se sustenta, el registro del modelo de utilidad, que la inscripción...

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