SAP Madrid 284/2015, 16 de Octubre de 2015
| Ponente | ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ |
| ECLI | ES:APM:2015:14553 |
| Número de Recurso | 443/2013 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 284/2015 |
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0007655
ROLLO DE APELACIÓN: 443/13.
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario 668/2011.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid.
Parte recurrente: DOÑA Elisabeth
Procurador: Doña Estrella Moyano Cabrera.
Letrado: Doña María José Gómez Hernández.
Parte recurrida: REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GMBH
Procurador: Doña María del Carmen Ortiz Cornago.
Letrado: Doña Patricia Koch Moreno.
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ÁNGEL GALGO PECO
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
SENTENCIA Nº 284/2015
En Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil quince.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 443/13, interpuesto contra la sentencia de fecha 13 de febrero de 2013, dictada en el juicio ordinario núm. 668/2011 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, DOÑA Elisabeth ; y como apelada, la entidad REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GMBH, ambas defendidas y representadas por los profesionales antes relacionados.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GMBH contra doña Elisabeth en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:
"... con expresa condena en costas a la demandada, declare la caducidad por falta de uso de la marca española núm. 1.505.085 FITNESS Y BODYBUILDING. FIBO (denominativa), propiedad de la demandada, con todo lo demás que se de ley y proceda en derecho.".
Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de febrero de 2013 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"I.- Con estimación de la demanda y presentada por REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GMBH, debo declarar y declaro la caducidad de la marca nº 1.505.085 de la OEPM, denominativa, "Fitness y Bodybuilding. Fibo", titularidad de Elisabeth, para la clase nº 42 del Nomenclator internacional
-
Debo declarar y declaro que no procede condena en cosas a ninguna de las partes.".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la entidad demandante. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase. Admitida prueba documental en segunda instancia, se señaló el día 15 de octubre de 2015 para la celebración de la vista, con el resultado que consta en la grabación audiovisual, procediendo a continuación el tribunal a la deliberación, votación y fallo del recurso de apelación.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.
La entidad REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GMBH formuló demanda contra la contra doña Elisabeth por la que solicitaba que se declarase la caducidad por falta de uso de la marca nº 1.505.085, al no haber sido objeto de uso real y efectivo en España en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, lo que tuvo lugar el día 21 de diciembre de 2011, todo ello en aplicación del artículo 55.1.c de la Ley de Marcas .
La marca española nº 1.505.085, FITNESS Y BODYBUILDING. FIBO (denominativa), actualmente titularidad de la demandada, fue solicitada el día 12 de junio de 1989 por la entidad "MEGAFITNESS, S.L.", siendo concedida el día 2 de marzo de 1991 para los servicios de organización de ferias y exposiciones (clase
42). La publicación de la concesión tuvo lugar el 16 de mayo de 1992 (documento nº 1 de la demanda).
La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda al no haberse acreditado por la parte demandada el uso real y efectivo de la marca cuestionada en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, rechazando además las causas justificativas del no uso invocadas por la demandada, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas en dicha instancia al apreciar serias dudas de hecho.
Contra la sentencia se alza la parte demandada que interesa su revocación y la desestimación de la demanda. En esencia, las diferentes alegaciones de la parte apelante se sintetizan en las dos siguientes: a) la existencia de causas justificativas del no uso; y b) uso de la marca, en forma que no altera el carácter distintivo del signo registrado, con anterioridad a la presentación de la demanda de caducidad.
La parte actora, consintiendo el pronunciamiento relativo a la no imposición de las costas procesales, se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.
Como ya hemos indicado, la sentencia apelada declara la caducidad de la marca por no haberse acreditado su uso real y efectivo en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, esto es, entre el 20 de diciembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2011 y sin que aprecie causas justificativas del no uso.
El apelante insiste en la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso de la marca y que éste fue reanudado con anterioridad a la presentación de la demanda.
Aun cuando el acogimiento de la segunda de las alegaciones justificaría una hipotética estimación del recurso de apelación con independencia de la suerte de la primera, para la resolución del recurso seguiremos el orden propuesto por la parte apelante.
La demandada apelante admite que la marca cuya caducidad ha sido declarada en la instancia precedente no fue usada por su titular desde el año 2003 (aunque del documento nº 24 de la contestación de la demanda solo se deduce el uso del signo FIBO hasta el año 2001) y que la falta de uso hasta poco antes de septiembre de 2011 estaba justificada por las circunstancias concurrentes en la adquisición de la marca por la demandada. No es discutido que la entidad "MEGAFITNESS, S.L.", inicial titular de la marca, mediante contrato de fecha 5 de enero de 2003, cedió el signo registrado a la entidad "BSB BIENESTAR, SALUD Y BELLEZA, S.L.". Tampoco es objeto de polémica que a instancia de la demandada, antigua empleada de la adquirente, el Juzgado de lo Social nº 37 de Madrid con fecha 23 de junio de 2004 embargó preventivamente -que no en ejecución de sentencia (documento nº 4 de la contestación a la demanda)- la marca nº 1.505.085, en el curso de un procedimiento por despido improcedente promovido por la aquí demandada contra su empleador que concluyó por sentencia dictada por el referido Juzgado de lo Social con fecha 23 de noviembre de 2004 (documento nº 3 de la contestación a la demanda).
Declarada en concurso la entidad "BSB BIENESTAR, SALUD Y BELLEZA, S.L." por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, autos 31 /2004, quedó en suspenso la ejecución de la reseñada sentencia seguida ante el Juzgado de lo Social.
Mediante auto de fecha 13 de diciembre de 2010 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid autorizó a la administración concursal para que efectuara la transferencia de la marca a favor de la aquí apelante, con obligación de informar del resultado de la operación y efectos de la misma (documento nº 8 de la demanda), quedando finalmente registrada la marca a nombre de la demandada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con fecha 27 de mayo de 2011 (documento nº 1 de la demanda).
El artículo 58 de la Ley de Marcas permite eludir la caducidad por no uso del singo durante el plazo de cinco de años cuando existan causas justificativas de la falta de uso.
Como explicamos en nuestra sentencia de 26 de noviembre de 2010, seguida por la de 27 de febrero de 2012, la expresión "causas justificativas de la falta de uso" es prácticamente idéntica a la utilizada en el artículo 12.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 27 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que reza: "Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso".
Dicho precepto ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto C-246/05, Häupl), al estimar que el concepto que nos ocupa ha de ser objeto de una interpretación uniforme. El Tribunal argumenta lo siguiente: "43.- Tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad de trato se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe normalmente ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad Europea (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2000, Linster,CÑ287/98, Rec. p. IÑ6917, apartado 43, de 11 de marzo de 2003, Ansul, CÑ40/01, Rec. p. IÑ2439, apartado 26). 44.- En el apartado 31 de la sentencia Ansul, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que el concepto de «uso...
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ATS, 4 de Abril de 2018
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