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SAP Barcelona 5/2016, 12 de Enero de 2016

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Vincent
PonenteLUIS RODRIGUEZ VEGA
ECLIES:APB:2016:518
Número de Recurso472/2014
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución5/2016
Fecha de Resolución12 de Enero de 2016
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 472/14-2ª

Juicio Ordinario núm. 442/2013

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm. 5/2016

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En la ciudad de Barcelona a doce de enero de dos mil dieciséis.

Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad en fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, en el procedimiento ordinario reseñado al margen superior.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. El día 12 de junio de 2013 fue turnada al Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona demanda de juicio ordinario, presentada por el procurador de los tribunales D. Ángel Quemada, en nombre y representación de VALUE RETAIL BARCELONA S.L. Y VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA S.L., en la que pedía que se dictara sentencia en la que:

    1. Se declarase que la sociedad EMPRESA SAGALÉS S.A. ha infringido los derechos de VALUE RETAIL BARCELONA, S.L. y VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA, S.L. en relación con las marcas españolas con números 3.023.992, 2.518.253 y 2.344.822.

    2. Subsidiariamente, para el caso de que se considerase que VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA, S.L. carece de legitimación activa para el ejercicio de la acción de infracción de marcas, declare que, mediante el uso de los signos distintivos "La Roca Shopping Bus" y "La Roca Village Shopping Bus", la sociedad EMPRESA SAGALÉS S.A. ha cometido actos de competencia desleal por confusión.

    3. Se condenase a la demandada a cesar inmediatamente en el uso de los signos "La Roca Shopping Bus", "La Roca Village Shopping Bus" y "La Roca Village" para distinguir sus servicios de transporte de viajeros, incluido su uso en Internet, sea mediante su reproducción en cualquier parte del sitio web www.sagales.com, sea mediante el redireccionamiento al sitio web www.sagales.com desde los sitios web: larocashoppingbus.com, larocashoppingbus.es, larocavillageshoppingbus.com, larocavillageshoppingbus.es o cualesquiera otros.

    4. Se condenase a la demandada a remover inmediatamente cualesquiera soportes, materiales e inmateriales, y archivos lógicos en los que se reproduzcan los signos "La Roca Shopping Bus", "La Roca Village Shopping Bus", "La Roca Village" y cualquier mención que dé a entender que los servicios así identificados guardan relación con mis mandantes o con el centro comercial La Roca Village, procediendo a retirar dichas marcas, en particular, de (i) autobuses y otros vehículos para el transporte de viajeros; (ii) sitio web www.sagales.com o aquellos a los que este sitio redirija, así como cualesquiera otros sitios webs; (iii) folletos, soportes publicitarios de cualquier clase, autobuses, páginas web y nombres de dominio.

    5. Se condenase a EMPRESA SAGALÉS S.A. a satisfacer a VALUE RETAIL BARCELONA, S.L. y a VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA, S.L. el 1% de la cifra de negocios realizada con los servicios ilícitamente marcados (esto es, con la prestación de servicios de transporte de viajeros al centro comercial La Roca Village) desde el 19 de abril de 2013 -incluido- hasta la fecha en que cese efectivamente en la utilización de los signos distintivos "La Roca Shopping Bus" y "La Roca Village Shopping Bus".

    6. Se condene a la demandada al pago de las costas, causadas en este juicio.

  2. La demanda fue admitida a trámite por decreto de 19 de junio de 2013 y emplazado el demandado, por escrito de 18 de julio de 2013 el Procurador de los Tribunales Esther Suñer, en representación de EMPRESA SAGALÉS S.A., contestó a la demanda solicitando que se desestimara las pretensiones de la parte actora con expresa imposición de costas.

  3. Se convocó a las partes a una audiencia previa que se celebró el 28 de enero de 2014. En la audiencia previa las partes manifestaron no haber acuerdo entre ellas, se ratificaron en sus planteamientos iniciales y concretaron sus pretensiones; se resolvieron las excepciones procesales y a continuación ambas partes se pronunciaron sobre los documentos obrantes en autos, fijaron los hechos controvertidos, y se solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

  4. Se admitieron las pruebas propuestas por ambas partes y en el mismo acto se convocó a las partes a juicio, que finalmente fue celebrado el día 22 de mayo de 2014.

  5. El día diecisiete de julio de dos mil catorce la magistrada del Juzgado de lo Mercantil n 8 de esta Ciudad dictó sentencia en la que:

    Estimó la demanda interpuesta por la representación procesal de VALUE RETAIL BARCELONA, S.L. y VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA, S.L. con los siguientes pronunciamientos:

    1. Declaró que la sociedad EMPRESA SAGALÉS S.A. ha infringido los derechos de VALUE RETAIL BARCELONA, S.L. y VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA, S.L. en relación con las marcas españolas con números 3.023.992, 2.518.253 y 2.344.822.

    2. Condenó a la demandada a cesar inmediatamente en el uso de los signos "La Roca Shopping Bus", "La Roca Village Shopping Bus" y "La Roca Village" -en este último caso en los términos expuesto en el fundamento sexto- para distinguir sus servicios de transporte de viajeros, incluido su uso en Internet, sea mediante su reproducción en cualquier parte del sitio web www.sagales.com, sea mediante el redireccionamiento al sitio web www.sagales.com desde los sitios web larocashoppingbus.com, larocashoppingbus.es, larocavillageshoppingbus.com, larocavillageshoppingbus.es o cualesquiera otros.

    3. Condenó a la demandada a remover inmediatamente cualesquiera soportes, materiales e inmateriales, y archivos lógicos en los que se reproduzcan los signos "La Roca Shopping Bus", "La Roca Village Shopping Bus" y "La Roca Village" -en este último caso en los términos expuesto en el fundamento sexto- y cualquier mención que dé a entender que los servicios así identificados guardan relación con mis mandantes o con el centro comercial La Roca Village, procediendo a retirar dichas marcas, en particular, de

      (i) autobuses y otros vehículos para el transporte de viajeros; (ii) sitio web www.sagales.com o aquellos a los que este sitio redirija, así como cualesquiera otros sitios webs; (iii) folletos, soportes publicitarios de cualquier clase, autobuses, páginas web y nombres de dominio.

    4. Condenó a EMPRESA SAGALÉS S.A. a satisfacer a VALUE RETAIL BARCELONA, S.L. y a VALUE RETAIL MANAGEMENT LA ROCA, S.L. el 1% de la cifra de negocios realizada con los servicios ilícitamente marcados desde el 19 de abril de 2013 al 30 de abril de 2014 que ascienden a 6.608,60 euros, y al pago del importe que corresponda desde el 1 de mayo de 2014 hasta la fecha en que cese efectivamente en la utilización de los signos distintivos "La Roca Shopping Bus", "La Roca Village Shopping Bus" y "La Roca Village" -en este último caso en los términos expuesto en el fundamento sexto-, que se calculará en ejecución de sentencia.

    5. Condenó a la demandada al pago de las costas, causadas en este juicio. 6. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Empresa Segalés SL. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 23 de septiembre de 2015 pasado.

  6. Han comparecido en esta alzada la apelante Empresa Sagalés SL, representada por el procurador de los tribunales José Carlos González Recio y defendida por el letrado Sr. Jordi Romaní y Rosa Martínez, así como en calidad de apelada Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Management La Roca, S.L., representadas por el procurador Ángel Quemada y defendidas por el letrado Montiano Monteagudo.

  7. Actúa como ponente el magistrado LUIS RODRÍGUEZ VEGA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La nulidad de la marca M'992

  1. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró que la demandada Empresa Sagalés S.L. (en adelante Sagalés) había infringido las siguientes marcas denominativas de las que son titular y licenciataria, respectivamente Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Management La Roca, S.L.:

    1. Marca española nº 3.023.992 (M'992) denominativa "LA ROCA VILLAGE SHOPPING EXPRESS", solicitada el 26 de junio de 2012 y concedida el 6 de julio de 2012, registrada para servicios de la clase 39: "transporte de pasajeros".

    2. Marca española nº 2.518.253 (M'253) denominativa: "LA ROCA VILLAGE", solicitada el 17 de diciembre de 2002 y concedida el 18 de junio de 2004, para productos y servicios de la clases 35, 36, 37, 38, 39, 41. 42 y 45, en especial de la clase 39 "acompañamiento de viajeros y organización de viajes".

    3. Marca española nº 2.344.822 (M'822) denominativa: "LA ROCA VILLAGE", solicitada el 20 de septiembre de 2000 y concedida el 5 de abril de 2001, para servicios de la clase 36 "de alquiler de locales comerciales".

  2. La apelante sostiene, como había hecho en primera instancia, que la primera de dichas marcas denominativas, la marca M'922, que consiste en el nombre "LA ROCA VILLAGE SHOPPING EXPRESS", registrada para servicios de la clase 39, concretamente "transporte de pasajeros", es nula por infringir las prohibiciones previstas en los apartados c ) y d) del art. 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), en la que se establece que no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

    "c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

    1. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar...

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