AAP Barcelona 127/2016, 5 de Julio de 2016

PonenteLUIS RODRIGUEZ VEGA
ECLIES:APB:2016:1089A
Número de Recurso650/2015
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución127/2016
Fecha de Resolución 5 de Julio de 2016
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª

AUDIENCIA PROVINCIAL BE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 650/2015-2°

Medidas cautelares previas a la demanda num. 181/2015

Juzgado Mercantil núm. 4 Barcelona

Auto núm. 127/2016

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS GARRIDO ESPA

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Barcelona, a cinco de julio de dos mil dieciséis.

Parte apelante: Warner-Lambert Company LLC (Warner-Lambert) y Pfizer SLU (Pfizer)

- Letrado/a: Miquel Montaña Mora

- Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas

Parte apelada: Laboratorios Cinta S.A., Qualigen S.L., Mabo Farma S.A., Vegal Farmacéutica, S.L, Apotex España S.L., Tarbis Fariña S.L., Stada Genéricos S.L., Kern Pharma S.L.

- Letrado/a: Javier Huarte Larrañaga

- Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: Auto

- Fecha: 23 de junio de 2015

- Parte demandante: Warner-Lambert Company LLC (Warner-Lambert) y Pfizer SLU (Pfizer)

- Parte demandada: Laboratorios Cinfa S.A., Qualigen S.L., Mabo Farma S.A., Vegal Farmacéutica, S.L., Apotex España S.L., Tarbis Farma S.L., Stada Genéricos S.L., Kern Pharma S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente:

" Desestima íntegramente la petición de medidas cautelares solicitada por don Ángel Quemada Cuatrecasas, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de Warner-Lambert Company LLC y de Pfizer SLU, contra las demandadas Laboratorios Cinfa S.A., Stada Genéricos S.L., Tarbis Farma S.L, Kern Pharma S.L., Apotex España S.L., Vegal Farmacéutica S.L., Mabo Farma S.A. y Qualigen

S.L, sin imposición de costas a ninguna de las partes". SEGUNDO. Contra el anterior auto interpuso recurso de apelación la parte reseñada. Admitido el recurso, sé dio traslado a la contraparte, que presentí escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la resolución reculada, tras lo cual se elevaron, las actuaciones a está Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 10 de marzo de pasado.

Ponente: magistrado LUIS RODRÍGUEZ VEGA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

  1. Warner-Lambert y Pfizer, presentaron Una solicitud de medidas cautelares el día 2 de marzo de 2015, previas a la interposición del correspondiente procedimiento, declarativo, contra los demandados, para asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte. La primera actúa como titular de la patente ES

    2.200.184 (ES'184), que protege el uso del principio activo pregabalina para la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento del dolor, y PFIZER SLU lo hace como sociedad que comercializa en España medicamentos a base de pregabalina con su autorización y bajo la marca LYRICA. El objetivo de esa solicitud es que el Juzgado acuerde cautelarmente medidas razonables para evitar que los medicamentos genéricos de pregabalina, para los que los demandados han obtenido autorización de comercialización y precio para su inclusión en el sistema nacional de salud, se prescriban y dispensen para el tratamiento del dolor, indicación patentada por Warner- Lambert. Las demandadas comparecieron para oponerse a dicha solicitud, la cual fue desestimada por el juez de primera instancia mediante el auto impugnado.

  2. Las demandantes impugnan la desestimación de dicha solicitud e insisten en sus argumentos, mientras que las demandadas solicitan la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO

Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

  1. Los hechos relevantes para resolver el recurso y no controvertidos en esta instancia son los siguientes;

  1. Warner-Lambert es titular de la patente española ES 184, que estará en Vigor en Esparta hasta el 16 de julio de 2017.

  2. La patente ES'184 es la validación en España de la patente europea EP 934.061 ("EP '061), que fue concedida pon la Oficina Europea de Patentes (EPO) el 23 de marzo de 2003 y que fue posteriormente limitada, a petición de la titular (EP934.061B3), cuya reivindicación primera dice lo siguiente:

    "Use of(s)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid or a pharmaceutically aceptable SALT there of for the preparation of a pharmaceutical composition for treating pain"

    Uso del ádico (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento del dolor

  3. En fecha 21 de enero de 2015 se publicó el folleto de la patente EP'061 B3 limitada, e inmediatamente después Warner- Lambert proporcionó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) una traducción al esepañol del fascículo de la patente limitada, la cual fue publicada en el BOPI en fecha 10 de febrero de 2015 como la versión T7 de la patente ES'184, en la que se tradujo la reivindicación primera de la siguiente forma:

    "Uso de ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico o una sal, diastereómero o enantiómero farmacéuticamente aceptable del mismo para la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento del dolor".

  4. El 10 de marzo de 2015, después de haber presentado la solicitud de medidas el 2. de marzo, WarnerLambert presentó ante la OEPM una Versión corregida de la traducción, la cual fue publicada el 20 de marzo (T9), cuya reivindicación primera protege:

    "Uso de ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo APRA la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento del dolor".

  5. El "ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico" de la reivindicación 1ª es el principio activo conocido con la denominación común internacional de pregabalina.

  6. En España Pfizer Limited, compañía británica, cuyo representante local, es Pfizer GEP SL, es la titular de la autorización de comercialización, con autorización de Warner-Lambert, del medicamento Lyrica, que contiene pregabalina como principio activo, en presentaciones de 25, 75, 150 y 300 mg. y que está indicado para el tratamiento de la epilepsia, el TAG (trastorno de ansiedad generalizada) y el dolor neuropático.

  7. Las ventas de Lyrica en España en el año 2012 alcanzaron los 138 millones de Euros, en el 2013 rozaron los 150 millones de Euros y en año 2014 superaron los 160 millonea de Euros.

  8. Warner-Lambert sostiene que el 77,76% de las ventas, corresponde al tratamiento del dolor (indicación patentada) y el 22,24% corresponde al tratamiento de la epilepsia, el TAG y otras patologías no asignadas a una indicación concreta (indicaciones no patentadas), aunque las demandadas niegan dichos porcentajes.

  9. Los demandados han obtenido de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) la autorización correspondiente y comercializan compuestos de pregabalina en diferentes presentaciones para dos indicaciones, la epilepsia y el TAG (trastorno de ansiedad generalizada), para las cuales la pregabalina no está protegida.

  10. Ni las fichas técnicas ni los prospectos de los medicamento genéricos de pregabalina incluyen cómo indicación el tratamiento del dolor, ni los titulares de dichas autorizaciones han hecho campaña publicitaria alguna para relacionar su pregabalina con esta última indicación.

  11. Los medicamentos genéricos de pregabalina, una vez comercializados, en sus diversas formas de presentación, forman parte de la misma agrupación homogénea de medicamentos que Lyrica, por lo que Pfizer, para competir con los nuevos medicamentos, tuvo que aducir el precio para equipararlo al de los genéricos.

TERCERO

La validez del título invocado de la patente ES'184 T9.

  1. Las demandadas sostienen que las medidas deberían, rechazarse por haberse fundado en un titulo inexistente e ineficaz al tiempo, de su presentación y haberse aportado posteriormente de forma extemporánea. Empezaremos analizando dicho argumento, ya que la validez del título invocado es presupuesto de "cualquier argumento que podamos desarrollar sobre la presunta infracción del derecho del titilar. El Sr. Huarte, en defensa de los demandados, mantiene que el titulo en "el que se funda la solicitudes la traducción del folleto de la patente ES'184 identificado como T9, traducción que no se habla presentado en la OEPM en esa fecha, por lo que la solicitud se funda en un titulo inexistente. El argumento hade ser rechazado.

  2. Como hemos dicho al desarrollar los lechos no controvertidos Warner-Lambert, es titular de la patente ES'184, que es la validación en España de la patente europea EP 934.061 (EP'061), que fue concedida por la EPO el 23 de marzo de 2003. Dicha patente file posteriormente limitada, a petición de la titular, publicándose el 21 de abril, de 2015 de nuevo folleto con el texto, definitivo de las reivindicaciones con el número de publicación EP934.061 B3, La reivindicación primera, en, su texto en inglés, protege:

    "Use of (s)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid or a pharmaceutically aceptable SALT there of for the preparation of a pharmaceutical composition for treating pain".

    "Uso del ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo APRA la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento del dolor".

  3. Inmediatamente después; de la publicación de aquella, limitación WARNER LÁMBBMT proporcionó a la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") una traducción al español del fascículo de la patente limitada, la cual fue publicada en el BOPI en fecha 10 de febrero de 2015 como la versión T7 de la patente ES'184, en la que equivocadamente se tradujo la reivindicación primera de la siguientes forma:

    "Uso de ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico o una sal, diastereámero o enantiómetro farmacéuticamente aceptable del mismo para la preparación de una...

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