SAP Alicante 219/2016, 25 de Julio de 2016
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil) |
| Fecha | 25 Julio 2016 |
| Número de resolución | 219/2016 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA N.º 34 ( C-3 ) 16.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 144 / 14.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.
SENTENCIA NÚM. 219/16
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a veinticinco de julio del año dos mil dieciséis.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando integrado por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud de los recursos interpuestos por VICINANZA TRADING, SL y por BULGARI, SPA, apelantes y apelados, por tanto en esta alzada, interviniendo, respectivamente, con sus Procuradoras D.ª LAURA PÉREZ DE SARRIÓ FRAILE y D.ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección letrada respectiva de D. ALFONSO TRÍAS DE BES MINGOT y D. ANTONIO SELAS COLORADO.
En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marcas de la Unión Europea, se dictó Sentencia, de fecha 13 de octubre del 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta pordoña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BULGARI, S.P.A. contra la mercantil VICINANZA TRADING, S.L. por lo que, en consecuencia:
-
Declaro:
1Que con la venta de los perfumes BVLGARI, incluyendo la venta de perfumes en los que se ha cancelado el código de trazabilidad, la demandada ha infringido el derecho exclusivo de BULGARI, S.P.A. sobre la Marca Comunitaria 3.749.496;
2Que con la venta de perfumes BVLGARI la demandada ha causado un perjuicio a la demandante que deberá ser indemnizado
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Condeno a la demandada
3A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 4A cesar en la venta, almacenamiento y/o ofrecimiento para la venta de productos distinguidos con la marca BVLGARI en los que se haya cancelado el código de trazabilidad o que hayan sido introducidos en el Espacio Económico Europeo sin autorización de la demandante.
5A la destrucción, a su costa, de los productos distinguidos con las marcas objeto del presente en los que se haya cancelado el código de trazabilidad o que no hayan sido comercializados previamente en el Espacio Económico Europeo por la actorao por un tercero con su consentimiento o atribuírsele la propiedad a la misma si no pudiere hacerse efectiva la indemnización en ejecución de sentencia.
6A indemnizar a la demandante en aquella de las dos cantidades que resulte mayor en ejecución de sentencia: licencia hipotética o lucro cesante en los términos del Fundamento Quinto de la presente con un mínimo del 1% de la cifra total de negocio;
7A abonar a la actora en concepto de daño emergente el importe de los tickets de compra aportados como documentos 30 a 35 de la demanda.
- A abonar a la actora la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) en concepto de daño moral.
Al pago de las costas del presente."
Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de fecha 2 de noviembre del 2015, cuya Parte Dispositiva establece lo siguiente: "Que debo estimar y estimo la solicitud de subsanación de la sentencia de 22 de octubre de 2015 efectuada por la demandada de tal manera que se aclara que la condena al pago del 1% de la cifra de negocios es la del 43.5 de la LM."
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 5 / 16, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, al volumen del procedimiento y a tener por objeto cuestiones novedosas, no abordadas con anterioridad por este Tribunal.
La sentencia dictada en primera instancia ha estimado íntegramente la demanda y, como pronunciamiento declarativo alrededor del cual gravitan los de condena, ha considerado que la venta de perfumes BULGARI efectuada por la mercantil demandada (incluida la de aquéllos en que se ha cancelado el código de trazabilidad) infringe la marca comunitaria de que es titular la actora. Para llegar a tal conclusión, parte del carácter notorio de la marca BULGARI (que considera debidamente probado) y del hecho de que, al haberse eliminado de los perfumes el código de trazabilidad, se da un caso de excepción al agotamiento marcario ( art. 13.2 Relamento de Marca Ccomunitaria, ahora Reglamento de Marcas de la Unión Europea ) pues, de un lado, la ocultación afecta al prestigio de la marca (en tanto revela una comercialización defectuosa, no ajustada al RD 1801/2003, de 26 de diciembre, que impone ciertas obligaciones en orden a la identificación de unidades y lotes) y, de otro, es un indicio importante de que se trata de productos que han sido objeto de importaciones paralelas y que, por tanto, no han sido introducidos en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca, o con su consentimiento.
Por tanto, el pronunciamiento declarativo de infracción marcaria, del que derivan los de condena, se funda en dos circunstancias: los perfumes comercializados por VICINANZA tienen origen extracomunitario (es decir, no han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por la actora, o por un tercero con su consentimiento) y, además, se han eliminado los códigos de trazabilidad, lo que implica que el estado de los perfumes se ha modificado o alterado tras su comercialización.
Contra dicha resolución se alzan, vía recurso de apelación, ambas partes procesales.
La otrora demandada insiste en que la cancelación de un código interno de trazabilidad no constituye ilícito marcario que justifique la excepción contenida en el art. 36.2 de la Ley de Marcas (LM ) puesto que ni afecta al prestigio de la marca, puesto que es de difícil, o casi imposible, apreciación por parte de un consumidor, ni impide que el titular no pueda cumplir con las prescripciones establecidas para el titular por el RD antes citado ni, por último, es cierto que VICINANZA haya realizado importaciones paralelas, ni que se haya reconocido o probado en el procedimiento. En segundo lugar, el recurso se dirige a negar que la actora tenga legitimación para solicitar indemnización de daños y perjuicios (ex art. 43.1 LM ), ya que no explota directamente la marca en España. También niega la posibilidad de que se difiera a ejecución de sentencia la cuantificación de los daños y perjuicios, pues la actora debería haber propuesto la prueba dirigida a determinarlos en el presente procedimiento. Por último, niega la procedencia de la indemnización por daño moral y, subsidiariamente, considera excesivo su importe (10.000 €).
La parte demandante recurre mostrando su disconformidad con que no se hayan considerado como infractoras ciertas actuaciones de la demandada, así como con la cuantía de la indemnización concedida por desprestigio de la marca.
La infracción marcaria por comercialización de perfumes de procedencia extracomunitaria, sin consentimiento del titular.- La sentencia recurrida ha considerado que existe infracción de la marca de la Unión titularidad de la actora por cuanto los perfumes comercializados por VICINANZA, que son perfumes originales BULGARI, tienen origen extracomunitario (es decir, no han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por la actora, o por un tercero con su consentimiento), como se infiere también de la circunstancia de que se ha eliminado los códigos de trazabilidad de los envases.
Conviene comenzar recordando que el derecho exclusivo del titular de la marca se agota cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad con esa marca por aquél o con su consentimiento (art. 13.1 RMUE, " Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria ", que establece que " el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento "). Es decir, el titular de la marca está facultado para controlar la primera comercialización de los productos designados con ella (entre otras, las conocidas Sentencias "Silhouette" y "Zino Davidoff", del TJUE), de modo que si la importación de esos productos dentro del EEE se ha producido al margen de su consentimiento, el titular puede accionar contra quien use la marca, pues se está produciendo un supuesto de infracción.
Así, la STJUE de 1 de julio de 1999, caso Sebago, asunto C-173/98, aptdo. 19 señala que "... respecto de los ejemplares de este producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva ".
La infracción marcaria no se comete por la importación, sino por la comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos ilegalmente importados, en el sentido de que lo han sido por un tercero, sin autorización del titular de la marca. Como hemos dicho, en la reciente sentencia n.º 116/16, de 6 de mayo, "... la infracción por importación paralela no la comete sólo quien realiza el acto de importación sino también aquellos que comercian con los productos ilegalmente importados ".
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