SAP Alicante 205/2016, 15 de Julio de 2016
| Ponente | ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA |
| ECLI | ES:APA:2016:1969 |
| Número de Recurso | 252/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 205/2016 |
| Fecha de Resolución | 15 de Julio de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 252-C16/16
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 111/15
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2
SENTENCIA NÚM. 205/16
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a quince de julio de dos mil dieciséis.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 111/15, sobre nulidad de marca española e infracción de marcas de la Unión y españolas, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Don Jenaro, representada por la Procuradora Doña Patricia Corella Campello, con la dirección del Letrado Don Yihong Ji Wang y; como apelada-impugnante, la parte actora, LUXOTTICA GROUP, S.p.A., representada por el Procurador Don José Manuel Gutiérrez Martín, con la dirección de la Letrada Doña Eva María Ochoa Santa María.
DE H E C H O.-
En los autos de Juicio Ordinario número 111/15 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
" Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don José Manuel Gutiérrez Marín, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA contra don Jenaro y en consecuencia:
A Declaro:
- La nulidad de la marca española nº 3.056.962, por mala fe y por haber incurrido en causas de nulidad relativa por riesgo de confusión.
-
Y en consecuencia, condeno a don Jenaro
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar en todo uso del referido signo en los productos objeto del procedimiento que fabrican y/o importan y/o comercializan y/o distribuyen y a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por día en caso de desobediencia. - A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al precio de una licencia hipotética en los términos del Fundamento Quinto de la presente.
- A pagar las costas de la acción contra ella dirigida."
Una vez firme, ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas."
Contra dicha Sentencia interpuso la demandada recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal, la cual presentó un escrito oponiéndose al mismo. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 255-C16/16, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día trece de julio, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.
La mercantil actora, en cuanto titular de las siguientes marcas notorias:
1) Marca de la Unión Europea número 4.934.618, gráfica, solicitada el día 2 de marzo de 2006 y concedido el registro en fecha 12 de abril de 2007, para designar productos de la clase 9: Gafas de sol, cristales ópticos, gafas estéticas, gafas de protección, máscaras faciales y gafas para el ejercicio de actividades deportivas; lentes para gafas y máscaras; soportes para gafas, monturas para gafas y máscaras; estuches y fundas para gafas y máscaras; cadenas para gafas; lentes de contacto y estuches para lentes de contacto, dispositivos con efecto de lupa; prismáticos; aparatos e instrumentos ópticos; con la siguiente representación gráfica: 2) Marca española número 1.986.250, mixta, solicitada el día 20 de septiembre de 1995 y concedida el día 5 de marzo de 1996, para designar productos de la clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras y equipos para el tratamiento de la información; extintores; con la siguiente representación gráfica: 3) Marca española número 797.875, mixta, solicitada el día 29 de agosto de 1975 y concedida el día 25 de febrero de 1977, para designar productos de la clase 9: gafas protectoras, lentes oftalmicas, gafas de sol, gafas para tiradores; con la siguiente representación gráfica: 4) Marca española número 772.964, denominativa, "Ray-Ban", solicitada el día 30 de noviembre de 1974 y concedida el día 20 de diciembre de 1976, para designar productos de la clase 9: gafas protectoras, lentes oftalmicas, gafas de sol, gafas de caza;
deduce contra el demandado, titular de la marca española número 3.056.902, mixta, solicitada el día 20 de diciembre de 2012 y concedida el día 1 de abril de 2013, para designar productos de la clase 9: gafas de sol, monturas para gafas, fundas para gafas; con la siguiente descripción del distintivo: "la representación y la denominación de la marca, como se puede observar en la reproducción de la marca, es de "woei hod", con una tilde en la "o". Su fonética seria la misma, woei hod"; con la siguiente representación gráfica: i i) acción de nulidad absoluta por haber mediado mala fe en el momento de la solicitud del registro al amparo de lo dispuesto en el artículo 51.1.b) LM ; ii) subsidiariamente, acción de nulidad relativa por incompatibilidad con las marcas notorias de la actora prioritarias, según prevé el artículo 52.1 en relación con el artículo 8 LM y, por incompatibilidad con las marcas prioritarias de la actora por riesgo de confusión según el artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1.b LM y; iii) acción de infracción fundada en la existencia de riesgo de confusión ( artículos 9.1.b RMUE y 34.2.b LM ) y en la protección especial de las marcas renombradas ( artículos 9.1.c RMUE y 34.2.c LM ) en relación con los artículos 40 y siguientes LM ; porque volteando simplemente el signo gráfico de su marca se aproxima a las marcas de la actora de la siguiente manera y alterando el signo de su marca con el fin de aproximarse aún más a las marcas notorias de la actora ofrece en el mercado sus gafas con un signo distinto del registrado del siguiente modo: por lo que interesa: 1) la declaración de la nulidad de la marca española número 3.056.962 por haberla solicitado de mala fe y; subsidiariamente, por incurrir en causas de nulidad relativa, librando el oportuno oficio a la OEPM a fin de que proceda a su cancelación; 2) la condena del demandado a: i) estar y pasar por las anteriores declaraciones; ii) cesar en el uso del signo infractor con apercibimiento de indemnización coercitiva de un mínimo de 600.- €/ día; iii) indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con el criterio de la regalía hipotética según el informe aportado como documento número 30 de la demanda por la nulidad de mala fe y por la infracción y; iv) al pago de las costas.
La Sentencia de instancia declaró la nulidad de la marca española número 3.956.962 por haberla solicitado de mala fe y por concurrir riesgo de confusión y acogió todas las pretensiones de condena salvo la relativa a la indemnización de daños y perjuicios cuya cuantificación relegó a la fase de ejecución aunque concretó el royalty en el 4% y fijó el mínimo garantizado en una cantidad alzada de 6.000.- € al año.
Frente a la misma se ha alzado la parte demandada mediante el recurso de apelación principal quien impugna: i) la declaración de nulidad absoluta por haber mediado mala fe; ii) la declaración de nulidad por concurrir riesgo de confusión; iii) el pronunciamiento indemnizatorio.
A su vez, por la vía de la impugnación, la mercantil actora ataca el pronunciamiento indemnizatorio interesando que se fije como cuantía la de 101.857.- € a la vista del informe pericial aportado como documento número 30 de la demanda.
Recurso de apelación principal deducido por el demandado Don Jenaro .
La primera alegación del recurso combate la declaración de nulidad de la marca española número
3.056.962 por concurrir mala fe en el momento de su solicitud al considerar que: i) no se han acreditado los hechos y datos anteriores a la solicitud de la marca que revelen la concurrencia de...
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La nulidad de la marca solicitada de mala fe
...prioritaria por parte del público. Un buen ejemplo de este tipo de conductas lo encontramos en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 15 de julio de 201639. En este caso la mercantil actora era titular de diferentes marcas notorias para designar productos de la cla......