Sentencia nº 167/2016 de AP Barcelona, Sección 15ª, 14 de Julio de 2016

Ponente:JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN
Número de Recurso:305/2015
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:167/2016
Fecha de Resolución:14 de Julio de 2016
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª
RESUMEN

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera... (ver resumen completo)

 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 305/15-3ª

Juicio Ordinario núm. 850/2013

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 167/2016

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Barcelona, a catorce de julio de dos mil dieciséis.

Parte apelante: Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L.

Letrado/a: Sra. Manzano

Procurador: Sra. García

Parte apelada: Inoxcrom Internacional, S.L.

Letrado/a: Sr. Navarro

Procurador: Sr. Elies

Objeto del proceso: Acciones marcarias de infracción y reivindicatoria

Resolución recurrida:

Fecha: 16 de febrero de 2015

Parte demandante: Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L.

Parte demandada: Inoxcrom Internacional, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de D. Gabino y la entidad INOXGRUP, S.C.C.L. contra la entidad INOSCROM INTERNACIONAL, S.L. debo absolver a ésta de la demanda contra ella interpuesta.

De igual modo, debo estimar la demanda reconvencional interpuesta por parte de la entidad INOXCROM INTERNACIONAL, SL. contra D. Gabino, por la que se declara el cambio de titularidad de la marca española numero 3.050.844 registrada por D. Gabino a favor de la entidad INOXCROM INTERNACIONAL, S.L., extinguiéndose automáticamente todos los derechos y licencias que hubiera podido otorgar D. Gabino .

Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora y reconvenida del procedimiento en cuanto sus pretensiones han sido íntegramente desestimadas.

Líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que proceda a tomar nota de la inscripción en favor del nuevo titular y publicarla en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial ».

SEGUNDO

Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 30 de junio pasado.

Ponente: magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

  1. Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L. interpusieron demanda contra Inoxcrom Internacional, S.L. (en lo sucesivo, Inoxcrom) imputándole la infracción de las siguientes marcas que el Sr. Gabino tiene registradas a su favor y de las que Inoxgrup es licenciataria:

    1. La marca española denominativa núm. 1 890 062/X INOXCROM, registrada para la clase 16.

    2. La marca española mixta núm. 957 465/4 "X INOXCROM", registrada para la clase 16.

    3. La marca española núm. 3 050 844, registrada para la clase 16.

  2. Inoxcrom se opuso a la demanda alegando que la actora no tenía derecho a invocar la acción de infracción en su contra por cuanto también es titular de marcas registradas que incorporan el denominativo Inoxcrom, cuyo origen es común a las de la actora, y de las que no resulta posible distinguirse por razón de que comparten un elemento común, el referido elemento denominativo Inoxcrom. La razón de ello se encuentra en que, como consecuencia del concurso de la empresa Inoxcrom, S.A., quien fuera titular de tales signos, la demandada adquirió la unidad productiva y con ella todas las marcas que pertenecían a la concursada. Y las marcas que aduce la parte actora, si bien no estaban registradas a nombre de la concursada pertenecían asimismo a sus socios de referencia, los padres del Sr. Gabino, de quienes éste ha terminado adquiriendo los derechos.

    Por otra parte, además de solicitar la desestimación de la demanda como infundada, Inoxcrom también ejercitó reconvención contra el Sr. Gabino ejercitando la acción de reivindicación de la marca núm. 3 050 844, alegando que su registro se obtuvo de mala fe por parte del referido demandado reconvencional, ya que se solicitó después de la adjudicación de la unidad productiva y desconociendo los derechos adquiridos sobre ella por la concursada derivados de su uso continuado.

  3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda y estimó la reconvención en sus propios términos. Considera el juzgado mercantil que la posible confusión entre los signos viene dada como consecuencia de la adquisición (aparentemente legítima) de un mismo tronco común de sus signos por parte de la demandada, de forma que no puede sostenerse que ninguna de las partes tenga prioridad alguna sobre la otra, ya que ambas partes han adquirido sus signos de un mismo origen empresarial. Y argumenta que la venta de la unidad productiva supone la cesión al adquirente de los signos. También estima la resolución recurrida que el Sr. Gabino registró la marca núm. 3 050 844, después de la venta de la unidad productiva y constándole que dicha marca, que previamente había caducado, estaba siendo objeto de utilización por la concursada y tenía el carácter de marca notoria.

  4. El recurso de los demandantes combate las apreciaciones que hace la resolución recurrida tanto respecto de la acción de infracción como de la reivindicatoria y se funda en las siguientes alegaciones:

    1. En cuanto a la acción de infracción, error en la valoración de la prueba por cuanto:

    2. No es cierto que exista un tronco común del que procedan los signos enfrentados, sino que su origen es completamente diverso.

      ii) Tampoco es cierto que los títulos del actor estén siendo discutidos en otros procedimientos. iii) Y, por último, tampoco es cierto que el adquirente de la unidad productiva se hubiera subrogado en el contrato de licencia de uso suscrito en su día con Inoxcrom, S.A., pues el art. 146 bis LC no resulta de aplicación en el caso, al encontrarse la concursada en fase de liquidación cuando la venta de la unidad productiva se llevó a cabo.

    3. En cuanto a la acción reivindicatoria el argumento esencial que expone el recurso es que la resolución recurrida ha considerado acreditados los requisitos de la acción de nulidad del art. 51 LM pero no los de la acción reivindicatoria ( art. 2.2 LM ) y el juzgado ha dado por supuesto (por medio de meras conjeturas o hipótesis) una supuesta conducta dolosa que en realidad no ha resultado acreditada.

SEGUNDO

Principales hechos que sirven de contexto

  1. La resolución recurrida ha considerado acreditados los siguientes hechos:

    1. La titularidad del Sr. Gabino sobre las marcas invocadas en la demanda y la existencia de una licencia de fecha 4 de enero de 2013 por medio de la cual el titular autorizó su uso a la codemandante.

    2. La sociedad Inoxcrom, S.A. (dedicada a la venta, fabricación de bolígrafos y plumas estilográficas y otros objetos de escritorio) era una empresa familiar dirigida por el Sr. Abelardo y su esposa, la Sra. Guadalupe, ambos padres del demandante. Dicha sociedad era titular de diversas marcas y del nombre comercial Inoxcrom, S.A.

    3. Desde el año 1946 se comenzaron a registrar signos y en 1964 se constituyó la sociedad Inoxcrom, S.A. para explotarlos y en 1965 se registró la denominación social. Posteriormente se inscribieron signos tanto a nombre de la sociedad como de la Sra. Guadalupe, entre ellos la marca denominativa 189 062/X y la marca figurativa núm. 1 741.350 que representa el globo terráqueo. La sociedad Inoxcrom, S.A. era titular, además del nombre comercial, de las siguientes marcas:

    4. La marca comunitaria núm. 8 930 075 INOXCROM (figurativa), para las clases 14, 16 y 18, desde 5 de julio de 2010.

      ii) La marca comunitaria núm. 1 354 851 INOXCROM HI GEL GRIP (denominativa), para la clase 16, concedida el 16 de noviembre de 2000.

      iii) Y de la marca núm. 1 340 181 INOXCROM SAGA (denominativa), concedida el 16 de noviembre de 2010.

    5. En el año 1993 la Sra. Guadalupe y la sociedad Inoxcrom, S.A. suscribieron un contrato de licencia de la marca INOXCROM por virtud del cual la Sra. Guadalupe cobraba determinados royalties sobre la facturación de los productos marcados.

    6. En el año 2009 Inoxcrom, S.A. solicitó el concurso, que se tramitó por el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona, con el número de procedimiento 827/2009. En el mismo la sociedad Blond Europe, S.L., que posteriormente pasó a denominarse Inxocrom Interncional, S.L.U., esto es, la demandada, hizo una oferta de compra de la unidad...

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