Sentencia nº 377/2016 de AP Zaragoza, Sección 5ª, 1 de Julio de 2016

Ponente:ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO
Número de Recurso:94/2016
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:377/2016
Fecha de Resolución: 1 de Julio de 2016
Emisor:Audiencia Provincial - Zaragoza, Sección 5ª
RESUMEN

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. NULIDAD. La mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso. En particular, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión ... (ver resumen completo)

 
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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00377/2016

SENTENCIA núm. 377/2016

ILMOS. Señores:

Presidente:

D. PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA

Magistrados:

D. ANTONIO PASTOR OLIVER

D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO

En ZARAGOZA, a Uno de Julio de dos mil dieciséis.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 210/2014, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 94/2016, en los que aparece como parte apelante, CERRAJEROS ZARAGOZA S.L. y D. Cirilo, representados por la Procuradora de los tribunales, Dña. MARIA NIEVES OMELLA GIL, asistidos por el Abogado D. JORGE AGUADO GRACIA, y como parte apelada, Dña. Africa, ARTIEDA DECORACIONES S.L., D. Fausto, representados por la Procuradora de los tribunales, Dña. MARIA PILAR ARTERO FERNANDO, asistidos por el Abogado D. ENRIQUE GARASA TURRAU, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 22 de Septiembre de 2015, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: "Desestimar la demanda presentada por la mercantil CERRAJEROS ZARAGOZA, SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. NIEVES OMELLA GIL y asistida por el Letrado D. JOSE MANUEL CHARRO DE LA FUENTE, contra la mercantil ARTIEDA DECORACIONES, SL, D. Fausto

, Y Dª. Africa representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. PILAR ARTERO FERNANDO y asistida por el Letrado .D. ENRIQUE GARASA TARRAU, y en consecuencia absolyer a la parte demandada de los pedimentos de la misma. Estimar la demanda reconvencional presentada por la parte demandada, y en consecuencia: Declaro nula la marca mixta española número 2781304, denominada CERRAJEROS ZARAGOZA, titularidad de Cirilo, Declaró nula la marca mixta española, número 2783618, denominada CERRAJEROS ZARAGOZA, titularidad de don Fausto .

Ordeno librar mandamiento a la OEPM para que proceda a la cancelación registral de las marcas indicadas que han sido declaradas nulas. Se declaran las costas de oficio.".

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de CERRAJEROS ZARAGOZA S.L. y D. Cirilo, se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO

Recibidos los Autos y CD, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 25 de Abril de 2016.

CUARTO

En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución y;

PRIMERO

Antecedentes procesales

Ejercitó la parte actora, titular de una marca mixta, una acción tendente a declarar la nulidad de la marca de la que es titular la demandada; subsidiariamente, la caducidad de la misma y conjuntamente las acciones de infracción del derecho de marca y de competencia desleal por actos de confusión, engaño y denigración frente a la titular de otra marca meramente denominativa. Esta interesó la desestimación de la demanda y reconvino interesando la nulidad absoluta de la de actora por falta de carácter distintivo. La actora reconvenida se opuso a tal declaración.

La sentencia de la instancia desestimó la demanda inicial, estimó la reconvención y declaró, a su vez, la nulidad absoluta de la marca de la demandada.

Frente a tal resolución se alza la actora por la vía del recurso de apelación fundada en:

1) En la infracción de los arts. 209, 217 y 218 de la LEC :

  1. El art 209 ha sido infringido en cuanto la resolución no es exhaustiva pues no se pronuncia sobre todas las cuestiones planteadas.

  2. No se ha aplicado correctamente el art. 217 de la LEC en cuanto se ha infringido la regla de la carga de la prueba pues el hecho controvertido, el carácter distintivo de la marca, no resulta probado por la actividad probatoria de la parte demandada, que es la que tiene tal carga procesal.

  3. Existe incongruencia omisiva ex art. 218 de la LEC en cuanto no se pronuncia la sentencia ni justifica la desestimación de las acciones de competencia desleal.

    1) La sentencia recurrida no valora los hechos en los que se basan las acciones de la Ley de Marcas y de la LCD sino tan solo los hechos que precisa para la posterior fundamentación jurídica.

    2) A juicio de la sentencia la estimación de la acción de nulidad de la marca determina la desestimación de todas las pretensiones ejercitadas.

    3) La sentencia omite el tratamiento de la legitimación activa del demandado reconviniente.

    4) Las acciones de competencia desleal son compatibles con las fundadas en títulos marcarios.

    5) El elemento denominativo no es el más importante en la marca.

    6) No se acredita que concreto precepto del art. 5 de la LM que resulta infringido.

    La demandada se opone al recurso e impugna la sentencia en el sentido de que estima que no se dan las dudas de hecho o de derecho, complejidad de la causa, falta de congruencia de la demandada e intervención del principio de orden público, que justificaron que, pese a estimarse la reconvención y desestimarse la demanda, no se le impusieran las costas a la actora.

    Atendiendo a lo anterior, pueden dividirse los motivos o causas de impugnación de la sentencia en los siguientes:

  4. Falta de exhaustividad de la sentencia e incongruencia omisiva y de fundamentación en cuanto no justifica por qué la estimación de la nulidad absoluta de la marca de la que es titular el actor implica la desestimación de las acciones de competencia desleal entabladas que son compatibles y aplicables en defecto de inexistencia de un derecho exclusivo de marca. Tal alegación la extiende a la falta de legitimación activa de la demandada reconviniente opuesta por la actora y no justificada su desestimación por la resolución recurrida. b) Error en la valoración de la prueba en cuanto se infringe, de una parte, el art. 217 de la LEC pues no era carga de la prueba del actor acreditar el carácter distintivo de su marca y que no se ha acreditado la falta de distintividad y, de otra parte, no se ha valorado correctamente la prueba por lo que existe error en su valoración en cuanto el elemento gráfico ha de primar sobre el denominativo de la marca y determina su carácter distintivo.

  5. Error en la aplicación del derecho en cuanto no se ha determinado cual es el precepto en el que se funda la falta de distintividad.

SEGUNDO

Falta de exhaustividad de la sentencia e incongruencia omisiva y de fundamentación

A juicio de la actora no se ha cumplido con los deberes impuestos en los arts. 209 y 218 de la LEC atinentes a la exhaustividad de las sentencias, su motivación y congruencia.

Concretamente, imputa que la resolución de la instancia no ha valorado la totalidad de los hechos acreditados, sino aquellos que hacían referencia a la acción de nulidad absoluta entablada. También se le imputa que la sentencia no ha resuelto, incurriendo en incongruencia omisiva, cuestiones como la falta de legitimación activa imputada a la demandada o la estimación o no de las acciones por competencia desleal entabladas.

A este respecto, es pertinente traer exponer la doctrina del TS referente a la distinción entre motivación y congruencia.

Así, la sentencia nº 169 de 2016 de 17 de marzo de 2016 declara que:

1.- Tal y como hace el propio artículo 218 LEC, hay que distinguir entre congruencia y motivación. La congruencia a la que se refiere el primer apartado de dicho precepto es la denominada "congruencia externa", es decir, la que requiere correlación entre los pedimentos de las partes y los pronunciamientos de la resolución judicial. Sin embargo la llamada "congruencia interna", que más podríamos calificar como coherencia argumentativa o correspondencia entre lo argumentado y lo fallado, no se refiere a dicha correlación entre pretensiones y fallo, sino a la lógica de la argumentación del tribunal y está más en relación con el segundo apartado del precepto que con el primero. Estos casos de " incongruencia interna" han sido considerados por el Tribunal Constitucional como lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, puesto que la contradicción entre la fundamentación y el fallo de una resolución no es un vicio de incongruencia, sino un defecto de motivación, al ser la que resulta, irrazonable y contradictoria (por todas, SSTC 42/2005, de 28 de febrero ; 140/2006, de 8 de mayo ; y 127/2008, de 27 de octubre ). Con lo cual, su ámbito de inclusión en un recurso por infracción procesal tendría más encaje en el número 4º del artículo 469.1 LEC, que en el número 2º invocado por la parte recurrente ( sentencia de esta Sala núm. 634/2015, de 10 de noviembre ).

2.- En relación con lo expuesto, tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala que la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación - entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación ( Sentencias 888/2010; de 30 de diciembre ; 232/2012, de 23 de abril ; 586/2013, de 8 de octubre ; 215/2013 bis, de 8 de abril ; y 634/2015, de 10 de...

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