SAP Alicante 244/2017, 5 de Mayo de 2017
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2017:1553 |
| Número de Recurso | 95/2017 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 244/2017 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 95 (U-11) 17
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 421/15
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 244/2017
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a cinco de mayo de dos mil diecisiete
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 421/15, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Selten Technology 2010 S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Francisca Dolores Benimeli Antón y dirigida por el Letrado D. Miguel Ángel Palencia Serrano; y como parte apelada los demandados, D. Ildefonso, la mercantil Percepcion Creativa S.L., y la mercantil Instalpan S.L., representados en este Tribunal por el Procurador Dª. María Dolores Poyatos Herrero y dirigidos por el Letrado D. Enrique Juan Morello Casañ, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 421/15, dictó Sentencia con fecha 28 de diciembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que con desestimación íntegra de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Benimelli Antón, en nombre y representación de la entidad mercantil Selten Technology 2010 S.L., contra las entidades mercantiles Instalpan S.L., y Percepción Creativa S.L., y don Ildefonso
, debo absolver y absuelvo a las entidades mercantiles Instalpan S.L., y Percepción Creativa S.L., y a don Ildefonso de todos los pedimentos contenidos en la demanda. Todo ello con condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Selten Technology 2010 S.L. ".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 22 de febrero de 2017 donde fue formado el Rollo número 95/U-11/17 en el que se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el día 3 de mayo de 2017, en que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Antecedentes. Razones y pretensiones deducidas. Fundamentos de la decisión del Tribunal de Instancia y planteamientos que se formulan en el recurso de apelación.
Principia este proceso la demanda que formula la mercantil Selten Technology 2010 S.L. (Selten), con empresa dedicada a la fabricación, montaje, mantenimiento, reparación, comercialización de maquinaria industrial y accesorios, especialmente destinada a la industria de la panadería.
Deduce Selten su demanda en calidad de licenciataria exclusiva de la marca mixta UE nº 3.537.552 registrada para las clases 7, 11 y 37 y de la que es titular de D. Maximiliano con quien la mercantil demandante tiene suscrito desde el día 15 de mayo de 2013 un contrato de licencia para el uso en exclusiva de la marca en cuestión.
Ejercita en la demanda, que se formula tras haber requerido del ejercicio de acciones al titular de la marca en defensa de la misma por la infracción cometida por los que demanda sin que lo haya hecho, el ius prohibendi que dimana de la exclusiva sobre la marca europea con causa en el uso comercial de la marca "Subal", ilícito por inconsentido, cometido tanto por parte de una mercantil que hasta el día 30 de junio de 2013 había sido licenciataria de la misma, Instalpan S.L., titular de empresa dedicada a la compraventa, reparación, montaje, comercialización y distribución de maquinaria para la industria de la panadería, que ha no obstante la resolución da licencia marcaria ha seguido utilizando el signo tanto en carteles del domicilio social como en las promociones, comunicaciones a distribuidores y en el correo electrónico y en sus productos; como frente a la mercantil Percepción Creativa S.L., (dedicada a la venta de repuestos y reparación de maquinaria para la industria de la panadería), que también utiliza la marca de forma no autorizada en los carteles de su domicilio social, en la rotulación de sus vehículos, en la venta, reparación y suministro de sus productos así como en las comunicaciones con los distribuidores y en el correo electrónico usados; y frente a D. Ildefonso
, administrador único de Instalpan S.L., y administrador de hecho de Percepción Creativa S.L., porque en calidad de tal es el responsable del uso ilícito de la marca "Subal" en la forma descrita en las empresas demandadas y porque hace uso en forma personal del signo a través de páginas web de su titularidad -www.subalweb.es, www.subal.es y www.maquinariacsm.es- y a través de los nombres de dominio de las direcciones de sus correos electrónicos vcatala@subal.es, export@subal.es, repuestos@subal.es-; hechos que para la demandante constituyen un uso ilegítimo de la signo que constituye marca registrada y que infringe los derechos de la licenciataria, constituyendo infracción tanto por doble identidad -art 9-1-a) RMUE- como por riesgo de confusión -art 9- 1-b) RMUE-, solicitando en consecuencia que además de la declaración de la infracción de los derechos de exclusiva de la marca que legítimamente utilizan los demandados, se estime la acción de cesación y prohibición del uso de la marca, la de remoción de sus efectos y la de indemnización de los daños y perjuicios en importe equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados desde el día 1 de julio de 2013 hasta el cese total de la violación marcaria.
La sentencia de instancia ha desestimado la demanda.
La razón de la desestimación ha sido la de tomar en consideración, siguiendo el argumento expuesto por los demandados, la falta de legitimación activa de Selten porque, conteniéndose en el contrato de licencia de la marca a favor de la actora una estipulación -7ª- que remite en lo que hace a la legitimación para el ejercicio de las acciones en defensa de la marca a la ley aplicable, y siendo ésta la norma contenida en el art. 22 RMUE,
no ha cumplido Selten con los requisitos exigidos por dicha norma para adquirir la legitimación que en origen corresponde al titular.
En efecto, tras recordar la Sentencia que para reconocer legitimación al licenciatario exclusivo es preciso que el licenciatario o cuente con el consentimiento del titular para el ejercicio de las acciones por infracción o, en su defecto, que previo requerimiento al titular otorgándole la posibilidad del ejercicio de las acciones, no se hayan ejercitado en un plazo razonable, afirma que en el caso, ni consta el consentimiento del titular para el ejercicio de acciones por la licenciataria ni tampoco que se le haya requerido el ejercicio del ius prohibendi sin que lo haya hecho en un plazo razonable, razón por la que la demandante carece de legitimación activa al no ser suficiente la mera licencia exclusiva.
En desacuerdo con dicha conclusión formula recurso de apelación la mercantil demandante, recurso que plantea en relación a la legitimación activa de Selten, alegando error en la valoración de la prueba documental e infracción del art. 22 RMUE, respecto del planteamiento de la parte demandada sobre la falta de legitimación pasiva de D. Ildefonso por el uso ilegítimo de la marca Subal, en tercer lugar, sobre la prueba relativa al uso ilegítimo de la marca Subal por Instalpan S.L., en cuarto lugar, sobre uso ilegítimo de la marca Subal por Percepción Creativa S.L., en quinto lugar, sobre la procedencia de la declaración de infracción y condena a la cesación, prohibición, remoción de efectos y daños y perjuicios, instando su fijación en ejecución de sentencia y, en último término, a favor de la imposición de costas a los demandados por la total estimación de la demanda.
Analizaremos por separado y por su orden, cada uno de estos argumentos.
Legitimación activa del licenciante exclusivo. Requisitos del art. 22 RMUE. Concurrencia en la licenciataria-demandante, Selten Technology 2010 S.L.
El apelante, tras denunciar en una alegación previa e inicial en su recurso la omisión de hechos relevantes en la Sentencia relativos a la legitimación activa de Selten (el requerimiento al titular de la marca), plantea con toda lógica como primer motivo de apelación, relacionado con dicha excepción, el error en la valoración de la prueba documental e infracción del art. 22.3 RMUE.
Señala el apelante que analizando los hechos expuestos y documentos acompañados se constata que se cumplen con los requisitos del art. 22 RMUE para ostentar legitimación activa pues consta, 1) que Selten es licenciataria en exclusiva de la marca nº 003537552, mixta, Subal, desde el día 1 de julio de 2013; 2) que dicha licencia está inscrita en la EUIPO desde el 22 de octubre de 2014, 3) que yerra la sentencia al decir que no consta requerimiento al titular cuando...
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