AAP Valencia 249/2018, 11 de Abril de 2018

Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Número de Recurso:1844/2017
Procedimiento:Civil
Número de Resolución:249/2018
Fecha de Resolución:11 de Abril de 2018
Emisor:Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª
RESUMEN

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. No se ha acreditado que ciertamente las exportaciones de la demandada le causen un perjuicio o pérdidas a la actora, de forma que sufra una disminución de sus ventas en el extranjero. Debería haberse planteado la actora el registro de una marca de mayor ámbito geográfico. Se estima parcialmente la apelación.

 
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ROLLO NÚM. 001844/2017

RF

AUTO Nº.: 249/18

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON

En Valencia a once de abril de dos mil dieciocho.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON, el presente rollo de apelación número 1844/2017, dimanante de los autos de Procedimiento Ortdinario 397/16, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a GANDIA BLASCO SA, representado por el Procurador de los Tribunales don IGNACIO MONTES REIG, y de otra, como apelados a VONDOM SLU representado por el Procurador de los Tribunales don RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT, en virtud del recurso de apelación interpuesto por GANDIA BLASCO SA.

HECHOS
PRIMERO

El auto apelado pronunciado por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, en fecha 25-9-2017, contiene la siguiente Parte dispositiva:" 1.- Se fija como cantidad que la parte ejecutada debe abonar a la parte ejecutante, la de 3.020 €.

  1. - En cuanto a las costas, no porcede su imposición conforme al fundameteo derecho tercero de esta resolución. ".

SEGUNDO

Que contra el mismo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por GANDIA BLASCO SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO

Que se dicta resolución fuera de plazo por la complejidad en la materia y la sobrecarga de trabajo que padece el órgano judicial.

CUARTO

Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

Planteamiento

La representación procesal de Gandía Blasco, S.A. interpone recurso de apelación contra el auto de 25 de septiembre de 2017 dictado por el Ilmo. Magistrado titular del Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia, en el seno del juicio ordinario 397/2016.

Dictada sentencia de allanamiento el 23 de enero de 2017 (folio 188), se estimó la demanda interpuesta por Gandía Blasco, S.A. contra VONDOM, S.L.U., dejando para el trámite previsto en los arts. 712 y ss. LEC, previo a la ejecución de la sentencia, la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios conforme las pautas del art. 43 de la Ley de Marcas 17/2011.

La demandante solicitaba que se reconociera la titularidad de la marca española FLAT 3.507.429; la declaración de infracción de su marca por el uso que la demandada hacía de la marca FLAT, que la solicitud de registro de la marca española FLAT 3.530.478 se hizo con mala fe pidiendo su cancelación registral; y la condena a la "indemnización de los daños y perjuicios por el lucro cesante y el daño emergente al momento del cese de la conducta infractora".

Hubo allanamiento de la demandada, a excepción de la indemnización de daños y perjuicios, y se dictó sentencia de allanamiento estimando las acciones mencionadas y posponiendo al trámite del art. 712 LEC la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, e imposición de costas a la parte demandada.

El auto impugnado expone las posiciones de las partes (la ejecutante solicitaba la cuantía de 19.719,17 euros en virtud de informa pericial y la ejecutada proponía el importe de 1.866,01 euros que finalmente en el acto de la vista cifró en 3.020,24 euros) y analizaba los conceptos controvertidos.

Respecto la inclusión de ventas en el extranjero, conforme el art. 43.1 y 2 en relación con el art. 34 LM, se refiere a los beneficios del titular obtenidos con el uso de la marca, pero en el extranjero no se hace uso de la marca nacional. Eso excluye las exportaciones internacionales y las ventas entre filiales del grupo porque no hay beneficio porque no es primera comercialización. El beneficio obtenido por la infracción son las ventas de los productos infractores nacionales, que no cubre las ventas internacionales del grupo ni productos internacionales.

El segundo concepto controvertido son los gastos de investigación. Son gastos para averiguar la comisión de la infracción ( art. 43.1 LM ) como detectives, periciales, etc. No incluyen los requerimientos extrajudiciales dirigidos por el Letrado porque no persigue la averiguación ni investigación de la conducta infractora sino que solicita el cese de tal comportamiento.

En tercer lugar, en relación al concepto de beneficio, precisa que la sentencia se remite al art. 43 LC, que prevé dos formas de cálculo. Conforme al art. 43.5 LM el actor tiene derecho, sin prueba, al 1% de la cifra de negocio del infractor obtenido con los productos que incorporen el diseño protegido. Sólo si acredita un daño mayor recibirá una indemnización mayor. Concreta que la sentencia acoge, como hizo el demandante, en el art. 43.2.a) LM .

Interpreta que el beneficio es el beneficio neto, descontando el coste de las compras, los gastos directos de venta, los gastos indirectos, el Impuesto de Sociedades... Son gastos de venta y derivados que se repercuten al fijar el precio y se descuentan contablemente al calcular el beneficio.

A continuación analiza cuál de los dos informes determina mejor la cuantía de la indemnización, si el perito de la demandada como auditor de cuentas o el perito judicial. Ambos se basan en datos contables dados por la demandada y no han sido discutidos. Con tales datos el perito de la demandada cifra la indemnización en 3.020,24 euros y el perito judicial en 18.581 euros. Finalmente valora ambos informes y determina que el informe del perito de la demandada excluye todos los conceptos previamente excluidos en los Fundamentos Jurídicos anteriores (requerimientos del Letrado, gastos indirectos, beneficio internacional y ventas a filiales) por lo que cifra la indemnización en 3.020 euros, sin imposición de costas.

La parte actora recurre en apelación contra dicho auto combatiendo cada uno de los conceptos jurídicos excluidos en la resolución de la indemnización de daños y perjuicios.

Error en la interpretación del art. 43 LM en conexión con el art. 34 LM respecto las ventas en el extranjero. El...

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