AAP Valencia 249/2018, 11 de Abril de 2018
| Ponente | BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON |
| ECLI | ES:APV:2018:1755A |
| Número de Recurso | 1844/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 249/2018 |
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
ROLLO NÚM. 001844/2017
RF
AUTO Nº.: 249/18
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA
DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
En Valencia a once de abril de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON, el presente rollo de apelación número 1844/2017, dimanante de los autos de Procedimiento Ortdinario 397/16, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a GANDIA BLASCO SA, representado por el Procurador de los Tribunales don IGNACIO MONTES REIG, y de otra, como apelados a VONDOM SLU representado por el Procurador de los Tribunales don RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT, en virtud del recurso de apelación interpuesto por GANDIA BLASCO SA.
El auto apelado pronunciado por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, en fecha 25-9-2017, contiene la siguiente Parte dispositiva:" 1.- Se fija como cantidad que la parte ejecutada debe abonar a la parte ejecutante, la de 3.020 €.
-
- En cuanto a las costas, no porcede su imposición conforme al fundameteo derecho tercero de esta resolución. ".
Que contra el mismo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por GANDIA BLASCO SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se dicta resolución fuera de plazo por la complejidad en la materia y la sobrecarga de trabajo que padece el órgano judicial.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
Planteamiento
La representación procesal de Gandía Blasco, S.A. interpone recurso de apelación contra el auto de 25 de septiembre de 2017 dictado por el Ilmo. Magistrado titular del Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia, en el seno del juicio ordinario 397/2016.
Dictada sentencia de allanamiento el 23 de enero de 2017 (folio 188), se estimó la demanda interpuesta por Gandía Blasco, S.A. contra VONDOM, S.L.U., dejando para el trámite previsto en los arts. 712 y ss. LEC, previo a la ejecución de la sentencia, la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios conforme las pautas del art. 43 de la Ley de Marcas 17/2011.
La demandante solicitaba que se reconociera la titularidad de la marca española FLAT 3.507.429; la declaración de infracción de su marca por el uso que la demandada hacía de la marca FLAT, que la solicitud de registro de la marca española FLAT 3.530.478 se hizo con mala fe pidiendo su cancelación registral; y la condena a la "indemnización de los daños y perjuicios por el lucro cesante y el daño emergente al momento del cese de la conducta infractora".
Hubo allanamiento de la demandada, a excepción de la indemnización de daños y perjuicios, y se dictó sentencia de allanamiento estimando las acciones mencionadas y posponiendo al trámite del art. 712 LEC la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, e imposición de costas a la parte demandada.
El auto impugnado expone las posiciones de las partes (la ejecutante solicitaba la cuantía de 19.719,17 euros en virtud de informa pericial y la ejecutada proponía el importe de 1.866,01 euros que finalmente en el acto de la vista cifró en 3.020,24 euros) y analizaba los conceptos controvertidos.
Respecto la inclusión de ventas en el extranjero, conforme el art. 43.1 y 2 en relación con el art. 34 LM, se refiere a los beneficios del titular obtenidos con el uso de la marca, pero en el extranjero no se hace uso de la marca nacional. Eso excluye las exportaciones internacionales y las ventas entre filiales del grupo porque no hay beneficio porque no es primera comercialización. El beneficio obtenido por la infracción son las ventas de los productos infractores nacionales, que no cubre las ventas internacionales del grupo ni productos internacionales.
El segundo concepto controvertido son los gastos de investigación. Son gastos para averiguar la comisión de la infracción ( art. 43.1 LM ) como detectives, periciales, etc. No incluyen los requerimientos extrajudiciales dirigidos por el Letrado porque no persigue la averiguación ni investigación de la conducta infractora sino que solicita el cese de tal comportamiento.
En tercer lugar, en relación al concepto de beneficio, precisa que la sentencia se remite al art. 43 LC, que prevé dos formas de cálculo. Conforme al art. 43.5 LM el actor tiene derecho, sin prueba, al 1% de la cifra de negocio del infractor obtenido con los productos que incorporen el diseño protegido. Sólo si acredita un daño mayor recibirá una indemnización mayor. Concreta que la sentencia acoge, como hizo el demandante, en el art. 43.2.a) LM .
Interpreta que el beneficio es el beneficio neto, descontando el coste de las compras, los gastos directos de venta, los gastos indirectos, el Impuesto de Sociedades... Son gastos de venta y derivados que se repercuten al fijar el precio y se descuentan contablemente al calcular el beneficio.
A continuación analiza cuál de los dos informes determina mejor la cuantía de la indemnización, si el perito de la demandada como auditor de cuentas o el perito judicial. Ambos se basan en datos contables dados por la demandada y no han sido discutidos. Con tales datos el perito de la demandada cifra la indemnización en 3.020,24 euros y el perito judicial en 18.581 euros. Finalmente valora ambos informes y determina que el informe del perito de la demandada excluye todos los conceptos previamente excluidos en los Fundamentos Jurídicos anteriores (requerimientos del Letrado, gastos indirectos, beneficio internacional y ventas a filiales) por lo que cifra la indemnización en 3.020 euros, sin imposición de costas.
La parte actora recurre en apelación contra dicho auto combatiendo cada uno de los conceptos jurídicos excluidos en la resolución de la indemnización de daños y perjuicios.
Error en la interpretación del art. 43 LM en conexión con el art. 34 LM respecto las ventas en el extranjero. El auto considera que en las exportaciones o ventas internacionales no se hace uso de la marca y tampoco entre las ventas de filiales del grupo porque el art. 34 LM se refiere al "beneficio con el uso infractor" y por ello hay que estar al beneficio obtenido por las ventas de productos infractores nacionales.
Sin embargo, la exportación es un acto de comercialización, una actuación integrante del ius prohibendi del titular de la marca según la Directiva europea de marcas ( art. 5.3.c ) y art. 34.3.c) LM .
El art. 43.2.a) LM abarca todo beneficio a consecuencia de la infracción, sin diferencia y con independencia del destino de la mercancía. Afectan al producto infractor y se realizan desde España, donde se realiza el acto infractor.
Iguales argumentos son trasladables a las ventas entre filiales del grupo, pues podría vender a través de su filial americana.
Los gastos del Letrado por los requerimientos previos a la demanda son pérdidas sufridas por el titular. Son gastos de la actora con carácter previo al proceso a consecuencia de la infracción y no se habrían generado si no hubiera habido infracción. No es cierto que lo hubiera definido como gasto de investigación. Invoca jurisprudencia del TJUE y del Tribunal de la Marca Comunitaria.
Error en la interpretación del concepto de beneficio del art. 43.2.a) LM . Los gastos indirectos y fijos no se deducen del cálculo del beneficio. El perito judicial calculó el "beneficio neto comercial" excluyendo los gastos directos de producción y comercialización del producto infractor pero manteniendo los gastos fijos en los que la empresa habría incurrido en todo caso si no hubiera comercializado los productos FLAT (gastos indirectos). Coincide con la doctrina y la jurisprudencia.
Por todo ello concluye que procede una indemnización de 19.179 euros conforme el informe del perito judicial.
La parte demandada se opone al recurso de apelación solicitando la desestimación del recurso y la confirmación del auto impugnado.
Alega que los productos exportados no estaban identificados con el signo FLAT ( art. 34.3.c) LM ) y es un signo distintivo que no está registrado como marca en el exterior. La indemnización solicitada extendería internacionalmente la protección de la marca española sin registro internacional. La venta a la filial tampoco es una primera comercialización y VONDOM USA no hace uso de la marca controvertida.
Los gastos por los requerimientos extrajudiciales de los Letrados se cubrirían a través de las costas procesales y no como gastos de investigación.
El demandante eligió el art. 43.2.a) LM como criterio indemnizatorio y el perito judicial aplica el "margen comercial neto de impuestos" y no el beneficio elegido por el demandante, lo que supone un error del informe del perito judicial.
Objeto del recurso de apelación
Conforme el art. 456 LEC el objeto del recurso de apelación deberá ceñirse a los hechos y fundamentos combatidos por las partes que hayan sido objeto de debate en la primera instancia.
La peculiar tramitación de este procedimiento no ha sido impugnado por las partes, que consintieron el dictado de una sentencia de allanamiento y la postergación de la cuantía indemnizatoria al trámite de los arts. 712 y siguientes LEC . Ahora bien, aunque no haya sido discutido, no podemos dejar de destacar la defectuosa forma de tramitación llevada a cabo en la primera instancia.
Así, la parte demandada no se allanó a la demanda...
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