SAP Alicante 393/2019, 29 de Marzo de 2019
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2019:771 |
| Número de Recurso | 965/2018 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 393/2019 |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 965 (U-44) 18
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 78/18
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 393/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión Europea y nulidad de marca nacional, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 78/18, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Logisber Forwarding S.L., representada en este Tribuna por el Procurador Dª. Pilar Fuentes Tomás y dirigida por el Letrado Dª. Cristina Vendrell Coll; y como parte apelada la mercantil demandada Logiber S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigida por el Letrado D. José Ricardo Lamadrid Lastano. La mercantil apelada ha impugnado la Sentencia al oponerse al recurso de la demandante apelante que se ha opuesto, en el trámite pertinente, a la impugnación formulada.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 78/18, dictó Sentencia con fecha 17 de julio de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta pordoña Pilar Fuentes Tomás, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil LOGISBER FORWARDING, S.L. contra la mercantil LOGIBER, S.L. de tal manera que:
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Declaro nulo de pleno derecho el registro de la Marca Española M 3631749 LOGIBER mixta inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas titularidad de LOGIBER, S.L.
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No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.
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Desestimo las demás pretensiones ejercitadas contra la demandada."
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición, al que se opuso la parte apelada, formulando además impugnación de la que, sin embargo, no se dio traslado a la parte apelante. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 18 de octubre de 2018 donde fue formado el Rollo número 965/U-44/18 en el que se acordó devolver los autos para subsanar la falta de traslado de la impugnación de la Sentencia a la parte apelante. Reintegradas las actuaciones tras la subsnación indicada, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 21 de marzo de 2019 en que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Tiene su origen el litigio que nos ocupa en la demanda deducida por la mercantil Logisber Forwarding S.L., con base a la titularidad de la marca UA nº 004851622 Logisber Forwarding, mixta con la siguiente representación: Se deduce la demanda por la actora ante el uso por parte de la demandada del signo distintivo Logiber, tanto como signo distintivo de sus servicios de transporte, como nombre de dominio, nombre comercial y denominación social, que entiende son usos con los que se infringe su marca, promoviendo además la nulidad de la marca nacional de la demandada nº 3631749 Logiber, mixta, representada como sigue: La Sentencia de instancia ha desestimado las pretensiones deducidas en la demanda formulada por Logisber en relación a la acción por infracción de su marca UE al considerar que la inacción de la actora frente a la marca nacional, nº 2242597, mixta, Logiber, para la clase 39, registrada por la demandada desde el día 7 de febrero de 2000, permite apreciar prescripción por tolerancia ya que la actora se limita a deducir su acción frente a la marca nacional mixta Logiber, para las clases 39 y 42 nº M3631749, de 28 de septiembre de 2016, sin diferenciar en la acción de infracción deducida entre periodos cuando está acreditado el uso del signo Logiber a través del dominio www.logiber.es desde el día 29 de mayo de 2002, utilizándose en modo compatible con lo establecido en el art. 39.2.a) LM .
Estima sin embargo la Sentencia la pretensión de nulidad de la marca española nº 1361749, Logiber, mixta, titularidad de la demandada Logiber S.L., al considerar que los signos apenas se diferencian, siendo plentamente coincidentes los signos en su elemento aplicativo.
En desacuerdo con tales pronunciamientos, formula recurso de apelación la entidad demandada, impugnándose en el trámite correspondiente por la demandada la declaración de nulidad total de su marca nacional.
En relación al recurso de apelación señala la actora que en relación a la acción de infracción deducida en la demanda, la decisión de la instancia parte de una premisa errónea ya que no es cierto que la demandada sea titular de la marca española nº 2242597 desde el año 2000 y que la venga utilizando desde el año 2002 de forma pacífica en el mercado, hechos a partir de los cuales afirma la Sentencia, concurre prescripción por tolerancia. Lo cierto es, dice el apelante, 1) que Logisber es titular registral de la marca UE desde el día 23 de enero de 2007 -fue solicitada el 16 de enero de 2006- para los servicios clase 35 y 39 y; 2) que Logiber S.L., es titular solo de una marca española, la nº 3631749, solicitada el día 28 de septiembre de 2016 y concedida el día 7 de abril de 2007, marca en suma posterior a la marca UE, marca frente a la que se deduce acción de nulidad. Yerra la Sentencia al considerar, dice la recurrente, que la marca española nº 2242597 Logiber estaba en vigor, pues la demandada omitió que esa marca estaba caducada desde marzo de 2012 -como se acreditó documentalmente en la Audiencia Previa- por falta de renovación lo que significa que cuando se formula demanda solo está registrada y en vigor la marca española nº 3631749, posterior a la marca de la actora, en modo tal que ésta es quien tiene un derecho prioritario sobre el signo Logisber -art 9 RMUE-, sin que el hecho de que la demandada fuera titular en su día de una marca, luego caducada, le otorgue derecho alguno prioritario ni le legitime para el uso del signo en el mercado.
No cabe por tanto, concluye el apelante, desestimar la acción de infracción acudiendo a la figura de la prescripión por tolerancia, tanto menos cuando no se da requisito ninguno de dicha figura.
En efecto, esta figura, recogida en el art. 52.2 LM y 54.2 RMUE, solo puede ser apreciada cuando concurren, dice -entre otras que cita el apelante- la STJUE de 20 de abril de 2016, asunto T-77/15, cuatro requisitos, a saber, que la marca posterior esté registrada, segunda que la solicitud de la marca posterior se haya realizado de buena fe por su titular, tercera, que se haya utilizado de manera efectiva y real en el estado miembro en el que la marca anterior está protegida y, en cuarto lugar, que el titular de la marca anterior haya conocido y tolerado el uso de la marca posterior, siendo así que en el caso, ninguno de estos requisitos concurre.
En efecto, no hay marca posterior a la de la recurrente registrada durante más de cinco años pues la primera marca española Logiber está cancelada al tiempo de formular demanda, no sirviendo de base para la figura de la prescripción por tolerancia que se refiere a marcas posteriores registradas, mientras que la segunda marca española Logiber es posterior a la de la recurrente pero registrada el 17 de abril de 2017, en modo tal que cuando se formula demanda -1 de febrero de 2018- no ha transcurrido ni un año desde su concesión, siendo irrelevante que se hubiera tolerado la utilización de la marca primera Logiber desde la perspectiva de la prescripción por tolerancia, tal y como dice la STJUE de 16 de noviembre de 2016, asunto T-278/04, no siendo tampoco valorable esa convivencia desde la perspectiva del riesgo de confusión pues como dice la STJUE de 11 de mayo de 2005, asunto T-31/03, el solicitante de la nueva marca debe acreditar que la coexistencia anterior se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, lo que ni se alega por la demandada ni tanto menos se acredita, reconociéndose en la Sentencia de instancia que sí hay riesgo de confusión entre el signo Logisber y Logiber, estimándose por ello la acción de nulidad.
Pero tampoco concurre el segundo presupuesto de la prescripción por tolerancia, pues la marca no se ha usado de formam efectiva y real en el mercado durante cinco años ni se ha tolerado por la recurrente ese uso, correspondiendo además la prueba de que existe un conocimiento efectivo del uso por el titular de la marca posterior al titular de dicha marca, siendo así que en el caso, aunque se dice en la Sentencia de instancia que el uso se acredita por el registro del dominio logiber.es desde mayo de 2002 y que se acompañan certificados de operadores económicos que así lo acreditan, es lo cierto que, primero, en cuanto al registro del dominio, ello no significa que haya acreditado que se haya usado en el mercado, que se haya usado como marca y que se haya usado de modo efectivo y real, no habiéndose en el caso ni siquiera acreditado que el nombre de dominio estuviera operativo durante esos años ni aportado historial de la web, segundo, en...
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