SAP Madrid 131/2019, 15 de Marzo de 2019

PonenteJOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
ECLIES:APM:2019:4830
Número de Recurso514/2017
ProcedimientoRecurso de apelación
Número de Resolución131/2019
Fecha de Resolución15 de Marzo de 2019
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0195678

Materia: Marcas. El allanamiento ha de ser expreso. Registro de mala fe. Integración del suplico de la demanda con los fundamentos. Competencia desleal. Complementariedad relativa. Función de inversión de la marca.

ROLLO DE APELACIÓN: 514/2017

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario núm. 846/2014

Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid

Parte apelante: PROTEDAT S.L.

Procurador: Dña. VIRGINIA ARAGÓN SEGURA

Letrado: D. LUIS PLAZA FERNÁNDEZ-VILLA

Parte apelada: TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L.

Procurador: D. EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Letrado: D. XAVIER MARIANO SAMPEDRO FROMONT

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA

SENTENCIA NÚM. 131/2019

En Madrid, a quince de marzo de dos mil diecinueve.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ y D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 514/2017 los autos del procedimiento ordinario nº 846/2014 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, el cual fue promovido por PROTEDAT S.L. contra TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L., siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas y competencia desleal.

Han sido partes en el recurso como apelante, PROTEDAT S.L. y como apelada TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L.; todos ellos representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 10 de diciembre de 2014 por la representación de PROTEDAT S.L. contra TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"Declare que la sociedad TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L., ha realizado actos de violación de la marca propiedad de la sociedad PROTEDAT, S.L., mediante la utilización del signo distintivo CANASTA ALAMILLO.

Condene a la sociedad TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L., a la cesación en la utilización del signo distintivo CANSTA ALAMILLO.

Prohíba a la sociedad TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L. realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo CANASTA ALAMILLO, o cualquier otro que incorpore la denominación CANASTA ALAMILLO, o semejantes, que pudieran vulnerar los derechos de la sociedad PROTEDAT, S.L.

Condene a la sociedad TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L. a la retirada del tráf‌ico económico de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo CANASTA ALAMILLO, en su poder.

Condene a la sociedad TAQUERÍA DEL ALAMILLO, S.L. a la destrucción (o a la cesión con f‌ines humanitarios, si fuera posible, a lección del actor) de los productos ilícitamente identif‌icados en el signo distintivo CANASTA ALAMILLO que estén en posesión del demandado.

Condene a la sociedad TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L., a pagar a mi representada la cantidad del 1 % que se concrete en ejecución de Sentencia, de conformidad con las bases descritas en el cuerpo del presente escrito.

Que con cargo al demandado, se acuerde la publicación parcial de la sentencia, en un periódico de tirada de Madrid.

Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada".

SEGUNDO

La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas de contrario.

TERCERO

Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid dictó sentencia, con fecha 16 de enero de 2017 cuyo fallo era el siguiente:

"Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por PROTEDAT, S.L. contra, TAQUERÍA DEL ALAMILLO, S.L., con expresa condena en costas de la parte actora"

CUARTO

Publicada y notif‌icada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de PROTEDAT S.L. se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte.

QUINTO

Recibidos los autos en fecha 16 de junio de 2017, se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada, con sus respectivas defensa y representación.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 14 de marzo de 2019.

SEXTO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, que expresa el parecer del tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

DESARROLLO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA.- PROTEDAT S.L. (en adelante PROTEDAT) entabló demanda contra TAQUERÍA DEL ALAMILLO S.L. (en adelante TAQUERÍA), por vulneración de derechos sobre la marca española núm. 3090932 y por competencia desleal.

En la demanda se indica que la actora registró la marca mixta indicada, cuya parte denominativa es "CANASTA ALAMILLO", para las actividades de la clase 35 y especialmente la venta al detalle en comercio.

El demandante señaló en su escrito rector que un proveedor le preguntó si tenía relación con el establecimiento denominado "CANASTA DEL ALAMILLO" sito en la calle Segovia de Madrid.

A la vista de dicha información, la actora ref‌iere que remitió un burofax a la demandada el día 11 de febrero de 2014 para que cambiara el nombre del establecimiento. Sin embargo, en lugar de cesar en el uso del signo, la demandada formuló recurso de reposición ante la Of‌icina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por el motivo indicado, la demandante af‌irma que paralizó el comienzo de la actividad hasta que se resolviera el recurso. Sin embargo, la demandada ha continuado usando la marca, incluso después de que se desestimara en fecha 3 de julio de 2014 el recurso planteado ante la OEPM.

Señala la actora que la actividad desplegada por la demandada constituye un aprovechamiento desleal del esfuerzo de la reputación ajena.

En la demanda se ejercitan las acciones de cesación e indemnización de daños y perjuicios, conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) así como las acciones derivada de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD), al amparo de su artículo 20, referente a la realización de prácticas engañosas por confusión para los consumidores.

La demandada señala que TAQUERÍA inició sus operaciones en 1998 y desde el año 1999, tiene registrado el signo distintivo "TAQUERÍA DEL ALAMILLO" como rótulo de establecimiento y como marca.

En la contestación a la demanda se indica que la demandada ha venido usando la palabra ALAMILLO con distintas variantes para identif‌icar en el mercado las diferentes actividades que viene realizando. De este modo, regenta el establecimiento "Taquería del Alamillo" en la Plaza del Alamillo; el denominado "Restaurante Alamillo" en la calle Conde I; y la tienda "Canasta del Alamillo" de la calle Segovia, que es la que ha dado lugar al litigio.

La demandada señala que está presente en el mercado desde el siglo pasado en sus distintas actividades, que se anuncian en su página web y constituyen un referente de la comida mexicana en Madrid. Por ello, considera inverosímil pensar que PROTEDAT no reparara en su existencia cuando registró la marca CANASTA ALAMILLO.

La demandada resalta que PROTEDAT no ha hecho ningún acto preparatorio del uso de la marca registrada, a pesar de que el recurso en su día presentado ante la OEPM fue rechazado el 3/7/2014.

En la contestación se expresa que la actora incurre en abuso del derecho, haciendo un uso antisocial del registro en la OEPM.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que el registro de la marca CANASTA ALAMILLO por parte de la actora, se efectuó de mala fe, lo que es motivo de nulidad absoluta de la marca conforme dispone el art. 51.1b) LM .

La juzgadora de la anterior instancia resalta que PROTEDAT no ha iniciado actividad alguna en uso de la marca CANASTA ALAMILLO y tiene a la venta el nombre de dominio www.canastadelalamillo.com.

La juez "a quo" constata asimismo PROTEDAT tenía conocimiento de que la marca registrada se venía empleando por la demandada. Al respecto, la juzgadora constata que "Canasta del Alamillo" es una derivación de "Taquería del Alamillo", que es una marca y rótulo de establecimiento conocidos desde hace años para designar un restaurante mexicano. En la página web de este restaurante se publicitaba además la tienda "Canasta el Alamillo".

Por otro lado, la juez "a quo" ref‌iere que resulta inverosímil la versión ofrecida por la actora referente a que se enteró de la existencia de la tienda objeto de la Litis después del registro a través de un proveedor del que no aporta dato alguno, careciendo dicho alegato de respaldo probatorio.

Frente a dicha sentencia ha formulado recurso la parte actora, que seguidamente será objeto de análisis.

SEGUNDO

ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO.- Se indica por el recurrente que la demandada ha efectuado un "allanamiento real" a sus pretensiones, pues admitió en juicio haber retirado los rótulos, carteles anunciadores y tiques de venta con la marca Canasta del Alamillo.

De contrario se niega tal allanamiento, signif‌icando que la retirada de los signos del establecimiento se ha realizado como medida preventiva a resultas de lo que se derive...

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