SAP Barcelona 282/2005, 7 de Junio de 2005

PonenteIGNACIO SANCHO GARGALLO
ECLIES:APB:2005:5976
Número de Recurso148/2005
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución282/2005
Fecha de Resolución 7 de Junio de 2005
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª

D. IGNACIO SANCHO GARGALLOD. LUIS GARRIDO ESPAD. JOSE LUIS CONCEPCION RODRIGUEZ

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 148/05-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 8/2004

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JOSE LUIS CONCEPCION RODRIGUEZ

En la ciudad de Barcelona, a siete de Junio de dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 8/2004 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, a instancia de NEW AGE INVESTMENT S.L. UNIPERSONAL, representada por el procurador Carlos Montero Reiter, contra DEA PLANETA, S.L., representada por el procurador Antonio María Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en dichos autos el día 24 de noviembre de 2004.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de NEW AGE INVESTMENT S.L.U no ha lugar a ninguna de las peticiones planteadas contra la mercantil DEA PLANETA, S.L.; imponiendo a la actora las costas del procedimiento"

SEGUNDO

La representación procesal de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para votación y fallo el día 18 de mayo de 2005.

TERCERO

En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

En la primera instancia, la actora compareció como titular de la marca registrada nº 1.056.548 "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" para clase 35 del nomenclator, y denunció el uso por la demandada del slogan publicitario "VUELVE A CASA POR NAVIDAD" en la campaña promocional del film "LA CASA DE LOS 1000 CADAVERES", por constituir una violación de la referida marca notoria y renombrada, además de un comportamiento desleal de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. Además de las acciones declarativas de violación del derecho de marca y de comportamiento constitutivo de competencia desleal, la demanda ejercitó las acciones de cesación del uso del referido slogan, de remoción (retirada del mercado de las etiquetas, carteles material publicitario, rótulos, documentos mercantiles¿ con dicho slogan) y de indemnización de daños y perjuicios (1.255,44 euros por daño emergente y 50.080,34 euros de lucro cesante), así como de publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional.

En síntesis, la sentencia de primera instancia desestima las acciones marcarias, después de declarar acreditado la titularidad de la marca del actor y del empleo del slogan publicitario por la demandada, porque los productos designados y el público destinatario son distintos, lo que excluye el riesgo de confusión. Y desestima igualmente las acciones de competencia desleal porque no existe mala fe imputable a la demandada, ni posible situación de confusión en el mercado, ni aprovechamiento del buen nombre de la demandante en la medida en que los ámbitos del tráfico mercantil son claramente distintos y diferenciados.

La actora recurre esta sentencia en apelación por las siguientes razones:

  1. La sentencia no ha tenido en cuenta que, una vez admitido que su marca es notoria y renombrada, el riesgo de confusión es mucho mayor.

  2. La sentencia niega la existencia de un aprovechamiento indebido y menoscabo del poder distintivo de la marca porque no ha existido una actuación denigratoria de los productos y del renombre de la entidad demandante, cuando nada tiene que ver la denigración de los productos con el riesgo de dilución de la marca.

  3. La sentencia entra en contradicción al considerar la marca de la actora notoria y renombrada y, al mismo tiempo, entender su parte más representativa ("Vuelve a casa por navidad") como una frase frecuente y cotidianamente utilizada.

  4. La sentencia desestima las acciones de competencia desleal sin tener en consideración la condición de notoriedad y renombre de la marca de la actora.

SEGUNDO

La actora acredita documentalmente ser titular de la marca denominativa "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" nº 1.056.548, registrada en la clase 35 del nomenclator para distinguir "una frase publicitaria para los productos protegidos por la marca 92.780" (folio 70). Por su parte, esta última marca registrada, la nº 92.780, lo está en la clase 30, para identificar "turrones y dulces y toda clase de productos de confitería" (folio 72).

La titular de esta marca denuncia la violación del ius prohibendi que le reconoce el art. 34.2 LM, como consecuencia del empleo por la demandada del slogan "Vuelve a casa por Navidad", entre los meses de noviembre y diciembre de 2003, para la promoción de la película de terror "La Casa de los 1000 Cadáveres". La actora tan sólo ha logrado acreditar documentalmente que en los anuncios televisivos de la referida película de terror, en noviembre y diciembre de 2003, se empleó por medio de una voz en off la frase "Vuelve a casa por Navidad" (CD unido al folio 173, y folios 176 y ss). La demandada, que no niega este hecho, ha aportado suficiente prueba documental sobre la promoción de esta película que acredita que propiamente el slogan de la película, que servía de reclamo publicitario, era "Si entras no saldrás jamás", lo cual resulta lógico pues tiene mayor poder de reclamo para el producto que se anuncia que el slogan de la actora, cuyo empleo puede calificarse de accesorio, aunque no deje de existir.

TERCERO

Como muy bien argumenta la sentencia recurrida, el ius prohibendi alcanza también al uso del signo distintivo en la publicidad [art. 34.3.d) LM], por lo que el uso del slogan "Vuelve a casa por Navidad" para la promoción de la película de terror "La Casa de los 1000 Cadáveres" constituiría un acto de violación de la marca denominativa "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" nº 1.056.548 siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el art. 34.2 LM. Descartados los dos primeros supuestos (que exigen una identidad o semejanza de signos y que los productos o servicios sean idénticos similares), pues aunque el empleo fonético del signo es prácticamente idéntico -Vuelve(n) a casa por Navidad-, los productos son totalmente distintos, en un caso son turrones y en otro una película de terror, nos centraremos en el análisis del tercer supuesto. De acuerdo con el art. 34.2.c) LM, la marca registrada confiere a su titular "el derecho de prohibir a terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (¿) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede...

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