SAP Baleares 302/2006, 26 de Junio de 2006
| Ponente | SANTIAGO OLIVER BARCELO |
| ECLI | ES:APIB:2006:1374 |
| Número de Recurso | 219/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 302/2006 |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Baleares, Sección 5ª |
SENTENCIA Nº 302
Ilmo. Sr. Presidente:
D. MIGUEL CABRER BARBOSA
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. MATEO RAMÓN HOMAR
D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ
En PALMA DE MALLORCA, a veintiséis de Junio de dos mil seis.
VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos, de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 17 de Palma, bajo el Número 751/04, Rollo de Sala Número 219/06, entre partes, de una como demandado apelante D. Juan Enrique , representado por la Procuradora Dª Margarita Jaume Noguera y asistido por el Letrado D. Fernando Gallego Jiménez; y de otra como demandante apelada la entidad "Hugo Boss, A.G" representada por el Procurador D. Juan José Pascual Fiol y asistida por la Letrada Dª Patricia Koch Moreno.
ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ
Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado Juez, del Juzgado de Primera Instancia Número 17 de Palma en fecha 30 de noviembre de 2005, se dicto sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Pascual Fiol, en nombre y representación de Hugo Boss A.G, contra D. Juan Enrique : 1.- declarando que las marcas concedidas a nombre de la parte demandada nº 2430358 BO55, en clase 18; nº 2493944 BO55, en clase 25; nº 2493945 BO55, en clase 24; y nº 2522910 BO55, en clase 3, 9 y 14, son nulas por haberse solicitado con mala fe, inducir a confusión, asociación y suponer aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de la actora; 2.- condenando a la parte demandada a cesar y abstenerse en el futuro en la solicitud, registro y uso de nuevos signos distintivos que incorporen la expresión "BO55" o cualquier otra que resulte confundible o asociable con la marca de la actora; 3.- condenando a la parte demandada a estar y pasar por los anteriorespronunciamientos; 4.- librando, una vez firme la presente, mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de las marcas nº 2430358 BO55, en clase 18; nº 2493944 BO55, en clase 25; nº 2493945 BO55, en clase 24; y nº 2522910 BO55, en clase 3, 9 y 14, concedidas a la parte demandada; 5.- Imponiendo a la parte demandada el pago de las costas procesales causadas".
Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandada, se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 6 de junio del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales salvo el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos y a la complejidad de las cuestiones planteadas.
Formulada demanda sobre declaración de nulidad de las marcas concedidas a D. Juan Enrique y la cancelación de las mismas, por parte de la entidad "Hugo Boss A.G", contra D. Juan Enrique , fue contestada por éste y, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, reducida a documentales, aquélla fue estimada en la instancia por Sentencia de fecha 30-noviembre-2005 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Pascual Fiol, en nombre y representación de Hugo Boss A.G, contra D. Juan Enrique : 1.- declarando que las marcas concedidas a nombre de la parte demandada nº 2430358 BO55, en clase 18; nº 2493944 BO55, en clase 25; nº 2493945 BO55, en clase 24; y nº 2522910 BO55, en clase 3, 9 y 14, son nulas por haberse solicitado con mala fe, inducir a confusión, asociación y suponer aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de la actora; 2.- condenando a la parte demandada a cesar y abstenerse en el futuro en la solicitud, registro y uso de nuevos signos distintivos que incorporen la expresión "BO55" o cualquier otra que resulte confundible o asociable con la marca de la actora; 3.- condenando a la parte demandada a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos; 4.- librando, una vez firme la presente, mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de las marcas nº 2430358 BO55, en clase 18; nº 2493944 BO55, en clase 25; nº 2493945 BO55, en clase 24; y nº 2522910 BO55, en clase 3, 9 y 14, concedidas a la parte demandada; 5.- Imponiendo a la parte demandada el pago de las costas procesales causadas"; contra cuya resolución se alza la representación procesal del demandado, alegando que no ha sido probada la supuesta mala fe en la solicitud de las marcas, que es titular de las cuatro marcas hasta que una resolución firme no diga lo contrario, que en la comparación de signos distintos deben seguirse criterios de ponderación conjunta, que la Oficina Española de Patentes y Marcas no vislumbró incompatibilidad alguna entre el signo BO55 y el signo BOSS, que existen diferencias conceptuales y ámbitos empresariales antagónicos que hacen imposible una confusión o riesgo de asociación, y que resulta desproporcionada la condena en costas, e interesa la revocación de la sentencia recurrida por desestimación de la demanda interpuesta de contrario.
La parte demandante se opone al recurso formalizado de adverso, alegando la incompatibilidad de las marcas amén de la mala fe del demandado, que las marcas son gráficamente idénticas, que BOSS es marca notoria y renombrada, y las concedidas designan productos idénticos o similares, y que procede imponer las costas al demandado que pudo allanarse y no lo hizo, y viene a interesar, por desestimación del recurso de apelación, la confirmación de la resolución recurrida.
Conviene precisar, a modo de adelanto, y siguiendo la mejor doctrina, que en el ámbito puramente interno español hay dos líneas de jurisprudencia que deben tenerse en cuenta. Por una parte, existe la jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo, que es abundantísima y en la que se resuelven los recursos planteados contra la concesión o la denegación de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y por otra parte, existe la juriprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, referente al ejercicio de acciones por parte de los titulares de marcas o contra ellos (acciones por violación de marcas o de otros signos distintivos, y acciones de nulidad y caducidad principalmente). Esta jurisprudencia civil del Tribunal Supremo es muchísimo menos copiosa que la contencioso-administrativa, y debe tenerse en cuenta que esta última, esto es, la jurisprudencia contencioso-administrativa, no constituye jurisprudencia en sentido estricto a los efectos del recurso de casación civil ante la Sala Primera. Ello no obstante, la propia Sala Primera ha declarado en alguna sentencia que, aunque la jurisprudencia contencioso-administrativa no tiene la consideración de jurisprudencia civil, sí que tiene una autoridad que debe ser tomada en consideración, por el gran número de sentencias que hacen que la Sala correspondiente del Tribunal Supremo tenga un alto nivel de especialización en estas materias ( STS, Sala 1ª, de 22 de septiembre de 1999 ).
Según el artículo 1 de la Ley de Marcas Centro de Documentación Judicial
o similares de otra persona>>.
La marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto, el derecho exclusivo sobre la marca no se refiere al signo en abstracto sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica.
Así pues, la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica ( STS, Sala 1ª, de 20 de junio de 1994 ).
Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general. Esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca.
En atención a razones de interés público, para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que reúna los siguientes requisitos absolutos:
Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad). El signo debe tener autonomía frente a los productos o servicios a los que se pretende aplicar como marca. Y esta autonomía tiene dos manifestaciones: una intelectual y otra material.
Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esta clase de servicio o producto.
Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares.
Respecto de la genericidad de los signos interesa destacar tres factores:
En primer término, que la genericidad ha de existir en el signo referido los productos o servicios concretos para los que ese signo pretende proteger como marca. ( STS, Sala 1ª, 28 de noviembre de 1988 ).
En segundo lugar hay que tener en cuenta que la genericidad de un signo no se da con carácter permanente y estático, sino que puede variar con el transcurso del tiempo, del mismo modo que cambia el significado de las palabras al evolucionar el lenguaje.
Supuesto que la genericidad de un término puede variar con el tiempo, también puede ocurrir que un signo genérico llegue a adquirir la...
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