SAP Burgos 459/2005, 27 de Octubre de 2005
| Ponente | JUAN FRANCISCO SANCHO FRAILE |
| ECLI | ES:APBU:2005:913 |
| Número de Recurso | 311/2005 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 459/2005 |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Burgos, Sección 3ª |
SENTENCIA Nº 459.
En Burgos, a veintisiete de octubre de dos mil cinco.
VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala núm. 311 de 2.005, dimanante del juicio ordinario número 165/04, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Burgos , sobre violación de derechos de propiedad industrial y competencia desleal, en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de fecha 2 de Marzo de 2.005 , en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandantes-apelantes 2ª, las mercantiles "GALLETAS UNITED BISCUITS, S.A." y "UNITED BISCUITS IBERIA, S.L.", representadas por el Procurador D. José María Manero de Pereda y defendidas por laLetrada Dª Cristina Duch Fonoll; y, como demandada- apelante 1ª, la mercantil "GALLETAS GULLÓN, S.A.", representada por la Procuradora Dª María Ángeles Santamaría Blanco y defendidas por el Letrado D. José Massaguer Fuentes. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN SANCHO FRAILE, que expresa el parecer de la Sala.
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- Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que debo de desestimar y desestimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Manero de Pereda, en nombre y representación de las mercantiles, "GALLETAS UNITED BISCUITS, S.A.", y "UNITED BISCUITS S.L." , contra la también mercantil "GALLETAS GULLÓN, S.A.", representada por la Procuradora Sra. Santamaría Blanco y, en consecuencia, debo de absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones en ella contenidas con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte actora . Debo de desestimar y desestimo la demanda reconvencional, presentada por la Procuradora Sra. Santamaría Blanco , en nombre y representación de la mercantil "GALLETAS GULLÓN S.A.", contra "GALLETAS UNITED BISCUITS, SA" y "UNITED BISCUITS, S.L.", absolviendo a la demandada, de las pretensiones deducidas en su contra , con expresa imposición de las costas a la parte actora-reconviniente.
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- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de ambas partes litigantes, respectivamente, se presentaron sendos escritos preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizaron dentro del término que les fue concedido al efecto. Dado traslado a las partes de los recursos interpuestos de adverso, para que en el término de diez días presentasen escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificaron en tiempo y forma, oponiéndose cada una a los recursos interpuestos de contrario; acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
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- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 25 de octubre pasado, en que tuvo lugar.
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- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.
Se aceptan, en lo sustancial, los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, salvo en lo que sean contrario a los que siguen.
Por la representación de la parte demandada y apelante, se impugna la sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada su revocación parcial y se estimen íntegramente las pretensiones ejercitadas en la demanda reconvencional y condene en costas a "United Biscuits".
En la Alegación Única de impugnación se funda la misma en la infracción del artículo 51.1.a) de la Ley de Marcas en relación con el artículo 5.1.e) de esta Ley : el signo objeto de la marca española nº
1.997.588 está constituido por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto (galletas tipo sándwich con galleta de cacao y relleno de producto lácteo) y, por ello, se halla incurso en una causa de nulidad absoluta.
El artículo 51.1.a) de la Ley de Marcas establece que "el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:
a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley ".
Por su parte, el artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas , establece que "no podrán registrarse como marca los signos siguientes:
e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto".
La sentencia de instancia considera que al producto habitual -galleta, tipo sándwich, de cacao y leche- se añaden toda una serie de grafismos, dibujos y disposiciones que convierten en algo peculiar y singular a la galleta litigiosa de la sociedad actora reconvenida.
La recurrente, "Galletas Gullón, S.A.", considera que la forma impuesta por la naturaleza del producto, a que se refiere la prohibición antes mencionada, es la forma habitual, usual o común del producto para el que se registra; es la forma estandarizada del producto para el que está registrado y se aplica en el mercado -el de las galletas tipo sándwich con cacao en la galleta y relleno de productos lácteos y azúcar- siendo irrelevante la notoriedad de la marca denominativa "Oreo", como de la existencia de formas alternativas -grafismos y disposiciones de la superficie de la galleta, que serían elementos accesorios y no evitarían la aplicación de la prohibición absoluta del artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas -.
Debe subrayarse que la causa legal alegada como infringida, letra e) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas , no se corresponde con el contenido de la argumentación concerniente a las formas usuales, habituales o comunes de los productos, propia de la causa contemplada en las letras b) o d) del mencionado precepto y apartado, lo cual supone una desviación de la causa de pedir, pues los hechos integrantes y los conceptos jurídicos son distintos, las formas impuestas por la naturaleza del propio producto con las formas usuales o estandarizadas del mismo.
No obstante, el signo tridimensional controvertido nº 1.977.588, no está constituido "exclusivamente" por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.
Hay conformidad en que la estructura sándwich, la forma redonda y el color blanco de relleno, no son apropiables ni constituyen marca.
Por el contrario, el color negro de la galleta no es una forma del signo sino una cualidad, de modo que no se comprende en la prohibición de la letra e) del artículo 5.1. de la Ley de Marcas - correspondería, más bien, al apartado letra c)-. En cualquier caso, el color no deriva necesariamente de la naturaleza del producto, como explica el informe pericial del Dr. Jose Manuel , sino que es el resultado de un tratamiento específico; y existen galletas de este tipo que se distinguen por otro color, utilizándose también el cacao como ingrediente.
El carácter distintivo de una marca viene determinado sustancialmente por una visión o examen del conjunto de todos sus elementos, coherente con la posibilidad de conjugar varios signos, conforme habilita el artículo 5.3 de la Ley de Marcas . Lo trascendente jurídicamente es que tal conjunción resulte la distintividad que exige el artículo 4.1 de la Ley mencionada ; criterio que se intensifica cuando se trata de una marca tridimensional en la que esos signos son más relevantes. Pues bien, del examen del envase y galleta de la sociedad actora, se aprecia su singularidad por todo el conjunto de sus características formales, color y ornamentación que contiene, que se describe en la marca registrada.
Por otro lado, la causa a la que se...
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