SAP Madrid 422/2006, 26 de Octubre de 2006
| Ponente | GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL |
| ECLI | ES:APM:2006:13511 |
| Número de Recurso | 488/2004 |
| Número de Resolución | 422/2006 |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 21ª |
SANTIAGO GARCIA FERNANDEZ GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL RAMON BELO GONZALEZ
AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 21
MADRID
SENTENCIA: 00422/2006
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 21
1280A
Tfno.: C/ FERRAZ, 41 Fax: 913971838-39-41-42
-
N.I.G. 28000 1 7007220/2004
Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 488/2004
Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2001
Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 15 de MADRID
Ponente: ILMO. D. SANTIAGO GARCÍA FERNÁNDEZ
CM
De: ZAPF CREATION AG, SIMBA ESPAQA, S.A.
Procurador: MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO, MARIA ISABEL CAMPILLO GARCIA
Contra:
Procurador:
SENTENCIA
MAGISTRADOS Ilmos Sres.:
D. GUILLERMO RIPOLL OLAZÁBAL
D. RAMÓN BELO GONZÁLEZ
D. SANTIAGO GARCÍA FERNÁNDEZ
En Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil seis. La Sección Vigesimoprimera de la
Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 133/2001, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante-demandante Zapf Creatión Ag, y de otra, como apelante-demandado Simba España, S.A.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el ILMO. Sr. D. SANTIAGO GARCÍA FERNÁNDEZ.
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Madrid, en fecha 9 de enero de 2004, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la Mercantil ZARF CREATION AG contra SIMBA ESPAÑA, S.A., absuelvo a la parte demandada de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante y demandada, admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.
Por providencia de esta Sección, de 17 de febrero de 2006, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública.
En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia en esta alzada, por lo voluminoso de los autos que contienen 3322 folios.
Se revocan, parcialmente, los fundamentos que contempla la resolución recurrida debiendo sustituirse los que se contradigan por los que a continuación se enuncian; y:
Frente a la sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta por la entidad ZAPF CREATION AG, contra la entidad SIMBA ESPAÑA, S.A., como se ha hecho constar en el correspondiente capítulo de antecedentes que contiene la presente resolución, se alzan ambas partes litigantes en la instancia que en lógica y congruencia jurídica exigen un tratamiento por separado.
RECURSO DE LA ENTIDAD ZAPF CREATION AG
- Impugna la sentencia justificando el recurso en esta alzada en un extenso escrito alegando diferentes motivos precedidos de uno preliminar en el que califica, en definitiva, totalmente errónea la conclusión desestimatoria de sus pretensiones deducidas en la instancia. Así, en primer lugar, frente a lo contemplado en el FJ ordinal cuarto, esto es, que la entidad demandada venía utilizando la expresión NEW BORN BABY no a título de marca sino como característica del muñeco recién nacido que comercializaba bajo la marca SIMBA. Pues bien, los documentos núms. 57, y 89, aportados junto con el escrito de contestación a la demanda, a su entender, demostraban que el distintivo NEW BORN BABY ocupaba el 30% de la hoja; mientras la palabra SIMBA era menos visible y ocupaba tan solo el 5% restante, circunstancia que acredita en relación con el muñeco afamado que explota y comercializa la parte apelante -BABY BORN- cuando menos, digno de catalogarse como un acto de confusión e imitación. El segundo motivo y frente a la afirmación que contempla la sentencia igualmente en el FJ ordinal cuarto, cuando afirma que los productos no eran idénticos, discrepa de dicha fundamentación sosteniendo que, si bien, los muñecos, la ropa, platos etc eran similares comparando los productos que comercializaban ambas entidades, a juicio de la entidad recurrente, en el presente supuesto, los suyos estaban cubiertos por la marca núm. - 610.997- denominada -BABY BORN- que distinguía muñecos y accesorios para juguetes. El tercer motivo y frente a lo que contempla la sentencia en el FJ ordinal cuarto, es decir, la expresión NEW BORN BABY utilizada por la entidad demandada y frente a la marca -BABY BORN- utilizada por la entidad apelante, concretamente, la afirmación de que eran diferentes y lo mismo ocurría respecto de su comparación fonética y gráfica. Pues bien, la utilización por la entidad demandada de la palabra BABY en letras mayores junto las palabras NEW BORN, frente a la palabra BABY en mayúscula junto con la palabra -born- en minúscula que utilizaba la parte apelante, eran claramente confundibles para los consumidores y comerciantes. El cuarto y quinto motivo con base en el art. 5 de la LCD, frente a la afirmación que contemplaba la sentencia en el FJ ordinal quinto, estimando que los muñecos eran similares, y, como premisa, concretamente que la comparación entre marcas no eran diferentes, sostenía por el contrario que yá en el año 1.997, la entidad demandada introdujo el muñeco denominado PIPI BABY modificando precisamente la presentación del producto a principios del año 2.000, que yá se asemejaba al explotado y comercializado por la entidad recurrente, era más, eran idénticos y similares tanto la cabeza como la cara. Como motivos ordinales sexto y séptimo tras afirmar en el recurso que la notoriedad de su muñeco tanto nacional como internacional, al menos, desde el año 91, la entidad demandada sólo lo comercializaba a partir del año 97, que no, desde el año 99, como erróneamente contempla la sentencia recurrida. Por último, concluía como motivo ordinal octavo frente a la afirmación de no haber acreditado la perdida o disminución de ventas del muñeco que explotaba; por el contrario la LM con base precisamente en el art. 38, habiendo acreditado que la introducción por parte de la entidad SIMBA del muñeco similar al suyo, obviamente, había privado a la entidad ZAPF CREATION AG de haber obtenido unas ganancias, y solicitaba determinadas bases a indemnizar, concretamente, el canon de un 10% sobre la facturación, por lo que su devengo y cómputo debía partirse para tener en cuenta justamente los cinco años anteriores a la presentación de la demanda en primera instancia, hasta el cese de la infracción.
- Recurso que contestó la entidad SIMBA mostrando, en síntesis, su total conformidad con la acertada fundamentación desestimatoria que contemplaba la sentencia, eso sí, salvo el pronunciamiento relativo a la no imposición de costas en primera instancia a ninguna de las partes por la especial complejidad, remitiéndose al escrito que impugnaba precisamente el FJ ordinal sexto y, en consecuencia, este Tribunal, debía desestimar en su integridad el recurso interpuesto de contrario y la imposición a la entidad ZAPF expresamente las costas causadas en esta segunda instancia por la resolución de su propio recurso.
RECURSO DE LA ENTIDAD ZAPF CREATION AG
- Limita su recurso en esta alzada alegando que el actual art. 394 de la LEC, había suprimido en materia de costas la posibilidad de apreciar circunstancias excepcionales que recogía el antiguo art. 523, texto del año 1.881, actualmente sólo se permitía la no aplicación del principio general del vencimiento, bien por las serias dudas de hecho o de derecho, bien se razone debidamente poniendo en relación los puntos en los que se aprecie dicha circunstancia limitándola con la jurisprudencia recaída en casos similares. Pues bien, la sentencia en el FJ ordinal sexto, contempla sólo la complejidad sin que la demanda interpuesta por la entidad ZAPF, a juicio de la parte co-apelante, a lo sumo era controvertida pero para nada compleja. En consecuencia, este Tribunal, debía revocar el pronunciamiento de costas e imponer las originadas en primera instancia expresamente a la parte allí demandante y mantener el resto de pronunciamientos.
- Recurso que contesto la entidad ZAPF en el que tras resumir su postura en cuanto discrepaba de la sentencia que desestima su demanda acumulada; concluía totalmente correcta la posibilidad de no imponer las costas a ninguna de las partes por el juzgador -a quo- con base precisamente en el art. 394 de la actual LEC.
Llegados a este punto y centrados en el anterior fundamento los términos de debate en esta alzada, debe anticiparse que tiene parte de razón, eso sí, no en su integridad, la entidad ZAPF CREATION AG, en adelante, sólo ZAPF, debiendo estimarse, parcialmente, el recurso por las razones que expondremos a continuación.
- Como antecedentes necesarios para la adecuada resolución del presente recurso, conviene destacar los siguientes: En primer término, la entidad ZAPF ejercitó en la instancia deduciendo demanda acumulada contra la entidad SIMBA, consistente en la restitución de los derechos de marca y posesión comercial del muñeco denominado -BABY born- que explotaba frente al muñeco que comercializaba la demandada bajo la denominación New Born Baby, esto es, la acción principal con base en la protección del derecho de marca internacional en España nº -610.997 expedida por la oficina española de patentes y marcas obrante al folio 372, distintivo -BABY BORN- al menos desde el -1-10-94- e interesaba del Juzgado la cesación y la indemnización de daños y perjuicios, arts 3, 31,...
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