SAP Las Palmas 335/2008, 9 de Julio de 2008
| Ponente | MARIA ELENA CORRAL LOSADA |
| ECLI | ES:APGC:2008:3229 |
| Número de Recurso | 513/2007 |
| Número de Resolución | 335/2008 |
| Fecha de Resolución | 9 de Julio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 4ª |
SENTENCIA
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a nueve de julio de dos mil ocho;
VISTAS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de G.C. en los autos referenciados (Juicios Ordinarios acumulados 144/05 y 199/05) seguidos a instancia de la entidad mercantil "VICTOR COMPANY OF JAPON, LTD", parte apelante, representada en esta alzada por el Procurador Don Javier Sintes Sánchez y asistida por el Letrado D. José Luis López Gutiérrez, contra las entidades mercantiles "IMPORTACIONES MIRAGE, S.L..", parte apelada, representada en esta alzada por el Procurador Don Carlos Muñoz Correa y asistida por el Letrado Don Ricardo Riera Antúnez, y contra Carlos Antonio , incomparecido en la alzada, a quien no se tiene por apelada al no referirse a ella los pronunciamientos recurridos de la sentencia de instancia, siendo ponente la Sra. Magistrada Doña Maria Elena Corral Losada, quien expresa el parecer de la Sala.
Por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de G.C., se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece:
1) Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. JAVIER SINTES SÁNCHEZ contra
D. Carlos Antonio : 1.1) Declaro la nulidad de la marca nº 2.588.364, MXJVC, en clase 9ª, inscrita a nombre de dicho demandado; 1.2) Condeno al citado D. Carlos Antonio a estar y pasar por esta declaración y a abstenerse en el futuro de usar dicha marca o de nuevos signos distintivos que incorporen expresiones confundibles y/o asociables con la expresión JVC para los productos para los que está concedida; 1.3) Se le condena igualmente al pago de las costas derivadas de la demanda en su contra ejercitada.
2) Estimando parcialmente la demanda interpuesta contra IMPORTACIONES MIRAGE, S.L.: 2.1)Declaro el derecho exclusivo y excluyente de la demandante a usar y prohibir el uso por terceros, sin su autorización, de la marca número 581.13 JVC. 2.2) Declaro que la utilización como marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o como cualquier otro signo distintivo comercial de la denominación MXJVC es susceptible de implicar riesgo de confusión en el público, incluido el riesgo de asociación con la marca de la actora 581.131 JVC; 2.3) Condeno a dicha demandada a: 2.3.1.- A estar y pasar por dichas declaraciones. 2.3.2.- A la inmediata cesación en el uso en el tráfico mercantil como marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o como cualquier otro signo distintivo comercial de la denominación MXJVC. 2.3.3- A que retire de todos los buscadores páginas de Internet, portales o cualesquiera otros sitios de Internet cualquier referencia a la marca MXJVC. 2.3.4.- A la destrucción de los productos que disponga distinguidos con la referida marca y de las cajas y estuches donde se presenten, de los folletos informativos, catálogos, material de oficina y cualesquiera otros medios de su negocio en los que se haga uso de dicha marca. Se absuelve a esta demandada del resto de los pedimentos contenidos en la demanda en su contra ejercitada, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas en cuanto a las acciones seguidas contra ella
La referida sentencia, de fecha 23 de febrero de 2007 , se recurrió en apelación por la parte actora, interponiéndose tras su anuncio los correspondientes recursos de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en los mismos. Tramitados los recursos en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la respectiva parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló para discusión, votación y fallo el día 20 de mayo de 2008.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Limita la parte recurrente su recurso al pronunciamiento desestimatorio de pedimentos de la demanda formulada contra la demandada IMPORTACIONES MIRAGE, S.L. y en particular las pretensiones consistentes en: a) condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados que quedará cuantificada expresamente en periodo de prueba o en ejecución de sentencia, fijando como base del cálculo de la ganancia dejada de obtener el beneficio obtenido por la demandada como consecuencia de la venta de productos marca MXJVC conforme a un mínimo de un 1% de la cifra de negocios obtenida por los demandados con la explotación comercial de sus productos marca MXJVC, a incrementar en el caso de que se pruebe el beneficio obtenido como consecuencia de la infracción y que éste sea superior; b) al pago de la multa coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas a fijar en ejecución de sentencia cuando gane firmeza para el caso de no hacer efectiva la cesación de la violación; c) a la publicación de la sentencia que se dice mediante anuncios en los diarios El País y en la revista especializada del sector que elija mi principal; d) al pago de las costas.
Reitera en consecuencia su solicitud de que se efectúen las condenas que solicita.
No habiéndose formulado ningún otro recurso contra la sentencia, debe partirse para la resolución del presente de la declaración de nulidad de la marca MXJVC registrada por el demandado Carlos Antonio por inducir a riesgo de confusión en el público con la marca registrada anterior JVC, propiedad de la actora (art. 52,1 en relación con el art. 6 b) de la ley de marcas vigente), así como por implicar el uso de la marca MXJVC una conexión entre los productos o servicios amparados por signo anterior notorio o renombrado o un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del signo anterior notorio o renombrado (art. 8 de la Ley de Marcas ).
También debe partirse de la afirmación fáctica, no combatida por recurso alguno de la demandada, de que la marca JVC, registrada por la actora en 1969 para los productos de la clase 9ª del nomenclátor internacional y renovada por diez años en el año 2000, es una marca notoria para dichos productos (fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia).
La demandante, que en el momento de formular la demanda desconocía que la demandada pudiera invocar autorización alguna para el uso de la marca -ya que el documento privado fechado el 1 de julio de 2005 por el que el codemandado concedía licencia no exclusiva durante un año para el uso de la marca MXJVC no constaba registrado y por tanto carecía de publicidad- expuso los hechos que a su juicio suponían no sólo violación de su derecho de marcas (invocando los arts. 40 a 45 de la Ley de Marcas ), sino también actos de competencia desleal, alegando la existencia de un comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe (art. 5 LCD ), un comportamiento idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, con concurrencia de riesgo de asociación (art. 6LCD ), un acto de imitación de prestaciones idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores o al menos que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11 LCD ) y un acto de aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, actos que igualmente dan lugar a resarcimiento de daños y perjuicios conforme al art. 18,5º de la Ley de Competencia Desleal . Sin embargo no invocó expresamente el art. 54,2 de la Ley de Marcas -pese a que como se dirá los hechos que fundaban su aplicación se alegaron y probaron, con la misma consecuencia indemnizatoria-.
Pese a que los registros de la marca de la actora y de la marca que ha sido anulada son anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas , es ésta la norma de aplicación a la nulidad de las marcas, a las consecuencias jurídicas de su nulidad y a las acciones de violación de marcas, de conformidad con lo expresado imperativamente en el apartado 1 de la Disposición Transitoria segunda de dicha Ley .
Partiendo de ello, el art. 54,2 de la Ley de Marcas de 2001 dispone lo siguiente:
Artículo 54 .
Efectos de la declaración de nulidad
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La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
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Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
a)
A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
b)
A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
Del precepto transcrito se desprende que cuando el titular de la marca actuó de mala fe procederá en todo caso la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar por parte del titular de la marca...
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