SAP Barcelona, 20 de Noviembre de 1997
| Ponente | JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL |
| ECLI | ES:APB:1997:1743 |
| Número de Recurso | 420/1996 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 1997 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SECCION: DECIMOQUINTA
ROLLO NUMERO 420/96
DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA NUMERO 1067/94
JUZGADO. DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO VEINTIOCHO DE
BARCELONA
S E N T E N C I ANúm.
Ilmos. Sres
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JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
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RAFAEL GIMENO BAYON CABOS
Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN
En la ciudad de Barcelona, a veinte de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Menor Cuantía, número 1067/94 seguidos por el Juzgado de Primera Instancia número veintiocho de Barcelona ; a instancia de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A. representada por la Procuradora Dª. Araceli García Gómez y dirigida por el Letrado D. Patricio Koch Moreno, contra las sociedades P.S. AMIGO, S A. y THE IAMS COMPANY, representadas Por el Procurador
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Antonio María de Anzizu Furest, y dirigidas por la Letrada Dª. Aitana Méndez Vilaplana; los cuales penden ante esta Audiencia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora al que se adhirió la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis, por el Sr. Juez del expresado Juzgado .
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A. absuelvo a P.S. AMIGO S.A., y THE IAMS COMPANY de la acción ejercitada, con imposición de las costas a la actora. Estimando parcialmente la reconvención declaro la caducidad parcial de la marca 725.661 IAN relativa a sustancias para alimentación de animales, de clase 31, sin hacer imposición de costas."
Contra la anterior sentencié se interpuso recurso de apelación por la parte actora al que se adhirieron las demandadas y admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Audiencia, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día siete de Julio de mil novecientos noventa y siete, con el resultado que obra en la precedente diligencia. TERCERO.- Designado Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL; por providencia de 28 de octubre de 1997 se sustituyó por D. RAFAEL GIMENO BAYON CABOS, dada la discrepancia con la sentencia de la mayoría de la Sala.
La sociedad antes demandante y ahora recurrente "INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, SOCIEDAD ANONIMA" impugna la sentencia que desestimó la demandó contra las, mercantiles "P.S AMIGO, SOCIEDAD ANONIMA" y "THE IAMS COMPANY", por la que interesó la condena de éstas a cesar en el uso de la marca "IAMS" para distinguir alimentos para animales, así como la adopción de medidas dirigidas a garantizar el cese, la indemnización de daños y perjuicios y la publicación de la sentencia. También impugnan dicha sentencia las codemandadas y reconvinientes ahora adheridas "P.S. AMIGO, SOCIEDAD ANONIMA" y "THE IAMS COMPANY", en cuanto la expresada sentencia limitó la caducidad parcial de las marcas invocadas por la demandante a la que identifica "sustancias para alimentación de animales".
El artículo 31 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, otorga a su titular las acciones que regula el artículo 35 de la propia Ley contra quienes utilicen en el tráfico económico una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares; cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios pueda inducir a errores. Es decir, de forma similar a la prevista en el artículo 12 a efectos de la prohibición relativa, el riesgo de error, de acuerdo con el principio de especialidad, requiere el análisis del signó y de los bienes identificados por ellos, y bastará, en consecuencia, que uno u otro sean disímiles para que desaparezca el riesgo que trata de evitar.
Sustentada la desestimación de la demanda de la actora en la ausencia de riesgo de confusión, procede analizar ambos extremos.
Son datos de hecho que perfilan el conflicto a decidir, los siguientes:
1) La demandante INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. es titular de las siguientes marcas:
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marca denominativa "IAN" de la clase 31 número 725.661 para identificar "productos agrícolas, hortícolas, forestales, animales vivos, frutas, verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales y malta";
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marca, también denominativa "IAN" de la clase 30 número 725.665 para diferenciar "café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café, harinas, pan, bizcochos, tortas, pastelería..."; y
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marca, asimismo denominativa "IAN" de la Clase 29 número 1.279.243 para individualizar "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas mermeladas, huevos, aceites..."; y
2) Las demandadas "P.S. AMIGO, S. A." y "THE IAMS COMPANY" utilizan la denominación "IAMS; para importar y producir respectivamente productos para alimentos de gatos.
Del análisis de los aspectos fonéticos de los signos aparece que se trata de vocablos unisílabos, en los que el sonido básico, con especial eficacia individualizadora acentuada por tratarse de una marca denominativa de fantasía, que pudiera considerarse "núcleo" o elemento preponderante, viene dado por idéntico diptongo al que siguen en ambos casos sendas consonantes que representan sonidos de articulación nasal, oclusiva y sonora. Esta similitud no queda desvirtuada suficientemente al pronunciar íntegramente la unidad fonética por el dato de que la letra eme tenga, además, una articulación bilabial, y por la terminación en ese del signo de la demandada.
Para analizar la similitud de los productos identificados por las marcas de la actora y el elaborado e importado respectivamente por las codemandadas, a efectos no sólo de confusión, sino también de asociación, en contra de lo que pretende la demandante, deberemos tener en cuenta el producto distinguido por la marca. No cuáles sean los ingredientes que, en combinación con otros, ofrecen diferentes resultados y, en consecuencia, productos distintos.
En el caso objeto de estudio, la proximidad de los productos protegidos por las marcas de la actora, y el fabricado y comercializado por las codemandadas resulta de tratarse en ambos casos de productos alimenticios -para, personas uno, para animales otros-, en los que concurren las siguientes circunstancias:
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ambos se dirigen al mismo tipo de consumidor -dado que el alimento para animales se destina al de los conocidos como animales de compañía-; b) son susceptibles de similares presentaciones -latas, paquetes de pequeñas dimensiones y cuidada presentación-; y c) todos ellos son susceptibles de ser ofertados al público a través de idénticas cadenas de comercialización -supermercados, tiendas de alimentación, etc.-, resultando irrelevante la afirmada existencia actual de diferentes canales de distribución, toda vez que ello responde a una política comercial mutable.
Ahora bien, esta similitud no cabe extenderla como pretende la recurrente, a "todos" los "alimentos para animales" como solicita en el apartado a) del suplico, sino en los concretos términos de los que han sido objeto de comparación.
Para el supuesto de que se estimase la incompatibilidad de las marcas de la actora con la usada por las codemandadas, se opuso en la contestación a la demanda la prioridad del nombre comercial unionista "IAMS", al datar de 1954 el uso del mismo en país signatario del Convenio de París .
Tal argumento no puede ser admitido. La protección que atribuye el artículo 77 de la Ley de Marcas a los nombres comerciales en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1.883, exige que su titular lo haya usado en España y entable la acción de nulidad antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente. Pues bien: a) no consta que la demandada usase el nombre comercial en España antes del registro de las marcas de la actora; y b) dos de las marcas de la demandante fueron concedidas en 1.976 y la tercera el 20 de abril de 1.989, por lo que en la fecha de interposición de la demanda -y, claro está, la reconvención- ya había transcurrido dicho plazo.
Lo expuesto ha de ser determinante de la estimación en este extremo del recurso, y de la demanda interpuesta por la actora, debiendo significar desde otra perspectiva: a) que tal conclusión se muestra coincidente con el rechazo del registró de la marca de la demandada por la oficina Española en decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hoy recurrida ante el Tribunal Supremo; y b) que resulta coherente con la oposición de las demandadas al registro de las marcas de la demandante en los Estados Unidos, aun cuando no cabe atribuir a tal comportamiento el valor de "acto propio"
También interesó la demandante la declaración de que la infracción de su derecho le ha irrogado una lesión económica.
La pretensión debe ser desestimada. Como precisa reiterada jurisprudencia no existe norma que autorice a presumir la existencia de daños y perjuicios por la sola lesión del derecho de marca -por todas, sentencia de 9 de diciembre de 1.996 -, y aunque ello no es obstáculo a que en determinadas circunstancias se entienda probado...
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