SAP Barcelona 357/2009, 30 de Octubre de 2009
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2009:12327 |
| Número de Recurso | 56/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 357/2009 |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 56/2008-1ª
JUICIO ORDINARIO Nº 461/2005
JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA
SENTENCIA núm.
Ilmos. Sres. Magistrados
IGNACIO SANCHO GARGALLO
LUIS GARRIDO ESPA
JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH
En Barcelona a treinta de octubre de dos mil nueve.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 461/2005 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de LABORATORIOS RANBAXY S.L., representada por el Procurador Angel Joaniquet Ibarz y asistida del Letrado Luis Fernández-Novoa Valladares, contra WARNER LAMBERT COMPANY, representada por el Procurador Angel Quemada Cuatrecasas y bajo la dirección del Letrado Miquel Montañá Mora, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora, y por la parte demandada por vía de impugnación, contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 28 de julio de 2007.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimar parcialmente la demanda presentada por el Procurador D. Angel Joaniquet en representación de LABORATORIOS RANBAXY S.L. y en consecuencia declarar la nulidad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 y 20 de la Patente ES 2.133.158 (EP 680.320) y absolver a WARNER LAMBERT COMPANY de las demás pretensiones sin hacer especial imposición de las costas procesales".
Fue aclarada la sentencia por auto de 18 de septiembre de 2007 en el sentido de excluir de la declaración de nulidad la reivindicación 20 de la patente ES 2.133.158, incluida por error en el fallo.
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, que fue preparado y formalizado conforme a la LEC vigente, presentando la demandada escrito de oposición al recurso y, así mismo, de impugnación de la sentencia, que fue contestada por la parte actora.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, tras proveer la petición de prueba se procedió al señalamiento de día para la vista, que tuvo lugar el pasado 29 de abril. Se ha dilatado el dictado de esta sentencia debido a la complejidad de las múltiples cuestiones técnicas y jurídicas que plantea el litigio, que han agravado la carga competencial ordinaria del Magistrado ponente.
Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.
El conjunto de pretensiones que inicialmente acumuló en su demanda LABORATORIOS RANBAXY S.L., comprensivo de la declaración de nulidad y/o ineficacia de ciertas patentes europeas con eficacia en España titularidad de la demandada WARNER LAMBERT COMPANY, incluyendo una acción declarativa de no infracción, quedó reducido antes de ser dictada sentencia en la primera instancia, ya que:
-
la pretensión de nulidad y/o inefectividad de las reivindicaciones 1 a 3 de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281), por proteger productos farmacéuticos y procedimientos de uso de productos farmacéuticos en contra de lo dispuesto en el artículo 167 del Convenio de la Patente Europea, en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 2424/1986 y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Patentes, fue renunciada en la audiencia previa; y
-
la de nulidad de la patente ES 2.156.997 (EP 839.132), por incumplir el requisito de la suficiencia de la descripción, devino carente de objeto, sin controversia entre las partes, al ser revocada la concesión de esta patente por la EPO pendiente el litigio.
De modo que el debate procesal quedó contraído a las pretensiones subsistentes:
-
la de nulidad de las reivindicaciones 1 a 3 de la citada patente ES 2.167.306 (EP 409.281) por carecer de novedad y/o de actividad inventiva;
-
la de nulidad de las reivindicaciones 1 a 11, 13 a 15 y 20 de la patente ES 2.133.158 (EP 680.320) por incumplir el requisito de novedad y/o actividad inventiva; y
-
la de declaración de que la importación y comercialización en España de tabletas de atorvastatina cálcica amorfa fabricadas según el procedimiento descrito en los anexos D.5, D.6, D.7, D.7.1 y D.19 del dictamen pericial del Dr. Constancio, acompañado a la demanda, no infringe las reivindicaciones de las patentes ES 2.167.306 y ES 2.133.158.
La sentencia apelada estimó en parte la demanda y declaró la nulidad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14 y 15 de la patente ES 2.133.158 (salvado el error del fallo afectante a la reivindicación
20), y desestimó las demás pretensiones, sin imposición de costas.
En su recurso, LABORATORIOS RANBXY S.L. traslada al tribunal de apelación los pronunciamientos de la sentencia que le resultan desfavorables, impugnando:
-
la desestimación de la acción de nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente ES
2.167.306 (EP 409.281) por falta de novedad y actividad inventiva;
-
la desestimación de la nulidad, exclusivamente por falta de actividad inventiva, de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,15 y 20 de la patente ES 2.133.158 (EP 680.320); y
-
la desestimación de la acción declarativa de no infracción de la patente ES 2.167.306 (fundamentada en la nulidad de dicha patente y como consecuencia necesaria de la misma) y de la patente ES 2.133.158, por la actividad de importación y comercialización en España de atorvastatina cálcica amorfa fabricada por el procedimiento descrito en la demanda.
Por su parte, WARNER LAMBERT impugna la sentencia, en la oportunidad de oposición al recurso contrario, para que se revoque la declaración de nulidad de las citadas reivindicaciones de la patente ES
2.133.158.
Sobre la nulidad de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281) por falta de novedad
I) La patente ES 2.167.306 (la denominaremos P 306) es la validación española de la patente europea EP 409.281, que fue solicitada el 20 de julio de 1990 reivindicando una prioridad de 21 de julio de 1989. Caduca por tanto el 20 de julio de 2010.
La reivindicación primera (R1) de la P 306 protege un producto químico: la sal hemicálcica de atorvastatina, o atorvastatina cálcica. La atorvastatina es la denominación común internacional del compuesto químico ácido [R-(R*,R*)]- 2 - (4-fluorofenil)- b-d-dihidroxi- 5 - (1-metiletil)- 3-fenil- 4[(fenilamino)-carbonil]- 1H- pirrol- 1-heptanóico, que es un dihidroxiácido enantioméricamente puro de fórmula [R-(R*,R*)]. Lo que protege esta reivindicación es, por tanto, una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto ácido, o dihidroxiácido: la sal cálcica de atorvastatina, que se revela como la sal farmacéuticamente aceptable más apropiada para servir de vehículo para la administración al cuerpo humano de la atorvastatina, que es una estatina que se ha identificado como el compuesto más indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia o la hiperlipidemia.
La reivindicación segunda (R2), de producto farmacéutico, protege "una composición farmacéutica que incluye el compuesto de la reivindicación 1 y un soporte farmacéuticamente aceptable". Ampara por tanto composiciones farmacéuticas tales como tabletas o comprimidos que incorporen la sal cálcica de atorvastatina.
Y la reivindicación tercera (R3), que es una reivindicación de uso, protege "el uso del compuesto de la reivindicación 1 para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesterolemia o hiperlipidemia".
No es controvertido que la empresa WARNER LAMBERT, integrada en el Grupo PFIZER, desarrolló en los años ochenta del pasado siglo nuevos inhibidores de la enzima que interviene en las primeras etapas de la biosíntesis del colesterol, creando una serie de compuestos de fórmula general (I), entre los que se encuentra o encontraría la atorvastatina, y que fueron protegidos entre otras por la patente europea EP 247.633. Las investigaciones posteriores, dirigidas al desarrollo de un procedimiento mejorado para la preparación de los compuestos de fórmula estructural (I) dieron lugar, entre otras, a la patente europea EP 330.172, que es el documento anterior del estado de la técnica invocado por la parte actora para descartar la novedad de la patente cuestionada (p 306). Las investigaciones que siguieron a aquellas patentes EP 247.633 y EP 330.172 culminaron con la patente aquí impugnada, la EP 409.281 (ES 2.167.306, P 306), en la que se identifica la atorvastatina y su sal hemicálcica, o la atorvastatina en su forma de sal cálcica, como el compuesto más apropiado para el tratamiento de la hipercolesterolemia en el cuerpo humano.
II) La R1 de la P 306 protege una concreta sal farmacéuticamente aceptable, la sal hemicálcica, de un compuesto concreto, la atorvastatina, en una forma isómérica también concreta: el enantiómero R-(R*,R*) puro. Como hemos dicho, la atorvastatina es un dihidroxiácido enantioméricamente puro con dicha fórmula.
En la exposición que sigue trataremos de exponer brevemente algunas cuestiones de carácter técnico que resultan relevantes desde este plano a los efectos de determinar la concurrencia del requisito de novedad de las R1, R2 y R3 de la P 306, delimitado aquí por el adecuado alcance de la divulgación que al experto medio en la materia proporcionaba la patente EP 330.172 en la fecha de prioridad de la patente cuestionada. Hemos de remitirnos en primer lugar a las nociones básicas de carácter técnico que contiene la sentencia (de clara exposición y razonamiento, y que revela un encomiable interés y un profundo análisis por parte del Sr. Magistrado).
Siguiendo las...
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