SAP A Coruña 328/2011, 18 de Julio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Coruña, seccion 4 (civil) |
| Fecha | 18 Julio 2011 |
| Número de resolución | 328/2011 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00328/2011
MERCANTIL 1 -A CORUÑARollo: RECURSO DE APELACIÓN 195/11
FECHA DE REPARTO: 23.3.11
S E N T E N C I A
328/11
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección 4ª Civil-Mercantil
Iltmos. Sres. Magistrados:
DON JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
DON CARLOS FUENTES CANDELAS
DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ
En La Coruña, dieciocho de julio de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001638 /2009, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000195 /2011, en los que aparece como parte demandada apelante, ESPECTACULOS LITO, S.L., representada en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. CARMEN BELO GONZÁLEZ, asistido por el Letrado
D. ELIAS LAMELAS FARIÑA, y como parte demandante apelada, DON Cecilio, representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. BELÉN CASAL BARBEITO, asistido por el Letrado D. DAVID RODRIGUEZ SEOANE, sobre DERECHO DE MARCAS Y OTROS EXTREMOS, siendo Magistrado/ a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª CARLOS FUENTES CANDELAS.
Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE A CORUÑA, de fecha 3/1/11. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando la demanda presentada por la Sra. Casal Barbeito en nombre y representación de D. Cecilio asistida por el Sr. Bazarra contra la mercantil ESPECTACULOS LITO S.
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representada por la Sra. Belo González asistida por el Sr. Lamelas, debo declarar y declaro que, como titular de la marca "Suavecito Orquesta y Coros", que ostenta el actor ha sido violado. En consecuencia debo condenar y condeno a la demandada a: 1.
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La cesación y de abstención futura, en la utilización de la marca "Suavecito Orquesta y Coros" o de cualquier otra que pueda dar lugar a confusión, tanto en su utilización directa como usándola en la intermediación con la empresa de contratación.
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La retirada o remoción de todo tipo de publicidad que viole los derechos del titular de la marca.
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La suspensión definitiva del nombre de dominio ( www.orquesta suavecito.com).
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La publicación de la sentencia a su costa en un periódico de difusión generalizada en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Debo condenar y condeno al demandado indemnizar al actor con las siguientes cantidades:
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Cuarenta y dos mil seiscientos veinte euros con un céntimo (42.620,01 euros) en concepto de pérdida sufrida.
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Setenta mil trescientos cincuenta y tres euros con cincuenta y un céntimos (70.353,51 euros) en
concepto de ganancias dejadas de obtener.
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Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro euros con dos céntimos (144.404,02 euros) en concepto de perjuicio ocasionado al prestigio de la marca.
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Treinta y ocho mil ciento ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos (38.183,74 euros)
(17.554,59 euros por las pérdidas sufridas más 20.629,15 euros en concepto de pérdidas adicional sufridas del periodo de 31 de mayo de 2009 a 30 de junio de 2009.
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A la cantidad que resulta de multiplicar la cantidad de 39.183,74 euros por cada mes que transcurra desde el 31 de junio de 2009 hasta el cese total en la utilización de la marca de objeto de este proceso.
Todo ello con expresa imposición de las costas procesales al demandado."
Contra la referida resolución por ESPECTÁCULOS LITO, S. L., se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.
Se aceptan los Fundamentos de Derecho que no contradigan los siguientes:
La sentencia de primera instancia, estimando íntegramente la demanda de infracción de la marca registrada en 1998 a favor del demandante, "Suavecito Orquesta y Coros" para servicios de orquesta y coros, además de ordenar el cese y abstención de su uso por la entidad demandada, la retirada de la publicidad y de un nombre de dominio en internet, así como la publicación de la sentencia en un periódico de Galicia, acogió del todo el informe pericial acompañado con la demanda y condenó a la demandada a indemnizar al actor unos 42 mil euros por pérdidas de siete meses (desde el requerimiento a mayo de 2009), otros 70 mil euros por ganancias dejadas de obtener en los dos años siguientes, 144 mil euros por desprestigio de la marca durante aquellos siete meses, más 38 mil euros por pérdidas y desprestigio adicionales de junio 2009, y otros 39 mil euros por cada mes siguiente hasta el cese total en la utilización de la marca, con pago de costas. La sentencia partió de la creación de la orquesta "Suavecito" por el demandante en el año 1978, su uso desde entonces y el registro a su favor en 1998, poco después de iniciar su relación con la sociedad de espectáculos demandada, asumiendo aquél la voz cantante y dirección artística de la orquesta del mismo nombre hasta la ruptura en 2008, mientras que la demandada sería la empresa de contratación, intermediadora y representante, además de aportar el escenario, transporte y otros elementos materiales para las actuaciones, por lo que la marca no pertenecería a ésta sino que la habría usado durante ese periodo con el consentimiento de su titular, por lo que no cabría aceptar ni la prescripción extintiva ni la caducidad por falta de uso opuestas por la parte demandada al haber un uso efectivo continuado de la marca desde su registro. La sentencia rechazó también la tesis de la demandada de que el demandante era un asalariado suyo y, acogiendo en todos sus extremos la pericial practicada a instancia de éste, estimó todas las pretensiones de su demanda.
En el recurso de apelación se destaca que la sentencia no tuvo en cuenta el hecho confesado por el actor de que la orquesta con denominación "Suavecito" no tuvo continuidad desde el año 1978 al haber estado inactiva al menos ocho años, por lo que si bien se usó en los años 80 en la provincia de León, era un nombre desconocido en Galicia cuando el demandante entró a trabajar para la demandada en 1997, registrando la marca a espaldas de ésta. Se insiste por ello en la prescripción de la acción (art. 45 LM ) y porque la marca no habría sido objeto de acuerdo ni contraprestación con el actor, desconocer la demandada su registro y la existencia de formaciones musicales anteriores con esa denominación, transcurriendo más de 10 años sin acto obstativo alguno y debiendo de computarse el plazo prescriptivo en infracciones continuadas desde que el demandante lo supo, según STS de 3/10/2008, y no desde el último acto ( STS de 30/5/2005 y 29/12/2006 invocadas en la sentencia apelada). La caducidad (art. 39 LM ) radicaría en no haber sido usada por el actor sino por la demandada, sin conocimiento del registro clandestino y de mala fe, ni consentimiento ni pago, siendo la postura de aquél pasiva frente a dicho uso desde que entró a trabajar para la empresa en una orquesta que partía de cero, no habiendo demostrado tal consentimiento. Se reprocha también a la sentencia apelada no haber valorado el alegato del ejercicio tardío del derecho por el demandante, en lo que se insiste. En cuanto a la indemnización se considera del todo desmedida, sin precedente y contraria a la ley y su jurisprudencia, obviando la sentencia el desuso y desconocimiento de la denominación en 1997
; asimismo que la partida de pérdidas sufridas no serían tales sino ganancias dejadas de obtener o lucro cesante, debiendo de probarse rigurosamente, así como la influencia del beneficio obtenido por el infractor, no demostrando el actor ingreso alguno de la formación que puso en funcionamiento a partir de octubre 2008; además habría que descontar el impuesto de sociedades abonado por los beneficios obtenidos. Resultaría improcedente la partida de ganancias dejadas de obtener tras el cese de la violación, que más bien sería daño al prestigio, debiendo en todo caso probarse con rigor y no mediante meras expectativas contingentes o esperanzas, ni daños futuribles, basado en hipótesis, como tampoco convertirse en multa coercitiva, además de que el actor era solo un integrante de la orquesta, a sueldo de la demandada, y los ingresos no dependían exclusivamente del uso del nombre "Suavecito". Se impugna también la partida por desprestigio por falta de prueba rigurosa y porque la marca no tenía prestigio en 1997, ni por la sola presencia del demandante, no siendo la calidad del servicio inferior a la de éste tras abandonar la formación, además de ser la pretensión abusiva y la cuantía desproporcionada. Tampoco sería admisible solicitar mensualmente daños futuros por prestigio. La indemnización, en definitiva, debería en último extremo de limitarse a la del artículo 43.5 LM o bien los 42.620,01 euros menos la reducción del tipo impositivo del impuesto de sociedades. La parte demandada apelada alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia.
Revisado nuevamente el caso en esta apelación, el Tribunal llega a la misma conclusión sentenciada en cuanto a la existencia de la infracción de la marca registrada, aunque discrepamos de la decisión en materia indemnizatoria, por los motivos que pasamos a exponer:
1- Estamos de acuerdo con la sentencia apelada en que el uso real y efectivo de la marca no lo tenía la sociedad demandada, al menos en sentido propio, de manera exclusiva e independiente, sino que, desde el inicio de la relación entre los ahora litigantes a finales de 1997-principios de 1998, antes de la inscripción, lo mismo que con posterioridad a registrarla, dentro del año siguiente, y hasta la ruptura de relaciones en 2008, quien ha venido usando la marca...
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