SAP Barcelona 100/2008, 17 de Marzo de 2008
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 100/2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Fecha | 17 Marzo 2008 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCION DECIMOQUINTA
ROLLO nº 184/2007 - 2ª
JUICIO ORDINARIO 113/2004
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de marzo de dos mil ocho.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 113/2004 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona a instancia de KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS CINFA, S.A., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMARC, S.A., representados por el procurador Ignacio López Chocarro, contra WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER, S.A. y PARKE-DAVIS, S.A., representados por el procurador Angel Quemada Cuatrecasas. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso de apelación interpuesto la representación procesal de WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER, S.A. y PARKE-DAVIS, S.A. contra la sentencia dictada el día 26 de septiembre de 2006, impugnada también por los demandantes.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:
"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de LABORATORIOS CINFA, S.A., KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMARC, S.A. contra WARNER- LAMBERT COMPANY, representada por Don Ángel Quemada Ruiz, debo declarar y declaro la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281), ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; y
DESESTIMANDO la reconvención formulada por Don Ángel Quemada Ruiz, Procurador de los Tribunales, en representación de WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER, S.A. y PARKE-DAVIS, S.A., debo absolver y absuelvo a la parte demandada reconvenida. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales"
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER, S.A. y PARKE-DAVIS, S.A, mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso e impugnó la sentencia, tras lo cual, admitido que fueron el recurso y la impugnación, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales, señalándose vista para el día 16 de enero de 2008.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO .
La sentencia recurrida resolvió en primer lugar la controversia suscitada por las entidades actoras (LABORATORIOS CINFA, S.A., KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMARC, S.A.) que pedían fuera declarada la nulidad parcial (de las reivindicaciones 1, 2 y 3) de la patente europea EP 409281, validada en España como ES 2167306 (en adelante P1 ), que es una patente de procedimiento para la obtención de atorvastatina cálcica, titularidad de WARNERLAMBERT COMPANY. Esta pretensión se fundamentó en dos razones de pedir diferentes: de una parte, que las reivindicaciones 1, 2 y 3 protegen un producto químico ( atorvastatina cálcica ) y cuando se solicitó la patente (el 20 de julio de 1990) todavía no era posible patentar productos químicos y farmacéuticos en España (7 de octubre de 1992); y de otra, que tratándose de una patente de selección, e invocando la doctrina de la Cámara de Recursos T 6/80 y T 12/81, la enseñanza contenida en D1 (una solicitud de patente europea que dio lugar a la concesión de la patente EP 330172, publicada en España como ES 2058356 ) incluye la atorvastatina cálcica, pues describe el material de partida ( atorvastatina ) y el procedimiento a seguir (reacción de un catión metálico seleccionado de una sola lista), de modo que el resultado de dicha enseñanza inevitablemente será la sal metálica, farmacéuticamente aceptable, en donde dicho catión metálico, en una realización particular, es el calcio. La sentencia dictada en primera instancia estimó la pretensión de nulidad al amparo de esta segunda causa de pedir, si bien rechazó expresamente la primera.
La segunda de las controversias suscitadas en este procedimiento fue introducida por las demandadas WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER, S.A. y PARKE-DAVIS, S.A a través de la reconvención formulada, en la que ejercitaban varias acciones de violación de la patente y de competencia desleal, amparadas en que CINFA, KERN, ALTER y BELMARC habían presentado o iban a presentar solicitud de autorización de comercialización de especialidades farmacéuticas a base de Sal hemicálcica de atorvastatina, lo que conlleva una infracción del ius prohibendi que según el art. 50 LP la patente P1 reconoce a su titular (WARNERLAMBERT) y la realización de actos de competencia desleal ( arts. 5 y 15 LCD ). La sentencia dictada en primera instancia desestimó estas pretensiones como consecuencia de haber declarado la nulidad de P1 .
La sentencia fue inicialmente apelada por WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS, que impugnaron los pronunciamientos correspondientes a la estimación de la nulidad de P1 por falta de novedad y a la consiguiente desestimación de las acciones basadas en la infracción de P1 y en la realización de actos de competencia desleal por parte de las actoras (CINFA, KERN, ALTER, BELMARC) como consecuencia de haber presentado o ir a presentar solicitud de autorización de comercialización de especialidades farmacéuticas a base de Sal hemicálcica de atorvastatina . Los motivos de recurso de apelación son los siguientes:
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La obtención de la sal hemicálcica de atorvastatina a partir de D1 exige seleccionar los compuestos de partida de entre una lista, por lo que la sentencia no se ajusta al criterio expresado por la decisión T 12/81, en la que se funda.
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La sentencia no se ajusta a la regla que exige que para que una divulgación anterior destruya la novedad de un invención posterior hay que probar que el experto, con base en sus conocimientos generales, habría obtenido la invención y, además, de manera inevitable.
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La sentencia combina varias reglas técnicas de D1 para llegar a la invención lo que no está permitido para juzgar sobre la novedad.
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La sentencia contraviene lo dispuesto en el art. 217.1 LEC, pues las mismas dudas que le llevaron a no imponer las costas deberían haber dado lugar a la desestimación de la demanda, conforme a lo previsto en las reglas 1 y 6 del art. 217 LEC .
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La división de examen de la OEP ha confirmado que las reivindicaciones 1, 2 y 3 de P1 cumplen el requisito de novedad a la vista de D1, aplicando la regla contenida en la Decisión T 12/81 de las Cámaras de Recursos.
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La sentencia yerra cuando, para corroborar la procedencia de apreciar la falta de actividad inventiva de P1, se apoya en dos sentencias extranjeras (del Senado Supremo de Austria, de fecha 29 de marzo de 2006, de la Patents Court del Reino Unido de 12 de octubre de 2005, confirmada por la Court of Appeals de 28 de junio de 2006 ) y el informe de la OEPM, que llegan a conclusiones contrarias a las reglas contenidas en la Decisión T 12/81.
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Razones de equidad justifican que no se declare la nulidad de P1 .
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Como la estimación del recurso conlleva dejar sin efecto la declaración de nulidad de P1, procedería entrar a juzgar sobre las acciones de violación de dicha patente y de competencia desleal en la demanda reconvencional y estimarlas.
De estos ocho motivos, los siete primeros se refieren a la impugnación de la declaración de nulidad de la patente por falta de novedad, y el octavo a la procedencia de la estimación de las acciones de infracción de la patente y de competencia desleal.
Por su parte CINFA, KERN, ALTER y BELMARC, además de oponerse al recurso de apelación, impugnan la sentencia porque consideran que la nulidad debía haberse declarado no sólo por la falta de novedad, sino también porque confiere protección a un producto químico-farmacéutico en contra de la prohibición vigente en España en la fecha de solicitud de la misma (art. 167.5 CPE).
Para la resolución de esta apelación y de la impugnación seguiremos el siguiente orden lógico: en primer lugar, analizaremos lo relativo a la nulidad de P1, tanto por falta de novedad como por conferir protección a un producto químico-farmacéutico en contra de la prohibición vigente en España en la fecha de su solicitud. Y sólo en el caso en que se deje sin efecto la nulidad de P1, entraríamos a juzgar sobre la procedencia de las acciones de infracción de dicha patente y de competencia desleal.
Nulidad de P1 por falta de novedad
No es la primera vez que esta Sala conoce de la pretensión de nulidad de P1 por falta de novedad, pues ello fue juzgado en un pleito anterior entre LEK PHARMACEUTICALS D.D, y WARNER-LAMBERT COMPANY, resuelto por sentencia de 18 de octubre de 2007 (RA 116/2007). Aunque las partes eran distintas, porque la acción de nulidad de P1 por falta de novedad fue interpuesta por LEK, y en el presente caso lo es por otras cuatro entidades mercantiles (CINFA, KERN, ALTER, BELMARC), concurren una serie de coincidencias que debemos tener en consideración: 1º las razones vertidas en la demanda eran las mismas, siendo también idénticas las razones que justificaban la contestación de WARNER-LAMBERT; 2º la sentencia que resolvió esta pretensión fue dictada por el mismo Juzgado, aplicando la misma argumentación ( ratio decidendi ); y 3º los motivos del recurso de apelación, en lo que se refiere a la declaración de nulidad de P1 por falta de novedad, son los mismos, como también lo son...
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