AAP Madrid 141/2012, 28 de Septiembre de 2012
| Ponente | ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ |
| ECLI | ES:APM:2012:17242A |
| Número de Recurso | 262/2012 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 141/2012 |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
AUTO: 00141/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
C/ General Martínez Campos nº 27.
Teléfono: 91 4931988/89
Fax: 91 4931996
ROLLO DE APELACIÓN: 262/12.
Procedimiento de origen: MEDIDAS CAUTELARES 404/2011.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid.
Parte recurrente: "DANISCO USA INC"
Procurador: Don Manuel Lanchares Perlado.
Letrado: Doña Ana Castedo García.
Parte recurrida: "PRODUCTOS QUÍMICOS GALLEGOS, S.A." (PROQUIGA)
Procurador: Don Julián Sanz Aragón.
Letrado: Don Antonio Velázquez Ibáñez
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
AUTO Nº 141/2012
En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 262/12, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 20 de julio de 2011 dictado en la pieza de medidas cautelares núm. 404/11 seguida ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, la entidad "DANISCO USA INC"; siendo apelada la mercantil "PRODUCTOS QUÍMICOS GALLEGOS, S.A." (PROQUIGA), ambas representadas y defendidas por los profesionales antes relacionados.
Por el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid se dictó con fecha 20 de julio de 2011 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"SE ACUERDA: no ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de DANISCO USA INC frente a PROQUIGA PRODUCTOS QUÍMICOS GALLEGOS, S.A.; absolviendo a ésta de lo peticionado en su contra.
Se imponen las costas a la parte actora."
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso recurso de apelación al que se opuso la demandada que, admitido por el Juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 27 de septiembre de 2.012.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ.
La entidad "DANISCO INC, S.A." es titular de la patente europea EP 0 754 239, con el título: "Procedimiento para la recuperación de natamicina", concedida por la Oficina Europea de Patentes el día 8 de octubre de 1997 en virtud de solicitud efectuada el 19 de enero de 1995, con fecha de prioridad de 31 de marzo de 1994 derivada de la patente norteamericana US 1994 221960, y validada en España como Patente Española ES 2 112 042 en virtud de la presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la correspondiente traducción al castellano y de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la mención de dicha presentación el día 16 de marzo de 1998 (documento nº 7 de la solicitud cautelar).
Como titular de dicha patente, la entidad DANISCO INC, S.A." interesó contra la mercantil "PRODUCTOS QUÍMICOS GALLEGOS, S.A." (PROQUIGA) la adopción de las medidas cautelares que a continuación se detallan que fueron solicitadas con carácter previo a la demanda tras la retención en la aduana de 1.000 kilos del producto natamicina, obtenido -según la solicitante- mediante la ejecución del procedimiento objeto de su patente, importado de China por la entidad PROQUIGA y producido por la mercantil "CHIHON BIOTECHNOLOGY CO. LTD".
Las medias cautelares solicitada son las siguientes:
"- El cese temporal, hasta que se dicte una sentencia en el procedimiento principal, de toda importación, posesión, introducción en el comercio o uso de natamicina obtenida según un procedimiento de recuperación que infringe la patente EP 239, producida por la República Popular china por la entidad CHIHON BIOTECHNOLOGY CO. LTD.
- La prohibición, hasta que se dicte una sentencia en el procedimiento principal, de realizar los actos descritos en los apartados anteriores.
- La intervención y depósito, a costa de la demandada, de las "50 unidades de natamicina 55% Glucosa" retenidas por la Aduana del Aeropuerto de Madrid-Barajas, producida según un procedimiento de recuperación que infringe la patente EP 239 por la entidad china CHIHON BIOTECHNOLOGY CO. LTD. e importadas en nuestro país por PROQUIGA.
- La notificación de las Autoridades Aduaneras del Auto que ordene las medidas cautelares al objeto de que: (1) mantengan la retención de las "50 unidades de natamicina 55% Glucosa"; y (2) suspendan el levante de toda importación de natamicina, proveniente de la República Popular China por la entidad CHIHON BIOTECHNOLOGY CO. LTD y dirigida a PROQUIGA, obtenida por un procedimiento de recuperación que infrinja la patente EP 239 de DANISCO.".
La resolución apelada, tras estimar que concurrían razones de urgencia o necesidad que permitían adoptar las medidas cautelares con carácter previo a la demanda ( artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), rechaza su adopción al entender que no se había justificado la explotación de la patente objeto de la acción en los términos exigidos por el artículo 83 de la Ley de Patentes, al que se remite el artículo 133 del mismo texto legal . En todo caso, aun cuando entiende que concurre el requisito del peligro por la mora procesal, rechaza el de la apariencia de buen derecho al considerar en sede cautelar, esto es, a la vista de las pruebas practicadas en esta pieza y sin prejuzgar el fondo del asunto, que la natamicina importada por la futura demandada no se ha obtenido por un procedimiento que infrinja, literalmente o por equivalentes, la patente de la solicitante.
Frente a dicha resolución se alza la parte instante de las medidas cautelares que solicita su revocación y la adopción de las medidas interesadas en su solicitud al considerar que sí ha acreditado la explotación de su patente en los términos exigidos por los artículos 83 y 133 de la Ley de Patentes y que concurre el requisito de la apariencia de buen derecho, negado por la resolución apelada, afirmando que se trata de un supuesto de infracción literal de su patente.
La entidad PROQUIGA se opone al recurso de apelación solicitando su desestimación y la confirmación de la resolución apelada, insistiendo tanto en la falta de acreditación del requisito de la explotación de la patente en los términos legalmente exigidos como en la ausencia de la apariencia de buen derecho, reiterando en segunda instancia la falta del requisito del periculum in mora -admitido por la resolución apelada- con fundamento en que la natamicina recuperada por entidad China "CHIHON BIOTECHNOLOGY CO. LTD", se comercializaba en España desde hacía cuatro años con respecto a la fecha de solicitud de medidas cautelares, lo que excluye el peligro por la mora procesal en la medida que la solicitante, con la petición cautelar, trata de modificar una situación consentida por largo tiempo ( artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
El artículo 133 de la Ley de Patentes exige como requisito para la protección cautelar en favor de quien ejercite o vaya a ejercitar una acción amparada en dicha ley, que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos de su artículo 83 o que haya iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.
Por su parte el párrafo primero del artículo 83 de la Ley de Patentes perfila el requisito de la explotación de la patente en los términos que, por su importancia para la resolución del recurso, transcribimos literalmente: "El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.".
La vigente redacción de ambos preceptos tiene origen, en lo que aquí interesa, en la modificación introducida por el artículo 122 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden fiscal que dio nueva redacción a ambos artículos con la finalidad de acomodarlos a la normativa comunitaria y a los acuerdos ADPIC. Con posterioridad a dicha reforma, la disposición final 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil modificó también el artículo 133 de la Ley de Patentes...
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SJMer nº 6, 25 de Marzo de 2013, de Madrid
...a la que está adherida la base. D.- Establecida tal conclusión, debe señalarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 28.9.2012 [ROJ: AAP M 17242/2012 ] que "... El artículo 133 de la Ley de Patentes exige como requisito para la protección cau......