SAP Barcelona 320/2012, 5 de Octubre de 2012
| Ponente | JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN |
| ECLI | ES:APB:2012:11691 |
| Número de Recurso | 720/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 320/2012 |
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 720/2011 -3ª
Juicio Ordinario núm. 522/2007
Juzgado Mercantil núm. 5 Barcelona
SENTENCIA núm. 320/2012
Ilustrísimos Señores Magistrados:
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JUAN F. GARNICA MARTÍN
Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN
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LUÍS GARRIDO ESPA
En la ciudad de Barcelona, a cinco de octubre de dos mil doce.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 5 de esta localidad, por virtud de demanda de Schindler, S.A. contra Otis Elevator Company, pendientes en esta instancia al haber apelado ambas partes la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 7 de junio de 2011.
Han comparecido en esta alzada la apelante Schindler, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Anzizu y defendida por el letrado Sr. Grau, así como Otis Elevator Company en calidad también de apelante, representada por el procurador Sr. Testor y defendida por la letrada Sra. Miranda.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: "1.-DECLARO la carencia sobrevenida de objeto y ausencia de interés legítimo en obtener la tutela judicial ( art. 22 LEC ) respecto de las patentes ES 2226331T3, ES 2230916T3 y ES 2262368T3 al no haber producido efectos en España a tenor de las resoluciones de nulidad y limitación de la Oficina Europea de Patentes sobre las patentes europeas de las que traen causa.
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- DESESTIMO la demanda de nulidad de la patente ES 2 252 933 interpuesta por la representación procesal de la mercantil SCHINDLER S.A. contra la mercantil OTIS ELEVATOR COMPANY.
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- DESESTIMO la demanda de infracción de la patente ES 2 252 933 interpuesta por la representación procesal de la mercantil OTIS ELEVATOR COMPANY contra la mercantil SCHINDLER S.A.
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- Cada parte se hará cargo de sus costas y las comunes por mitad."
Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación cada una de las partes. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 21 de marzo pasado. Actúa como ponente el magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.
Objeto del proceso y del recurso
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En el procedimiento del que proceden los recursos que se enjuician en este rollo se sustanciaron de forma acumulada dos demandas iniciadas separadamente; la primera ante el Juzgado Mercantil 5 de Barcelona y la segunda ante el Juzgado Mercantil núm. 1 de Zaragoza (autos de J.O. 751/2007). El objeto de la primera de ellas, instada por Schindler frente a Otis, consiste en la petición de nulidad de cuatro patentes europeas que la demandada tenía registradas a su favor. El objeto de la segunda, instada por Otis contra Schindler, es la acción de infracción de esas mismas cuatro patentes.
Las patentes objeto de ambos procesos son las siguientes:
a) La EP 1153167, validada en España con el núm. ES 2262368T3 y a la que la actora se refiere con la denominación abreviada EP1.
b) La EP 1060305, validada como ES 2252933T3 (EP2).
c) La EP 1066213, validada como ES 2226331T3 (EP3).
d) La EP 1140689, validada como ES 2230916T3 (EP4).
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La resolución recurrida ha considerado acreditado, y las partes no lo discuten, que las patentes designadas como EP1, EP3 y EP4 han sido declaradas nulas por la EPO (dos de forma íntegra y otra de forma parcial) poco antes de haberse dictado la resolución recurrida y durante la sustanciación del proceso ante el juzgado mercantil. En consecuencia ha considerado reducido el objeto del proceso y de la controversia a la patente designada como EP2.
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La sentencia dictada por el juzgado mercantil contiene los siguientes pronunciamientos: (i) declaró extinguidas las acciones ejercitadas respecto de las patentes EP1, EP3 y EP4 por pérdida sobrevenida del objeto del proceso; (ii) desestimó la acción de nulidad respecto de la patente (EP2); y (iii) consideró que no existía infracción de la referida patente.
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El recurso de Schindler cuestiona la resolución del juzgado mercantil en dos puntos:
i) Considera que, si bien está justificada la apreciación de la extinción por razones sobrevenidas de las acciones de nulidad respecto de las patentes EP1, EP3 y EP4, en cambio, no lo está esa misma apreciación cuando se aplica a la acción de infracción, que debió haber sido desestimada por razones de fondo.
ii) Insiste en que debe declararse la nulidad de la patente EP2.
iii) Y, por último, cuestiona el pronunciamiento sobre costas realizado en la sentencia de primera instancia.
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El recurso de Otis atribuye error a la resolución recurrida, al haber apreciado que no existía infracción porque no se producía una perfecta coincidencia entre la superficie de contacto entre la correa y la polea que se definía en la patente, que apreciaba que era de un 100 %, y la de la realización de Schindler, que no alcanzaba ese porcentaje. En opinión de la recurrente, el juzgado había incurrido en error al apreciar que la patente reivindicaba que la superficie de contacto entre la correa y la polea era total, lo que, en su opinión, no se corresponde con la realidad.
Sobre el diferente alcance de la nulidad de las patentes
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El primero de los motivos del recurso de Schindler aduce que el hecho, indiscutido, de que la EPO haya declarado la nulidad de las patentes designadas en la demanda como EP1, EP3 y EP4, si bien es indudable que afecta a las acciones de nulidad ejercitadas respecto de esas patentes en este proceso, porque ya no subsiste interés práctico en que se declare la nulidad, en cambio, no ocurre lo mismo respecto de las acciones de infracción ejercitadas por la adversa. La declaración de nulidad de esas patentes no priva de interés práctico a esa acción sino que incide sobre ellas de manera distinta, acreditando su carácter infundado, razón por la que el pronunciamiento judicial es equivocado, ya que la resolución recurrida debió desestimar esas acciones de infracción por su falta de fundamento.
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Compartimos el punto de vista de la recurrente. La nulidad de las patentes declarada por la oficina europea se traduce de forma distinta respecto de las acciones de nulidad, que han quedado desprovistas de objeto, que respecto de las acciones de infracción, que no tienen por qué haber sufrido ese efecto. Con la acción de infracción lo que se pretende es que se declare que existieron actos de violación de la patente. Es obvio que la declaración de nulidad de las patentes afecta a esta acción pero no privándoles de objeto sino determinando que no es posible que existiera infracción. Por consiguiente, el recurso debe ser estimado en este punto. Debe entrarse a enjuiciar en el fondo las acciones de infracción respecto de esas tres patentes con el resultado de tener que desestimar que exista infracción pues lo impide la declaración de nulidad de las tres patentes invocadas, tal y como se deriva del art. 114.1 de la Ley de Patentes (LP), a cuyo tenor, la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud han tenido nunca efectos. Asimismo habrá que extraer las consecuencias a que haya lugar en materia de costas, que difieren en el caso de desestimación de la demanda del supuesto de terminación del proceso por pérdida sobrevenida del objeto.
Planteamiento general que efectúa el recurso sobre la nulidad de la patente EP 1060305, validada en España como ES 2252933 T3 (EP2)
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El recurso de Schindler insiste en que la patente europea EP 1060305, validada en España como ES 2252933 T3, a la que nos referiremos con las designaciones abreviadas ES 933 o EP2, es nula, combatiendo las apreciaciones que en sentido contrario hace la resolución recurrida.
Shindler sostuvo en la demanda la nulidad de esa patente por falta de novedad a la vista de tres patentes anteriores, designadas como ET9 (UK2134209), ET16 (WO98/29326) y ET17 (GB2162283). También mantuvo la falta de actividad inventiva, apoyándose en el documento ET9 o por la combinación de varios documentos pertenecientes al estado de la técnica previo, fundamentalmente partiendo de ET4 (ES405037) o de sus homologas alemana ET5 (DE2136540) y británica ET27 (GB1401197).
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El juzgado mercantil consideró que la patente cuestionada presentaba novedad respecto de cada una de las anterioridades citadas por la demandada para cuestionarla, atendido que ninguna de ellas revelaba todas las características de la patente. También consideró que presentaba actividad inventiva porque ninguna de las anterioridades invocadas por Shindler, por sí mismas o tomadas en consideración de forma conjunta, anticipaban de forma evidente para un experto en la materia las reivindicaciones de la patente cuestionada, razón por la que desestimó la acción de nulidad ejercitada por Shindler.
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El recurso de Shindler pone de manifiesto que, en suma, lo que Otis pretende haber inventado consiste en la sustitución en los sistemas de ascensor por tracción de los cables de tracción de sección circular por correas o "cintas flexibles de acero recubiertas de poliuretano" y obra en las actuaciones prueba que demuestra el uso de ese tipo de cables con mucha anterioridad a la fecha de prioridad de la patente de Otis. Esa ha sido la razón por la que la OEP ha dispuesto la nulidad de las patentes EP3, EP4 y EP1, inicialmente objeto de este mismo proceso.
Con transcripción de las diversas imágenes que describen la patente, y que más adelante se reproducen...
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