SAP Barcelona 383/2013, 29 de Octubre de 2013
| Ponente | MARTA RALLO AYEZCUREN |
| ECLI | ES:APB:2013:7684 |
| Número de Recurso | 790/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 383/2013 |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN 15ª
ROLLO nº 790/2012-2ª
JUICIO ORDINARIO 573/2011
J. MERCANTIL 4 BARCELONA
SENTENCIA Núm. 383/2013
Magistrados:
D. JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN
D. LUIS GARRIDO ESPA
Barcelona, 29 de octubre de 2013.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 573/2011, seguidos ante el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, a instancia de don Luis y de ROBUSTRACK, S.L., representados por la procuradora doña Eva Morcillo Villanueva y asistidos del letrado don Pedro Genové Pascual, contra GLOBAL TRACK WAREHOUSE SPAIN, S.L., representada por el procurador don Ignacio López Chocarro y asistida de la letrada doña Ana Padial Martínez. Este tribunal conoce de las actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por GLOBAL TRACK WAREHOUSE SPAIN, S.L., contra la sentencia de 25 de septiembre de 2012 .
Don Luis y ROBUSTRACK, S.L. ejercitaron contra GLOBAL TRACK WAREHOUSE SPAIN, S.L., ante el juzgado mercantil, una acción de infracción de la marca mixta R-TRACK de la que es titular el primero de ellos.
GLOBAL TRACK WAREHOUSE SPAIN, S.L. se opuso a la demanda y formuló reconvención para que se declarara la nulidad de la marca invocada por los demandantes, por mala fe en su registro, y para que se condenara a Robustrack, por infracción de la marca de la actora reconvencional. Los demandados reconvencionales se opusieron.
Seguido el juicio, el Juzgado dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice literalmente:
" Desestimar la demanda reconvencional formulada por el Procurador Sr. Ignacio López Chocarro, en representación de Global Track Warehouse Spain, S.L.y, en consecuencia, absolver a don Luis y Robustrack, condenando a la reconviniente al pago de las costas .
Estimar la demanda formulada por la procuradora doña Eva Morcillo, en representación de Luis y Robustrack, y, en consecuencia, declarar que el demandado Global Track Warehouse Spain, S.L. ha infringido los derechos de marca de que es titular el demandante sobre la marca española R-TRACK, condenar al demandado a cesar en la actividad infractora utilizando el signo R'TRACK para marcar cadenas (orugas) de goma y productos de la clase 12, la destrucción de los productos R'TRACK que obren en su poder, a indemnizar al actor en la suma de 7.043'99 euros, a publicar el fallo de la sentencia en la revista MOP OCASIÓN y en la web Interempresas.net, así como al pago de las costas procesales ".
GLOBAL TRACK WAREHOUSE SPAIN, S.L. interpuso recurso de apelación contra la sentencia del juzgado y, admitido en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 2 de octubre de 201 3.
Ponente: la magistrada MARTA RALLO AYEZCUREN.
La sentencia del juzgado mercantil estimó la demanda de infracción de marca interpuesta por el Sr. Luis y Robustrack, S.L. contra Global Track Warehouse Spain, S.L. (en adelante, GTW Spain) y desestimó la reconvención de la demandada inicial, que solicitaba la declaración de nulidad de la marca y la condena de Robustrack por violación de una marca semejante usada por GTW Spain.
La marca invocada por Luis y Robustrack, la nulidad de la cual se ha instado, es la marca mixta española:
En adelante, nos referiremos a esa marca como R-TRACK (con guión tras la R). Fue solicitada el 17 de noviembre de 2009 y concedida el 8 de marzo de 2010, con el número 2.900.943, para los productos de la clase 12, "orugas para vehículos, cubiertas y llantas de ruedas para vehículos, vehículos para obras públicas y maquinaria automotriz para obras públicas, repuestos, partes y accesorios de todo ello incluidos en esta clase". Su titular es el demandante Sr. Luis . Todo lo anterior resulta del documento 1 de la demanda y no se ha cuestionado.
Hechos no controvertidos
GTW Spain instaba -e insta en el recurso- la nulidad de la marca, por haber sido solicitada con mala fe ( artículo 51.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, LM).
Comenzaremos el examen de esta cuestión dejando constancia de algunos hechos que no son controvertidos. Coinciden en buena parte con los relacionados en el fundamento de derecho 1 de la sentencia del juzgado, algunos de los cuales son expresamente impugnados en el recurso de GTW Spain.
La compañía alemana Global Track Warehouse Europe GmbH (en adelante, GTW Europe) y la sociedad española GTW Spain pertenecen al mismo grupo empresarial Global Track Warehouse (GTW), que tiene su sede central en Australia y que cuenta con sociedades en muchos otros países, todas ellas participadas directamente y administradas por una única persona, de nacionalidad australiana, don Efrain . La actividad del grupo es la producción y comercialización de cadenas de caucho (orugas), almohadillas de caucho, cadenas metálicas y componentes de rodaje para maquinaria de movimientos de tierra, construcción, obras públicas y vehículos agrícolas (hecho 4 demanda; hecho 1 contestación; hecho 1.C. de la sentencia juzgado, no cuestionado).
El grupo GTW fabrica y comercializa cadenas de caucho de cableado de acero en continuo y sin empalmes bajo la marca J'TRACK . GTW Europe solicitó la marca denominativa alemana número 30531719 J'TRACK el 2 de junio de 2005 y obtuvo su concesión el 16 de enero de 2006, para la clase 12, cadenas de goma para vehículos, a saber, para miniexcavadoras. El 14 de agosto de 2007, solicitó la marca denominativa comunitaria J'TRACK número 5952205 que fue concedida el 7 de agosto de 2008, para las clases 6 y 17 (documentos 12 y 13 contestación, de la oficina alemana de patentes y marcas; aprovechamos para dejar constancia de cómo la ordenada presentación de los documentos por parte de GTW ha facilitado la tarea de este tribunal).
La empresa Repuestos y Maquinaria de Obra Pública, S.L. (REYMOP), con sede social en Zaragoza, constituida el 2 de noviembre de 2006, con objeto social de compra y venta de repuestos para maquinaria de obra pública, era cliente de GTW, al menos, desde 2007, y le compraba, entre otros productos, las orugas de caucho. Las dos socias de REYMOP eran la esposa del demandante Luis y la esposa del hermano del demandante, Victorio, administrador éste último de REYMOP (hecho 2 de la demanda; documentos 2 y 3 de la demanda, copias de escrituras públicas; hecho 1.B de la sentencia del juzgado, no discutido). Mediante escritura pública de 28 de enero de 2010, los Sres. Luis y Victorio constituyeron la sociedad actora Robustrack, S.L., de la que Luis fue nombrado administrador único (documento 11 de la demanda, certificación del Registro Mercantil).
El 10 de marzo de 2010, Cipriano, agente de ventas de GTW para España y Portugal desde 17 de agosto de 2005, dejó voluntariamente GTW. Pasó a ser administrador único de Robustrack, cargo que aceptó el 26 de marzo de 2010 (documentos 3 de la contestación, contrato; documento 16 de la contestación, mensaje de correo electrónico y documento 11 de la demanda, certificación del Registro mercantil).
Leonardo, agente de ventas de GTW Europe para Alemania, Austria y Suiza, desde 2005, dejó voluntariamente la empresa en julio de 2009 (documento 1 de la contestación, contrato; documento 59 de la contestación a la reconvención, sentencia del Landgericht de Kempten; hecho 1.D de la sentencia del juzgado).
Jose Daniel, agente de ventas de GTW para Italia desde el 20 de mayo de 2007, decidió dejar la empresa GTW el 11 de diciembre de 2009 (documentos 2 y 15 de la contestación, contrato y mensaje de correo electrónico, respectivamente).
En la página web http://www.robustrack.com/ aparecen identificados como contactos, bajo el texto "por favor, seleccione entre nuestros ingenieros dependiendo de su país", Don Leonardo (Alemania, Austria y Suiza (zona germano parlante), Cipriano (España y Portugal) y Jose Daniel (Italia y Suiza (zona ítalo parlante) (documento 4 de la contestación).
El 24 de julio de 2009, GTW Europe solicitó, ante la Oficina alemana de patentes y marcas, la marca mixta número 302009044564:
para la clase 12, orugas de caucho para vehículos de motor, es decir, para miniexcavadoras. La marca fue concedida el 30 de septiembre de 2009 (documento 6 de la contestación, de la oficina alemana de patentes y marcas; hecho 1.J de la sentencia del juzgado). En adelante, nos referiremos a esta marca como R'TRACK (con apóstrofo tras la R).
La misma marca fue solicitada por GTW Pty Ltd, en Australia, el 22 de julio de 2009 y concedida el 20 de mayo de 2010 (documento 7 de la contestación; hecho 1.J de la sentencia del juzgado).
Como se ha dicho, el 17 de noviembre de 2009, el demandante Sr. Luis solicitó, ante la Oficina española de patentes y Marcas (OEPM), la marca mixta número 2.900.943, concedida el 8 de marzo de 2010, R-TRACK .
El 25 de noviembre de 2009, GTW Europe solicitó la marca comunitaria R'TRACK para los productos de la clase 12 (número de registro 8.711.475). El Sr. Luis formuló oposición. La Oficina de armonización del mercado interior (OAMI), en resolución de 22 de octubre de 2010, denegó la marca comunitaria solicitada por GTW Europe, por considerar que, por la similitud con la marca mixta española número 2.900.943, del Sr. Luis, y la coincidencia de los productos, existía riesgo de confusión (documento 21 de la demanda, nota de la OAMI).
El 12 de mayo de 2010, el Sr. Efrain constituyó, como socio único, la compañía demandada GTW Spain (sociedad unipersonal), con sede en Barcelona (documento 20 de la demanda, nota informativa del Registro mercantil). La sociedad ha venido distribuyendo orugas de goma con el signo R'TRACK .
La versión de GTW
GTW Spain alega que, detrás de la sociedad demandante Robustrack, se encuentran Don. Leonardo
, Jose Daniel, Cipriano y el codemandante Luis . Todos ellos mantuvieron...
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