SAP Barcelona 429/2006, 28 de Septiembre de 2006
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2006:14776 |
| Número de Recurso | 239/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 429/2006 |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 239/2006-1ª
JUICIO ORDINARIO Nº 107/2005
JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA
SENTENCIA núm.429/06
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En Barcelona a veintiocho de septiembre de dos mil seis.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimo-quinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº. 107/05 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A. y BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co. KG, representadas por el Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas y asistidas del Letrado D. Miquel Montañá Mora, contra GERVASI FARMACIA S.L., representada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y bajo la dirección del Letrado D. Iñigo Ramilo Rodríguez de Robles, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 12 de diciembre de 2005.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda, absolver a GERVASI FARMACIA S.L., sin hacer especial imposición de las costas procesales".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de parte actora, al que se opuso la parte demandada.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 28 de junio.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.
Versa el litigio sobre la concurrencia del requisito, según ha sido perfilado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE), de la necesidad objetiva para tener acceso efectivo al mercado español, en el contexto que más concretamente se expondrá, aplicado a la sustitución de la marca y al reenvasado del medicamento, objeto de importación paralela, que la demandada, Gervasi Farmacia S.L., adquiere en Grecia para su comercialización en España, con motivo de la oposición mostrada por el titular de la marca, el (para abreviar) Grupo Boehringer.
El conflicto así creado reclama su resolución de acuerdo con la doctrina que progresivamente ha desarrollado el TJCE ante la necesidad de equilibrar la tensión entre el principio fundamental de libre circulación de mercancías en el mercado común y la protección de los derechos de propiedad industrial, cuyo ejercicio en determinados casos, y en relación también con los límites del agotamiento del derecho de marca, puede determinar la admisión de restricciones o excepciones a aquella regla fundamental de la Unión Europea. La cuestión, que afecta a la interpretación y aplicación del art. 30 del TCE y de los arts. 5 y 7 de la primera Directiva sobre marcas, ha sido tratada por el TJCE en relación con los medicamentos reenvasados por el importador paralelo, formando un cuerpo de doctrina que fructifica en la Sentencia de 23 de mayo de 1978, asunto Hoffmann-La Roche c. Centrafarm, y que luego es desarrollada y matizada, en especial, por la de 11 de julio de 1996, asunto Bristol-Myers Squibb y otros c. Paranova A/S (y otros asuntos acumulados), por la de 23 de abril de 2002, asunto Boehringer c. Swingward, por la de la misma fecha en el asunto Merck c. Paranova GMBH y, abordando el tema de la sustitución de la marca, por la de 12 de octubre de 1999, asunto Pharmacia & Upjohn S.A. c. Paranova A/S, de particular interés para este caso.
Llega a esta instancia el litigio por virtud del recurso de apelación que interpone la actora, Boehringer, contra la Sentencia que, aplicando al caso concreto esas pautas jurisprudenciales, estimó justificada tanto la sustitución de la marca original del país de exportación por la que utiliza en España el titular de la marca y de la licencia del medicamento, como el reenvasado del producto.
I) Los hechos a los que debe aplicarse la doctrina del TJCE para obtener la consecuencia procedente, permisiva u obstativa, son, sin discusión, los siguientes.
Boehringer Ingelheim International GmbH y Boehringer Ingelheim España S.A. son, respectivamente, titular y licenciataria exclusiva de la marca española nº 296.060, DULCO-LAXO. Por su parte, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG es titular de la marca comunitaria nº 2.382.059, DULCOLAX (y de otras marcas gráficas internacionales y solicitudes de marcas gráficas comunitarias).
El Grupo Boehringer Ingelheim comercializa internacionalmente, desde 1952, un medicamento (se trata de un laxante suave) cuyo principio activo es el Bisacodilo, bajo la marca DULCOLAX. Así lo hace en todo el Espacio Económico Europeo, excepto en España, donde se comercializa bajo la marca DULCO-LAXO.
La razón de esa diversidad marcaria, que afecta a nuestro país, radica en que al iniciarse su comercialización en España, en la década de los años 50, no se consiguió el registro de la marca DULCOLAX debido a la oposición que entonces formularon los titulares de dos marcas anteriores, LAX y DULCOSAL. De ahí que -afirma la actora- pese a su intención y deseo de utilizar en nuestro país la misma marca con la que el medicamento es conocido en el resto del Espacio Económico Europeo (EEE), se viera obligada a adoptar otra denominación, DULCO-LAXO, que logró registrar en 1956.
El producto DULCO-LAXO se comercializa en España como Especialidad Farmacéutica Publicitaria (EFP), para cuya adquisición no es preceptiva receta médica.
La demandada Gervasi Farmacia S.L. adquiere en Grecia el producto DULCOLAX, de Boehringer, para comercializarlo paralelamente en España, lo que hace tras (a) reempaquetar el medicamento, sustituyendo el envase original por otro que presenta ciertas diferencias de diseño, incluyendo todas las menciones en español; y (b) sustituyendo la marca DULCOLAX, utilizada en Grecia, por la de DULCO-LAXO, utilizada por Boehringer en España para el mismo medicamento.
II) En su demanda, la actora reprocha a la demandada:
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La sustitución de la marca del Estado de exportación (Grecia), que Boehringer no considera necesaria ni justificada conforme a la doctrina del TJCE (fundamentalmente, S. Upjohn). Alega que, no habiéndose agotado el derecho de exclusiva sobre la marca DULCO-LAXO (sí el de la marca DULCOLAX), la utilización de DULCOLAX en España no se ve impedida por la normativa administrativa-sanitaria ni ha de producir error en los consumidores, o riesgo de confusión con otra EFP.
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El reenvasado en sí mismo considerado, esto es, el hecho de la sustitución del envase original, que Boehringer no considera necesario, proponiendo en su lugar la técnica del reetiquetado, mediante la superposición de etiquetas adhesivas, que conforme a la doctrina del TJCE (principio de intervención mínima;
S. Bristol-Myers y S. Merck/Paranova) debe prevalecer sobre el reempaquetado. Esta técnica es la que se sigue en Alemania respecto del mismo producto, DULCOLAX, importado paralelamente de Grecia, como prueba el envase que se aporta como muestra física nº 4 (al f. 247).
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Las características del nuevo envase, que modifica la presentación del embalaje utilizado por Boehringer: hay diferencia en los colores empleados (pueden cotejarse los embalajes a partir de las muestras físicas aportadas; f. 247), resultando, con todo, un envase burdo y anticuado, lo cual perjudica la reputación e imagen de la marca DULCO-LAXO (en este sentido, S. Bristol-Myers, cdo. 75 y ss.).
Todo ello fue advertido a la demandada en la contestación de Boehringer a la carta de notificación que aquélla le cursó (el 31 de marzo de 2004) antes de proceder a la comercialización del producto en tales condiciones.
Es importante dejar constancia de que no se discute que el reenvasado llevado a cabo por la demandada afecte o haya afectado al estado original del medicamento.
En la demanda también se denunciaba el incumplimiento de "otras obligaciones impuestas al importador paralelo", que enervarían el agotamiento, según se describe en el Hecho sexto del escrito rector, concretamente por (a) no haber notificado previamente la intención de comercialización paralela, sino una vez obtenida la autorización de la Agencia Española del Medicamento (art. 4 del RD 1785/2000 ); (b) no indicar en el envase que se trata de una marca registrada y su titular; (c) incluir informaciones inexactas e insuficientes en el embalaje: así, no expresar quién ha reempaquetado el producto, sino sólo el comercializador paralelo; incluir con caracteres difícilmente legibles la fecha de caducidad, y omitir el titular de la autorización de comercialización (RD 2236/1993).
No obstante, a esas alegadas infracciones, pese a ser desestimadas expresamente por la Sentencia, no se refiere el recurso de apelación, cuyo discurso se contrae a los tres aspectos de la comercialización del DULCO-LAXO señalados en el apartado anterior.
La Sentencia apelada parte de la doctrina jurisprudencial aplicable ya reseñada, que condensa con claridad. La STJCE asunto Upjohn, indica el Sr. Magistrado, declara que la oposición por el titular de la marca contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros cuando, para comercializar el producto en el Estado de importación (aquí España), la sustitución de la marca es objetivamente necesaria, aplicando dicha Sentencia del Tribunal de Justicia, a este supuesto, los requisitos establecidos para el reenvasado.
Razona el Juzgador que este requisito, la necesidad objetiva, es apreciable en el...
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