SAP Barcelona 230/2008, 26 de Junio de 2008
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2008:7757 |
| Número de Recurso | 638/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 230/2008 |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 638/07-1ª
JUICIO ORDINARIO Nº 86/2004
JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm. 230/2008
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a veintiseis de junio de dos mil ocho.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 86/2004 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 1 de los de Barcelona, a instancia de NAGOR LIMITED, S.L., representado por la procuradora Carmen Ribas Buyo, contra LABORATORIOS THEA, S.A., representada por el procurador Antonio de Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en los mismos el día 30 de mayo de 2005, y por la impugnación formulada por la parte demandada.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Desestimando íntegramente la demanda de Nagor Limited frente a Laboratorios Thea, S.A. sin hacer imposición de las costas del juicio".
Esta sentencia fue aclarada por el auto de 14 de junio de 2005, en el siguiente sentido: "Se rectifica la sentencia de fecha treinta de mayo pasado en el sentido de limitar la desestimación de la demanda a la marca núm. 2.052.257; no así a la segunda, la núm. 2.052.258 SILGEL (de la clase 3 del nomenclator internacional), respecto de la que procede la estimación de la demanda con la consecuencia de declarar la caducidad de tal marca por falta de uso efectivo y la de acordar la cancelación del registro de la misma".
La representación procesal de NAGOR LIMITED, S.L. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, del que se dio traslado a la parte demandada quien además de oponerse al recurso de apelación impugnó la sentencia. Admitido a trámite el recurso y la impugnación, en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la votación y fallo del recurso se señaló para el día 21 de mayo de 2008.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
El actor había solicitado la caducidad por falta de uso de dos marcas titularidad de la demandada: la marca nº 2.052.257, denominativa "SILGEL", para distinguir "productos farmacéuticos, oftalmológicos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas; materias para empastar los dientes y para moldes dentales; fugicidas, herbicidas, colirios, soluciones para lentes de contacto; pomada para uso médico", de la clase 5 del Nomenclator; y la marca nº 2.052.258, también denominativa "SILGEL", para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, cremas y pomadas para uso no medicinal", de la clase 3 del Nomenclator.
La sentencia dictada en primera instancia, después de constatar como hecho probado que habían transcurrido más de cinco años desde la solicitud y concesión de ambas marcas sin que hubieran sido objeto de un uso efectivo y real, centró la controversia en torno a si la falta de uso estaba justificada. Y así, respecto de la marca 2.052.257, consideró que la pendencia de un juicio sobre la nulidad de dicha marca, hasta que fue dictada sentencia por la Audiencia Provincial el 28 de mayo de 2004, justificaba su falta de uso y con ello la suspensión del plazo de caducidad.
La sentencia es apelada por la actora, por entender que la interposición de la demanda de nulidad no podía afectar al cómputo de los plazos de caducidad.
Por su parte, la demandada impugna la sentencia por dos tipos de razones: unas que se amparan en la improcedencia del auto de aclaración, que fue el que dispuso la caducidad de la marca nº 2.052.258, y otras que se fundan en motivos de fondo, en concreto en la improcedencia de la caducidad. En relación con las primeras razones, se argumenta que el auto aclaratorio, que complementa la sentencia, fue dictado a instancia de la actora y sin que previamente se hubiera dado traslado a la demandada, y que, además, incurre en una incongruencia extra petitum pues se pedía un complemento de la sentencia y lo que hace es rectificar ésta. Además, aduce que el actor carece de legitimación para pedir la caducidad, pues carece de interés legítimo. Respecto de las razones de fondo, la impugnación argumenta que la pendencia de la demanda de nulidad de una marca ya justificaba el no uso de la otra, teniendo en cuenta que el actor había intentado acumular a la inicial petición de caducidad de la marca nº 2.052.257, la de la nº 2.052.258.
No es objeto de discusión que la demandada solicitó en la OEPM, el 15 de octubre de 1996, el registro de las dos marcas controvertidas: la marca nº 2.052.257, denominativa "SILGEL", para distinguir "productos farmacéuticos, oftalmológicos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas; materias para empastar los dientes y para moldes dentales; fugicidas, herbicidas, colirios, soluciones para lentes de contacto; pomada para uso médico", de la clase 5 del Nomenclator; y la marca nº 2.052.258, también denominativa "SILGEL" para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, cremas y pomadas para uso no medicinal", de la clase 3 del Nomenclator. Tampoco se discute que ambas marcas fueron concedidas el 20 de enero de 1998, publicándose tal concesión el día 1 de marzo de 1998.
El derecho de exclusiva que la marca registrada confiere a su titular, que conlleva un ius prohibendi, conforme al art. 34.2 LM, tiene como contrapartida la obligación de usar de forma real y efectiva la marca. Y así el art. 39 LM dispone que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometido a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso", trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, aunque ésta última se refiere exclusivamente al "uso efectivo". Con la exigencia de un uso real se pretende...
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