SAP Madrid 246/2009, 16 de Octubre de 2009
| Ponente | ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ |
| ECLI | ES:APM:2009:10809 |
| Número de Recurso | 458/2008 |
| Número de Resolución | 246/2009 |
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
SENTENCIA: 00246/2009
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
t6
C/ General Martínez Campos nº 27.
Teléfono: 91 4931988/89
Fax: 91 4931996
ROLLO DE APELACIÓN Nº 458/08.
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 591/2.005.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
Parte recurrente: "GOLF USA INC"
Procurador: Doña Virginia Camacho Villar.
Letrado: don Jaime de Rivera Lamo de Espinosa
Parte recurrida: "GOLF HOUSE, S.p.A."
Procurador: Don Ernesto García-Lozano Martín.
Letrado: D. Eduardo Veiga Conde.ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ÁNGEL GALGO PECO
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO
SENTENCIA Nº 246/08
En Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil nueve.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 458/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008 dictada en el juicio ordinario núm. 591/05 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante, la mercantil "GOLF USA INC"; y, como apelada, la entidad "GOLF HOUSE S.p.A.", ambas defendidas y representadas por los profesionales antes relacionados.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "GOLF HOUSE, S.p.A." contra la mercantil "GOLF USA INC", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se declarase:
"PRIMERO.- Que el registro de marca num. 2.479.330 contraviene lo dispuesto en el Art. 5.1.c) de la vigente Ley de Marcas .
Que la marca num. 2.479.330 debe declararse nula y ser objeto de cancelación por incurrir en causa de nulidad absoluta.", interesando la correspondiente condena a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, declarando la nulidad del registro de marca num. 2.479.330 denominativa GOLF USA, ordenándose, una vez firme la sentencia, la cancelación de la inscripción del registro y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de marzo 2008 por la que se estimó la demanda y se declaró la nulidad del registro de marca num. 2.479.330 denominativa "GOLF USA", con condena a la parte demandada al pago de las costas procesales.
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte actora. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, señalándose para su deliberación y votación el día 15 de octubre de 2009.
Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.
La sentencia dictada en primera instancia estima la demanda formulada por la mercantil "GOLF HOUSE S.p.A." y declara la nulidad de la marca española nº 2.479.330 (clase 35) "GOLF USA", registrada por la entidad demandada "GOLF USA INC" para distinguir "servicios de venta al por menor en comercios de artículos deportivos, a saber, equipos de golf ", por tratarse de un signo descriptivo del origen geográfico y de los propios servios distinguidos con la marca e infringir, en consecuencia, la prohibición contenida el artículo 5.1.c de la Ley de Marcas .Frente a la sentencia se alza la demandada alegando, en primer lugar, la falta de legitimación de la actora para ejercitar la acción de nulidad frente a una marca de servicios como es la de la demandada cuando aquélla es titular de una marca de productos y, en segundo lugar, niega que la marca "GOLF USA" (clase 35ª) registrada por la entidad demandada para distinguir "servicios de venta al por menor en comercios de artículos deportivos, a saber, equipos de golf " tenga carácter descriptivo.
A pesar de que la demandada se personó en las actuaciones una vez expirado el plazo para contestar a la demanda sin que, en consecuencia, pudiera oponer excepción alguna, nada impide que la sentencia analizara la legitimación de la demandante para promover la acción de nulidad ejercitada, en tanto que aquélla no integra excepción procesal alguna sino que constituye un presupuesto preliminar del proceso, apreciable de oficio, que ha de examinarse con carácter previo al de la cuestión de fondo, aunque tenga que ver con ésta.
Como señala la sentencia de esta Audiencia Provincial (sección 11ª) de 27 de julio de 2005 , entre otras muchas, debe distinguirse entre la falta de personalidad y la falta de acción, comprendiendo la primera las cualidades necesarias para comparecer en juicio (capacidad para ser parte y capacidad procesal), que integra, para todo tipo de procesos, un verdadero presupuesto procesal (conocido con la expresión de "legitimatio ad processum", cuya falta determina una sentencia procesal absolutoria en la instancia), mientras que la segunda (legitimatio ad causam) se refiere a la titularidad de la relación jurídico- material invocada por el demandante en el proceso concreto de que se trate, constituyendo un presupuesto de la acción, o con mas precisión, un presupuesto preliminar del fondo propiamente dicho, o presupuesto de la estimación de la demanda, cuya apreciación conlleva la obligación por parte del Juez de conocer de la cuestión de fondo estrictamente considerada, dictando una resolución desestimatoria de la pretensión deducida.
Dichas categorías (legitimación ad processum y legitimación ad causam) han sido superadas tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 , y así lo recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de noviembre de 2005 , al indicar que dicha dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido, pues la misma distingue entre capacidad procesal y legitimación, refiriendo esta última sólo a la tradicionalmente denominada legitimación ad causam y que ahora se prevé en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007 recuerda que no cabe confundir «la falta de legitimación como impeditiva de cualquier consideración sobre el fondo del asunto con la falta de acción (falta de legitimación "ad causam") que tiene que ver con el fondo del asunto aunque en puridad sea preliminar al fondo y pueda ser apreciada de oficio (SSTS 20-7-04, 20-10-03, 16-5-03, 10-10-02, 15-10-02, 4-7-01 y 3-7-00 ). Como señala la sentencia de 28 de febrero de 2002 (recurso núm. 3109/96 ), dicha legitimación "consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar" y exige "una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido", según las SSTS 31-3-97y 28-12-01 que se citan en la misma». En el mismo sentido sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2008 cuando indica que: "La falta de legitimación activa ad causam (para el proceso) es un presupuesto preliminar del proceso susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, aunque tiene que ver con ésta. Debe apreciarse de oficio y se produce cuando el actor no aparece como titular del derecho que intenta hacer valer en el proceso (pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido)".
Precisado lo anterior, a pesar de que en la alegación preliminar del recurso de apelación se imputa a la sentencia que no analiza ninguno de los argumentos de defensa expuestos por dicha parte a lo largo del proceso, lo cierto es que no se articula como motivo del recurso la falta de motivación. En todo caso, la resolución apelada admite expresamente la legitimación activa en el primer párrafo del segundo de sus fundamentos de derecho cuando razona, con mayor o menor claridad y acierto que: "Situadas así las posiciones de las partes intervinientes en el procedimiento, es cuestión que en primer lugar debe quedar fijada y que justifica el interés de la parte actora en este procedimiento el que la marca de la actora goza de protección registral en todos los países en que se utiliza, incluyendo a España, mediante la Marca Internacional num. 701425 denominación "GOLF¿ US" para distinguir productos de los comprendidos en clase 16, 18 y 28 del Nomenclátor Internacional de Marcas, cuestiones todas ellas aportadas por la parte actora como documento nº 2".
La legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad del registro de una marca por concurrir una causa de nulidad absoluta se atribuye, entre otros, por el artículo 59.a) de la vigente Ley de Marcas acualquier persona física o jurídica que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo. Se amplía, en consecuencia, el ámbito de legitimación que contemplaba el derogado artículo 56 de la Ley de Marcas de 1988 que sólo hacía referencia al interés legítimo por lo que no cabe invocar sin más la jurisprudencia recaída sobre este precepto para interpretar el vigente artículo...
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