SAP Barcelona 164/2009, 7 de Mayo de 2009
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2009:9226 |
| Número de Recurso | 253/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 164/2009 |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA núm.164/09
Ilmos. Sres. Magistrados
IGNACIO SANCHO GARGALLO
LUIS GARRIDO ESPA
JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH
En Barcelona a siete de mayo de dos mil nueve.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los autos de juicio ordinario seguidos con el nº 356/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de TOUR & ANDERSSON AB, representada por el Procurador D. Octavio Pesqueira Roca y bajo la dirección del Letrado D. Pedro García-Cabrerizo, contra ACUSTER S.A., representada por el Procurador D. Ricard Simó Pascual y asistida de la Letrada Dª. Teresa Barceló Rebaque, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 9 de enero de 2008.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda y absolver a ACUSTER S.A., condenando a la actora al pago de las costas procesales".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue admitido a trámite. La demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 4 de febrero.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.
La sociedad sueca TOUR & ANDERSSON AB formuló demanda contra ACUSTER S.A., que fue distribuidora en España de sus acoplamientos para tuberías distinguidos con el signo PRK, ejercitando (a) acciones por violación de su patente ES 2 220 521, que es la validación española de la patente europea con nº de solicitud 957 177.9 (la traducción fue publicada por la OEPM el 16 de diciembre de 2004), referida a una "aleación de latón para fundición a presión resistente a la descincación", al amparo de la Ley de Patentes, así como (b) acciones por actos de competencia desleal que incardinaba en los artículos 5 y 11.2 de la Ley de Competencia Desleal. Todo ello por razón de la fabricación y comercialización por la demandada de acoplamientos para tuberías que distingue con la denominación ACUFIT, conducta que en el decir de la demandante vulnera la referida patente y constituye un comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe concurrencial por las circunstancias en que ha tenido lugar y una imitación desleal (de ahí la invocación de los arts. 5 y 11.2 LCD ). Fue admitida pendiente el litigio la intervención en el lado activo de la filial española de la actora, TOUR & ANDERSSON S.A.
I) El contexto fáctico que exponía la demanda como antecedente de sus pretensiones (sintetizado en lo sustancial por la sentencia apelada), es el siguiente.
La entidad actora se dedica a la fabricación, entre otros productos, de válvulas y acoplamientos para tuberías, en particular los acoplamientos PRK, que afirma novedosos en el mercado por la especial aleación de latón con que está confeccionado su cuerpo central, invocando la protección que le confiere la citada patente en cuanto al material utilizado para la fabricación de dicho producto (además de otra patente europea, nº 571 872, que ampara el sistema de acoplamiento, pero que carece de vigencia y validez en España).
ACUSTER S.A. es una sociedad española constituida en 1973 y especializada en la distribución de maquinaria y accesorios para la canalización de fluidos.
En 1992 se convino por ambas partes una relación de distribución comercial, que incluía los acoplamientos PRK, por parte de ACUSTER para el territorio español, sin exclusividad para ninguna de ellas, y sin que el acuerdo llegara a reglamentarse por escrito. En 2001 la actora constituye su filial española y es ésta la que pasa a encargarse de las relaciones con la distribuidora.
En la primera mitad de 2005 las partes negocian posibles acuerdos de exclusividad recíproca que no fructifican, y el 17 de junio de 2005 ACUSTER resuelve el contrato por resultar inviable, en su postura, la continuidad de la relación de distribución.
Poco antes, en mayo de 2005, TOUR & ANDERSSON dirigió un requerimiento a la distribuidora a fin de que cesara en la comercialización de acoplamientos que a su juicio constituyen una copia de los PRK.
ACUSTER viene comercializando unos acoplamientos para tuberías, de producción propia, bajo la denominación ACUFIT, desde pocos meses antes de la extinción de la relación de distribución.
III) La actora aclaraba en la demanda que el motivo de su reclamación no es el incumplimiento de un compromiso de exclusiva, que admite que nunca existió para las partes, si bien TOUR & ANDERSSON, por su propia voluntad, mantuvo a ACUSTER como único distribuidor en España (págs 18-19 y 21 de la demanda).
Los reproches que, como conducta antijurídica, se dirigen contra la demandada los encontramos jalonados a lo largo de la exposición fáctica de la demanda, sin perjuicio de su reiteración, ampliación o mayor concreción en la fundamentación jurídica:
-
existe una absoluta identidad entre el acoplamiento de la actora, PRK, y el que comercializa la demandada, ACUFIT, tanto en su apariencia externa como en los materiales utilizados para su fabricación, y se da también una intercambiabilidad entre las piezas de uno y otro fabricante;
-
ACUSTER oferta su producto ACUFIT a unos precios más bajos que el PRK y a través de los mismos canales de distribución que con anterioridad utilizaba para la distribución del producto PRK; y extinguida ya la relación de distribución, en la cartera de la demandada han convivido durante algún tiempo los productos de la actora y los denominados ACUFIT;
-
ACUSTER se ha ahorrado los elevados costes de investigación y experimentación que tuvo que afrontar la actora cuando lanzó su producto PRK, aprovechándose de la información técnica facilitada porTOUR & ANDERSSON mientras duró la relación de distribución.
En relación con la copia de sus productos y la vulneración de la patente ES 2 220 521 aportaba la actora como documento 69 un informe de análisis químico realizado por el Instituto para la Investigación sobre los Metales y la Corrosión de Estocolmo, de 4 de abril 2006, que indica que los valores de la composición elemental de los acoplamientos de tuberías utilizada por ACUSTER se ajustan a los que resultan del lingote de la aleación de TOUR & ANDERSSON tomada como referencia.
Como documento nº 70 un informe "para ser utilizado en el ámbito interno de la empresa" sobre las diferencias entre la aleación de latón utilizada para los acoplamientos PRK protegida por la citada patente y la utilizada para los acoplamientos ACUFIT, cuya tabla de índices es a su juicio expresiva de la práctica identidad entra una y otra aleación.
Como documento nº 71 un informe del Departamento de Química y Tecnología de los Materiales del Instituto Nacional sueco de Investigación y Pruebas, sobre la composición de las tuercas de material plástico utilizadas como elementos de fijación en ambos sistemas de acoplamiento, de donde resulta que las muestras son espectralmente idénticas, con identidad polimérica acusada.
Y como documento nº 72 un informe técnico comparativo elaborado por el Departamento de Metrología y Metrotecnia de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, suscrito el 21 de abril de 2006 por Porfirio , doctro ingeniero industrial y catedrático de Universidad, cuyas conclusiones son las siguientes:
"5.2. La funcionalidad de los acoplamientos de ambas series es la misma, consiguiéndose la estanqueidad en ambos casos mediante el apriete a tope de las tuercas de plástico sobre los cuerpos metálicos respectivos.
5.3. El material metálico de los elementos de ambas series es similar, aleación de latón, con unas características semejantes (...).
Asimismo, el material plástico de las tuercas es ACETAL, en ambos casos.
5.4. El montaje de los acoplamientos sobre los tubos se realiza de forma análoga según detallan en la documentación analizada los dos fabricantes.
5.5. El aspecto general de los acoplamientos enfrentados, forma, color, tamaño y peso, determina una sensación de gran semejanza que puede inducir a confusión entre elementos de ambas series si no se repara en la marca respectiva de cada uno de ellos.
5.6. Las muestras complementarias con tuercas metálicas también son funcionalmente semejantes y ofrecen un aspecto general enormemente coincidente que puede llevar a confusión entre ambas si no se atiende a la marca grabada en las mismas".
IV) Con base en esas conductas se imputaba a la demandada:
A) La comisión de actos de competencia desleal por vulneración de la cláusula general del art. 5 LCD, ya que ACUSTER ha actuado de mala fe:
(i) cuando, prevaliéndose de la posición alcanzada como representante comercial de la actora para España, decidió utilizar la información confidencial que se le facilitó, sobre los fundamentos técnicos del producto PRK, en beneficio propio, aprovechándose de la transferencia de tecnología;
(ii) cuando, manteniendo todavía la relación comercial con la actora y negociando una posible exclusividad unívoca o biunívoca, decidió acometer la copia servil de los productos PRK que representaba, ocultando la producción del nuevo acoplamiento que ya había iniciado;
(iii) en un tercer momento, cuando para la comercialización de los productos ACUFIT utilizó los mismos canales de distribución a través de los que había venido promocionando los productos PRK, "ciudándose mucho de no revelar la distinta procedencia empresarial de unos y...
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