SAP Barcelona 173/2009, 15 de Mayo de 2009
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2009:9773 |
| Número de Recurso | 458/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 173/2009 |
| Fecha de Resolución | 15 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA núm.173/09
Ilmos. Sres. Magistrados
IGNACIO SANCHO GARGALLO
LUIS GARRIDO ESPA
JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH
En Barcelona a quince de mayo de dos mil nueve.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los autos de juicio ordinario seguidos con el nº 584/2005 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, a instancia de Fabio , representado por el Procurador Antonio Mª de Anzizu Furest y asistido de la Letrada Valeria Coll Alvarez, contra Juan , representado por el Procurador Carles Arcas Hernández y bajo la dirección del Letrado Carlos Cardellús de Balle, que penden ante esta Sala por virtud del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia dictada en fecha 21 de febrero de 2008, que así mismo ha sido objeto de impugnación por la parte demandada-reconviniente.
El fallo de la sentencia apelada es del siguiente tenor: ""FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de don Fabio no ha lugar a lo pretendido respecto de don Juan . Estimando la reconvención instada por la representación en autos de don Juan se declara nulo el registro de la marca nacional denominativa nº 2.509.820, cale 36: FINCA TARRAGONA, de titularidad de don Fabio , con efectos retroactivos, condenando al Sr. Fabio a estar y pasar por la mencionadacancelación del registro de dicha marca con la consiguiente anotación (en) los registros correspondientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. No ha lugar al resto de pretensiones recogidas en la reconvención. Cada parte hará frente a sus costas y las comunes por mitad".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue admitido a trámite. La parte demandada-reconviniente presentó escrito de oposición y de impugnación de la misma sentencia, que fue admitida a trámite.
Recibidos los autos y formado el Rollo correspondiente, se señaló día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 18 de marzo.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.
El demandante, Don. Fabio , ejercitó en su demanda, al amparo de la Ley de Marcas 17/2001 , acciones de cesación y de remoción por vulneración de la marca de la que es titular, nº 2.509.820, consistente en la denominación FINCAS TARRAGONA, solicitada el 25 de octubre de 2002 y publicada su concesión en el BOPI el 16 de junio de 2003, para distinguir "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios" (en la clase 36 del Nomenclátor). Dirigía sus pretensiones, por existir el riesgo de confusión al que se refiere el art. 34.2.b) de dicha Ley , contra Don. Juan , quien, en la ciudad de Tarragona, viene utilizando el signo denominativo FINQUES TARRAGONA para distinguir su actividad profesional en el sector inmobiliario, concretamente, según resulta de los documentos 3 a 7 de la demanda, la propia de una agencia inmobiliaria y servicios de administración de fincas, radicando su establecimiento en la calle Rambla Nova nº 18- bajos.
El demandado, tras oponerse a la demanda, formuló reconvención en ejercicio de la acción de nulidad de la referida marca por haber actuado el Sr. Fabio con mala fe al solicitar su registro, de acuerdo con el art. 51.1.b) LM . Alegaba también, como causa de nulidad relativa, la prohibición establecida en el art. 6.1.b) LM , por existir un riesgo de confusión con la "marca anterior" del demandado, invocando el carácter de marca notoria no registrada conforme al art. 6.2.d) LM , o bien el de nombre comercial notorio no registrado.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda de violación como consecuencia necesaria de la estimación de la reconvención, ya que, tras la valoración de la prueba, el Sr. Magistrado concluyó que el actor, al solicitar el registro de dicha marca, había actuado, efectivamente, con mala fe, en definitiva porque conocía perfectamente que el signo denominativo FINCAS TARRAGONA o bien FINQUES TARRAGONA, indistintamente, venía siendo usado por el demandado desde hace décadas y de una manera real y efectiva como marca o nombre comercial para distinguir la actividad y los servicios inmobiliarios que lleva a cabo, a través de su agencia de propiedad inmobiliaria, en la ciudad y comarca de Tarragona, donde ha alcanzado una gran implantación, no persiguiendo otra finalidad el demandante, con ese registro, que la obstaculización o la obtención de un beneficio económico mediante la venta de la marca o la negociación para evitar acciones de cese.
La representación del actor apela la decisión del Magistrado mercantil por entender que ha incurrido en error al valorar la prueba: alega que no ha quedado probado que el demandado haya utilizado el distintivo FINCAS TARRAGONA o FINQUES TARRAGONA para identificar su negocio inmobiliario en la ciudad de Tarragona ya que no hay un solo documento que vincule al Sr. Juan con dicha denominación; y que no se ha probado que haya actuado de mala fe al solicitar el registro.
El art. 51.1.b) LM , que incorpora el art. 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE , establece que el registro de marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: "b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado con mala fe". A diferencia de la Ley de Marcas de 1988 , que contemplaba la mala fe del solicitante tan sólo como un factor que que provocaba la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de la marca (en el art. 48.2 LM de 1988 ), la Ley vigente, siguiendo fielmente a la Directiva, configura la mala fe como una causa autónoma de nulidad, aunque sin acoger una precisa definición.
A propósito del anterior art. 48.2 LM de 1988 , la STS de 25 de enero de 2007 declaró que la mala fe que contempla dicho precepto corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación: "La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, unconcreto comportamiento del sujeto que lo realiza (...). La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, por ende, a efectos de casación supone la necesidad de distinguir el aspecto fáctico del jurídico. El primero hace referencia a los datos de hecho de los que quepa deducir la existencia del conocimiento modalizado. El segundo, que se inserta en la «questio iuris», consiste en ponderar los datos previamente fijados a fin de concluir si tienen la significación jurídica que caracteriza al elemento normativo".
Como concepto indeterminado que es, a los efectos que ahora contempla el art. 51.1.b) LM, asumimos la acepción que ha formulado la Resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de...
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