SAP Barcelona 271/2009, 1 de Septiembre de 2009
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2009:9259 |
| Número de Recurso | 654/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 271/2009 |
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA núm.271/09
Ilmos. Sres. Magistrados
IGNACIO SANCHO GARGALLO
LUIS GARRIDO ESPA
ELENA BOET SERRA
En Barcelona a uno de septiembre de dos mil nueve.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 248/2007 ante el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, a instancia de Isidro y JOSEP OLIVÉ CARBONELL S.A., representadas por la Procuradora Asunción Vilá Ripoll y asistidos de la Letrada Vanesa Pérez Paz, contra RESTAURANTE Y MASÍA XEROLIVÉ S.L., representada por el Procurador Ricard Simó Pascual y bajo la dirección del Letrado Juan Mª. Cases Bofill, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 20 de mayo de 2008.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Con estimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sra. Vila Ripoll en nombre y representación de JOSEP OLIVÉ CARBONELL S.A. y Isidro :I. Debo declarar y declaro que RESTAURANTE Y MASIA XEROLIVÉ S.L. ha infringido el derecho de marca de la actora sobre el signo registrado L'OLIVE y RESTAURANTE L'OLIVE.
-
Debo condenar y condeno a RESTAURANTE Y MASIA XEROLIVE SL a cesar en el uso del signo RESTAURANTE CAN OLIVÉ, con prohibición expresa del uso de tal signo a futuro.
-
Debo condenar y condeno a RESTAURANTE Y MASIA XEROLIVE SL a retirar del tráfico económico todos los elementos en los que se materialice el signo RESTAURANTE CAN OLIVÉ en su poder, y en especial, a la retirada de rótulos y carteles del restaurante sito en Cerdanyola del Vallès, Av. Flor de Maig nº 22.
-
Debo condenar y condeno a RESTAURANTE Y MASIA XEROLIVE SL al pago a favor de JOSEP OLIVE CARBONELL SA y de Isidro al pago de la suma de 19.517,26 euros, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, cantidad que devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcentuales desde la fecha de esta sentencia.
Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en el presente procedimiento a la parte demandada, RESTAURANTE Y MASIA XEROLIVE SL, en la cuantía en que se tasen en incidente promovido a tal efecto".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la parte actora escrito de oposición.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 1 de julio.
Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.
La sentencia apelada estimó la demanda que formularon Isidro y la entidad JOSEP OLIVÉ CARBONELL S.A. contra RESTAURANTE Y MASIA XEROLIVÉ S.L., en la que ejercitaban acciones por violación de sus marcas registradas nº 1063400, mixta, que comprende la denominación L'OLIVÉ y el dibujo de una ramita de olivo (solicitada el 12 de marzo de 1984 y concedida el 3 de abril de 1987), y nº 2344821, mixta, consistente en la denominación RESTAURANT L'OLIVÉ y el dibujo de un árbol (solicitada el 20 de septiembre de 2000 y concedida el 5 de octubre de 2001), ambas para distinguir servicios de bar y restaurante (clase 42), y que vienen usando efectivamente con aplicación a un negocio de restaurante ubicado en Barcelona.
El acto infractor radica en el uso que viene realizando la sociedad demandada en el tráfico económico del signo extrarregistral CAN OLIVÉ, para distinguir un restaurante en Cerdanyola del Vallès, uso que se extiende a la publicidad, a la documentación comercial del establecimiento y a tarjetas y folletos promocionales. Tras varios requerimientos extrajudiciales, los actores actuaron en juicio el ius prohibendi que les confiere el registro de tales marcas de conformidad con el alcance de la facultad de exclusión que deriva del art. 34.2.b) de la vigente Ley de Marcas , por generar el signo usado por la demandada (CAN OLIVÉ) un riesgo de confusión en los consumidores con respecto a las marcas registradas (L'OLIVÉ y RESTAUTANT L'OLIVÉ), sobre la base de la identidad o semejanza entre los signos y la idéntica aplicación objetiva (servicios de bar restaurante).
Así lo apreció el Sr. Magistrado mercantil habida cuenta que: a) los signos confrontados se aplican a los mismos servicios; b) el elemento que dota de distintividad al signo registrado es el término OLIVÉ, cuya carga conceptual evoca al árbol mediterráneo, siendo el mismo término el que constituye el elemento fundamental o preponderante del signo usado por la demandada, sin que el vocablo "CAN" le añada un especial rasgo distintivo, por ser un término usual en la lengua catalana para referirse a un establecimiento; c) los elementos gráficos de las marcas registradas deben considerarse a estos efectos como meramente accesorios por cumplir una función puramente ornamental, siendo lógico que el público se refiera a tales establecimientos por su denominación, OLIVÉ. Y añade, para reforzar la apreciación del riesgo de confusión, que los establecimientos distinguidos con los signos confrontados se hallan en la misma provincia, la de Barcelona.
La sentencia fundamentó, así mismo, que el hecho de que la demandada venga haciendo uso delsigno CAN OLIVÉ, para distinguir el citado restaurante en Cerdanyola, desde antes del registro de las marcas (desde 1968, según alegaba la parte demandada), no neutraliza el ius prohibendi o facultad de exclusión del titular de la marca registrada, ya que el signo de la demandada no constituye una marca notoria no registrada.
Por todo ello condenó a la demandada a cesar en el uso del signo CAN OLIVÉ y en consecuencia a retirarlo como signo distintivo del establecimiento y en todos los elementos en que el uso se materialice. Así mismo, estimó la condena indemnizatoria que la actora postuló de conformidad con lo dispuesto por el art. 43.5 de la Ley de Marcas, concretada, sin necesidad de prueba, en el 1 % de la cifra de negocio alcanzada por la sociedad demandada por la explotación del restaurante, que fue fijada (tras la pertinente prueba de exhibición contable) en la cantidad de 19.517,26 euros, desde la fecha del requerimiento extrajudicial hasta la actualidad.
Apela la sociedad demandada con débiles argumentos para negar la existencia del riesgo de confusión, poniendo de manifiesto una serie de errores en los que a su juicio ha incurrido el Juez mercantil y un vicio procedimental que le ha causado indefensión.
Antes de examinar los motivos de apelación haremos algunas consideraciones sobre el alcance de la facultad de exclusión que confiere el registro de la marca.
I) De acuerdo con la primera Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104 /CEE), el apartado a) del art. 34.2 de la Ley de Marcas otorga al titular de la marca registrada la facultad de prohibir a un tercero, que no cuente con su consentimiento, el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca registrada para designar productos o servicios idénticos, sin necesidad de que exista riesgo de confusión. No existiendo identidad entre los signos confrontados y los servicios que cada uno de ellos distinguen, la protección de la marca se asienta sobre el concepto de riesgo de confusión, esto es, la posibilidad o peligro de inducir a errores al público sobre el origen empresarial del producto o servicio, conforme dispone el apartado b) de dicho precepto, art. 34.2 LM.
Para que el riesgo de confusión pueda hacerse realidad se exige que entre la marca anterior y el signo usado por la parte demandada exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que, por ello, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación. Se trata de cotejar, por tanto y en primer lugar, la marca de la actora, tal como ha sido registrada (bien que teniendo en cuenta sus elementos dominantes y la percepción del consumidor medio) y el signo usado por la demandada, y en segundo término analizar si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios que uno y otro signo designan, para concluir si existe riesgo de confusión.
II) Con la entrada en vigor de la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STSJ Andalucía 575/2023, 23 de Marzo de 2023
...que son las mismas personas o que están relacionadas o amparadas por la misma idea o proyecto. Con cita de la sentencia de la AP de Barcelona de 1 de septiembre de 2009, argumenta que en la valoración global de los factores a tomar en consideración ha de buscarse un cierto nivel de compensa......