SAP Barcelona, 22 de Abril de 1999
| Ponente | Jose Luis Concepción Rodriguez |
| Fecha de Resolución | 22 de Abril de 1999 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona |
La demandante, ahora apelada, que tiene concedidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el nombre comercial Freixenet, S.A y las marcas Freixe (núm. 1.126.445), Freixenet (núm. 837.667) y Freixenet (núm.319.3 60), demandó en su día a la recurrente, Masía Freixe, S.A, constituida en el mes de junio de 1.988, por utilizar una denominación, social idéntica y evocadora de los anteriores signos distintivos e interesó la modificación de la misma, la correlativa prohibición de utilizarla como nombre comercial y el resarcimiento de los perjuicios que el uso indebido de aquélla le hubiese podido ocasionar.
La demandada, tras oponer la prescripción de la acción, fundó su defensa en el hecho de no concurrir en el mismo mercado que la actora, pese a elaborar el mismo 1 producto, dado el carácter artesanal y selecto del cava que comercializa, e instó, vía reconvencional, la caducidad por falta de uso de la marca Freixe, de las ostentadas por la actora.
El Sr. Juez de Primera Instancia, con el fallo cuya literalidad consta en el primero de los antecedentes de hecho de la presente, estimó parcialmente la demanda, salvo en el particular atinente al extremo indemnizatorio, toda vez que no se hubo acreditado la existencia de perjuicios y desestimó en su integridad la demanda reconvencional.
Contra dicha resolución se alza la recurrente reproduciendo, en primer término, la prescripción de la acción que alegara en primera instancia, por cuanto afirma que, a) ambas entidades coexisten en el mercado desde el mes de junio de 1.988; b) que, en abril de 1.989 se produjo la oposición de la actora a la solicitud de inscripción del nombre comercial por ella cursada y, e) que, hasta el 12 de enero de 1.995, cuatro meses antes de interponer la demanda, no le requirió notarialmente para que cesara en el uso de la denominación Freixe, habiendo transcurrido cinco años y ocho meses desde aquel acto de oposición inicial hasta la ulterior intimación.
Bien es verdad, tal y como sostiene el recurrente, que el artículo 39 de la Ley de Marcas afirma que "las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudiesen ejercitarse", mas no es menos cierto que, han ocurrido determinados acontecimientos que hacen ocioso el examen de esta cuestión, ya que, no sólo el requerimiento remitido por conducto notarial ostenta eficacia para interrumpir dicho plazo, sino que también participa de tal fuerza, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.973 del Código Civil, la oposición formulada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con motivo de la petición de inscripción efectuada por la demandada, con la que la actora mostraba su disconformidad con dicha denominación, le hacía saber a la peticionaria su discrepancia y ha de reputarse no agotada con aquel acto puntual, sino continuamente renovada hasta la resolución del expediente administrativo que, en la actualidad,ha concluido con la denegación definitiva dé aquella petición.
Ello nos debe de llevar a entender vigente la acción ejercitada y, consecuentemente, a rechazar el primero de los motivos en que se sustenta el recurso.
En segundo término, manifiesta el recurrente que la marca número 1.126.445 "Freixe", ostentada por la actora, ha caducado por el no uso de la misma durante el plazo marcado por la Ley y que dicha caducidad priva, a la demandante de legitimación para accionar contra ella.
Se replantea en este punto el objeto litigioso introducido con ocasión de la demanda reconvencional, acción desestimada por el Juez a quo con el mismo argumento que ahora emplea el recurrente para plantear su pedimento, esto es, que la estimación de los postulados actores le privaban de legitimación para accionar.
La legitimación para el ejercicio de las acciones declarativa de nulidad y de caducidad, viene atribuida en el artículo 56 de la Ley de Marcas, además de a la OEPM, a cualquier persona con, interés legítimo para ello y, ninguna, duda debe albergar el ostentado por la recurrente al respecto (STS de 5 de abril de 1.994), toda vez que se está pretendiendo prohibir el uso que de la misma realiza. Carece de sentido jurídico, como ya tuvo oportunidad de defender esta Sala con ocasión de su sentencia de 14 de febrero de 1.995, "negar la legitimación activa para la caducidad a quien ha sido demandado, por quien la niega, en ejercicio de una acción de nulidad por infracción de la prohibición relativa de riesgo de confusión o asociación".
Admitida, pues, la legitimación activa de la recurrente sobre este particular, procede analizar la acción de caducidad por ella ejercitada.
El artículo 4 de la vigente Ley de Marcas, recordando lo que afirmaba al respecto el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, establece que "sí en un plazo de cinco años contados desde la fecha de...
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