SAP Madrid 243/2011, 20 de Julio de 2011
| Ponente | ANGEL GALGO PECO |
| ECLI | ES:APM:2011:10774 |
| Número de Recurso | 480/2010 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 243/2011 |
| Fecha de Resolución | 20 de Julio de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00243/2011
Rollo: RECURSO DE APELACION 480 /2010
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
t6
Rollo de apelación nº 480/2010
Materia: Propiedad industrial (Marcas)
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario 130/05
Apelante: NEUROLINE, S.L.
Procurador/a: Dª Gema Fernández-Blanco San Miguel
Letrado/a: D. Oriol Armengol, Dª Mercedes Romero
Apelado: FIRMA AMBUS, S.L.
Procurador/a: Dª María José Bueno Ramírez
Letrado/a: D. Francisco Ena
SENTENCIA nº 243/11
En Madrid, a 20 de julio de 2011.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco,
D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García ha visto el recurso de apelación, bajo el nº de rollo 480/2010, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid en los autos 130/05.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 11 de marzo de 2005 por la representación de NEUROLINE, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia "en cuya virtud: a) declare que AMBU S.L. ha realizado actos de violación de la marca propiedad de NEUROLINE, S.L., mediante la utilización del signo distintivo "NEUROLINE". B) Condene a AMBU S.L. a cesar de inmediato en la utilización del signo distintivo "NEUROLINE". C) Prohíba a AMBU SL realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo "NEUROLINE", o cualquier otro que incorpore la denominación "NEUROLINE", o semejantes, que pudieran llevar a la vulneración de los derechos de mi mandante. D) Condene a AMBU S.L. a retirar del tráfico económico todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo "NEROLINE" que obren en su poder, tales como productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. E) Condene a AMBU S.L. a proceder a la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor. F) Condene a AMBU S.L. a abonar a mi representada la cantidad que se concrete en sentencia y en ejecución de sentencia, de conformidad con las bases descritas en el Hecho Séptimo de este escrito, y los artículos 43.5 y 44 de la Ley de Marcas . G) Condene a AMBU S.L. a indemnizar a mi representada en los daños morales y patrimoniales que se fijen en ejecución de sentencia.
H) Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada".
Habiéndose dado traslado de la demanda a la demandada, FIRMA AMBU, S.L., por esta se presentó en tiempo y forma escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones contra ella deducidas, proponiendo a continuación demanda reconvencional en solicitud de sentencia "por la que se acuerde alternativamente declarar la nulidad absoluta o relativa de la inscripción de la marca NEUROLINE en la clase 10 número 2199331 inscrita a favor de la sociedad Neuroline S.L. ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se declare igualmente el derecho a reivindicar a favor de mi mandante Firma Ambu S.L. la referida marca condenando a Neuroline S.L. a su pérdida concediéndose e inscribiéndose el registro de marca a favor de Firma Ambu, S.L., todo ello con expresa condena en costas a la demandante reconvenida si no se allanase a lo suplicado en el presente escrito".
De la reconvención se dio traslado a la parte promotora del expediente, quien presentó escrito de contestación en solicitud de sentencia que desestimase íntegramente la misma.
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia, con fecha 9 de septiembre de 2009, cuyo fallo es el siguiente: "Que ESTIMANDO COMO ESTIMO LA DEMANDA reconvencional presentada por la procuradora Dª Mª José Bueno Ramírez, en nombre y representación de FIRMA AMBU SL contra NEUROLINE SL, debo DECLARAR Y DECLARO la NULIDAD de la marca nacional nº 2.199.331 "NEUROLINE", clase 10, titularidad de la actora. QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada por la procuradora Dª Mercedes Ana Landín Iribarren, en nombre y representación de NEUROLINE SL contra FIRMA AMBU SL, ABSOLVIENDO a la demandada de los pedimentos formulados en su contra. Todo ello con expresa imposición de costas de la demanda y reconvención a NEUROLINE SL".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de NEUROLINE, S.L. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de FIRMA AMBU, S.L., ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 14 de julio de 2011.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
En la demanda que da origen al pleito, NEUROLINE, S.L., como titular del registro marcario "NEUROLINE", ejercita difentes acciones por violación del derecho de marca contra FIRMA AMBU, S.L. (en lo sucesivo, "AMBU"). Basa la parte actora sus pretensiones en la comercialización por parte de la demandada, distinguidos con el signo "NEUROLINE", de productos idénticos a los cubiertos con su registro. AMBU, que no se limitó a contestar oponiéndose a las peticiones deducidas en la demanda, formuló demanda reconvencional en ejercicio simultáneo de las acciones de nulidad y reivindicatoria del signo marcario registrado a nombre de NEUROLINE, S.L.
El juez de primera instancia, acogiendo las tesis de AMBU, declaró la nulidad de la marca nacional nº 2.199.331 NEUROLINE, lo que le llevó a su vez a desestimar íntegramente la demanda formulada por NEUROLINE, S.L., sin pronunciarse sobre la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda reconvencional. NEUROLINE, S.L., disconforme con tal decisión, se alzó contra ella en apelación.
NEUROLINE, S.L. estructura su escrito de recurso en cinco capítulos (más un capítulo previo introductorio y otro final de conclusiones). Los dos primeros se enderezan a combatir el pronunciamiento declarando nulo su registro marcario por haber procedido en su solicitud de mala fe. Los dos siguientes se centran en aspectos en los que la sentencia recurrida no llega a entrar por razón del pronunciamiento antes señalado: el apartado tercero se focaliza en la negación de que el registro esté incurso en alguna de las causas de nulidad relativa alegadas de contrario y, el cuarto, en la falta de caducidad de la marca NEUROLINE, uno de los pilares de la oposición de AMBU a las peticiones de la demanda. Finalmente, en el quinto apartado se denuncia la incongruencia omisiva en la que se dice que incurre la sentencia de primera instancia por no haberse pronunciado sobre las pretensiones deducidas en la demanda en relación con la marca nº 2.199.330 NEUROLINE.
En los apartados que siguen se abordarán, en la medida que resulte pertinente, las cuestiones suscitadas al hilo del recurso.
Como se indicó, en los dos primeros capítulos del escrito formalizando el recurso se cuestiona la declaración de nulidad de la marca nº 2.199.331 NEUROLINE con fundamento en la concurrencia de la causa de nulidad absoluta tipificada en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a tenor del cual "el registro de una marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación... b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe". En el primero de estos apartados impugnatorios se denuncia error en la aplicación del Derecho.
En concreto, la parte apelante sostiene que el precepto en el que el juez de la anterior instancia basa su pronunciamiento no resulta de aplicación al caso, habida cuenta que la marca cuestionada fue concedida con anterioridad a su entrada en vigor (lo que tuvo lugar el 31 de julio de 2002, como se desprende de la disposición final tercera de la Ley 17/2001 ), por lo que la controvesia habría de resolverse con arreglo al régimen establecido en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, en el cual no se incluye ningún precepto parangonable al aplicado en la resolución impugnada. Cita la recurrente en apoyo de sus tesis la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2009 . En su escrito de oposición, la parte recurrida sostiene la corrección del juicio efectuado en la resolución impugnada, con base en lo establecido en la disposición transitoria 2ª 1 de la Ley 17/2001, a cuyo tenor "las marcas y nombre comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley, salvo en lo que se dispone en los apartados siguientes.", observando que en dichos apartados ninguna excepción se establece en relación con el precepto controvertido. Añade AMBU que la sentencia del Tribunal Supremo de contrario invocada es un pronunciamiento aislado y, no...
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