SAP Barcelona 97/2011, 10 de Marzo de 2011
| Ponente | JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN |
| ECLI | ES:APB:2011:11439 |
| Número de Recurso | 463/2010 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 97/2011 |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 463/2010-3ª
Juicio Ordinario núm. 624/2009
Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona
SENTENCIA núm. 97/2011
Ilustrísimos Señores Magistrados:
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUÍS GARRIDO ESPA
D. JUAN F. GARNICA MARTÍN
En la ciudad de Barcelona, a diez de marzo de dos mil once.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 6 de esta localidad, por virtud de demanda de Saint-Genis, S.A. contra Farplas, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 26 de abril de 2010.
Han comparecido en esta alzada la apelante Saint-Genis, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Font Berkhemer y defendida por el letrado Sr. Pellisé Urquiza, así como la demandada en calidad de apelada, representada por la procuradora Sra. Zaragoza Formiga y defendida por la letrada Sra. Marí Aguilar.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: Que debo desestimar la demanda interpuesta por SAINT- GENIS, S.A. representada por el Procurador Sr. Font Berkhemer, contra FARPLAS S.L. representada por la Procuradora Sra. Zaragoza Formiga, con expresa imposición de costas a la parte demandante >>.
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Saint-Genis, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta, que señaló votación y fallo para el día 9 de febrero pasado.
Actúa como ponente el Magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.
Antecedentes de hecho de interés para la resolución de las cuestiones controvertidas
Constituyen antecedente de interés para la suerte de las cuestiones que en el recurso se plantean los siguientes hechos: 1.º) La demandante Saint-Genis, S.A. se dedica a comercializar accesorios y complementos para el hogar y similares bajo el distintivo INOFIX, expresión con la que utiliza el nombre de dominio www.inofix.es y con la que es conocida en el mercado, en el que ha conseguido una implantación considerable.
-
) Sant-Genis ha conseguido el registro de diversas marcas, que viene utilizando, con la denominación INO-FIX, con el vocablo FIX siempre destacado, tales como las marcas españolas núms. 644.685 (mixta) y
2.815.498 (mixta) para distinguir productos de las clases 2o y 21 o la marca internacional núm. 558.394 para distinguir productos de las clases 20 y 21 o la marca comunitaria núm. 3.004.322 para distinguir productos de las clases 17 y 21. Así como de otras, tales como las marcas españolas núm. 644.686 y 2.815.453 "PLASFIX" y 2.815.480 "CABLE-FIX" y las comunitarias núm. 3.004.223 y 3.004.314, para distinguir productos de las clases 17, 20 y 21, en las que también aparece destacado cromáticamente el vocablo FIX o bien su X final.
-
) La demandada Farplas se dedica a la fabricación y comercialización de productos de ferretería y ha venido utilizando para distinguir sus productos signos tales como AGUAFIX, CUELGAFIX, FELTFIX, TOPEFIX, PROTECTIX, CUADRO-FIX, TACOFIX y PLANTA-FIX, que tiene registrados. De todos ellos únicamente se impugna el registro del primero.
-
) La utilización del sufijo FIX, indicativo de un medio fácil de fijación, es también utilizado por un número considerable de empresas, además de las dos que son parte en el presente proceso.
Objeto del proceso seguido en primera instancia y del recurso
El objeto de la demanda que dio lugar a las presentes actuaciones está constituido por el ejercicio acumulado de acciones de competencia desleal y de nulidad de una marca. Las primeras son la acción declarativa de deslealtad de la conducta de la demandada por la introducción en el mercado de productos presentados con diversas denominaciones con la utilización de la partícula final "FIX", diferenciada cromáticamente del resto de la denominación, así como la acción de cesación de tal conducta. Ambas peticiones se sustentan en la consideración de que la conducta atribuida a la actora infringe los arts. 6 y 12 LCD . Junto a esas acciones también se ejercitó la acción de nulidad de la marca española núm.
2.721.518 "AGUAFIX" (mixta) para distinguir productos de la clase 11, por resultar incompatible con las marcas nacionales núm. 644.685 y núm. 655.686, con la marca internacional núm. 558.394 y con las marcas comunitarias núms. 3.004.322, 3.004.223 y 3.004.314, prioritarias. Y por último se ejercitó la acción de publicación de la sentencia estimatoria en dos diarios o revistas de difusión nacional.
La demandada se opuso a tales pretensiones alegando que:
-
) Es también titular de otras marcas que contienen el sufijo FIX tales como CUELGAFIX (marca española núm. 2.184.746, clase 6), FELTFIX (marca española núm. 2.560.213, clase 17) y TOPEFIX DE FARPLAS (marca española 2.560.215, clase 17), entre otras, en cuyo uso también se pretende que cese sin haber pretendido su nulidad.
-
) Registró antes que la actora una marca con el sufijo FIX con una diferenciación cromática.
-
) Otros competidores del sector también diferencian cromáticamente sus marcas, incluso con el sufijo FIX final, para la distinción de productos en el sector del bricolaje.
-
) La marca española núm. 2.721.518 AGUAFIX no está incursa en causa de prohibición absoluta o relativa de registro.
La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. La acción de nulidad de la marca AGUAFIX la desestimó al considerar que no existía la causa de nulidad invocada, dado que la misma no era susceptible de ser confundida con las de la actora. Las acciones de competencia desleal se desestimaron por considerar que los actos reputados desleales fueron ejecutados en ejercicio de los derechos concedidos por la marca inscrita.
Recurre exclusivamente el demandante, que se funda en los siguientes motivos:
-
) Incongruencia, por haberse fundado en la normativa de marcas en lugar de en la de competencia desleal, que fue la invocada, salvo para la acción de nulidad.
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) Violación de las reglas sobre la competencia funcional, por haber enjuiciado acciones de violación de marcas comunitarias.
-
) La utilización de distintivos con el sufijo FIX por parte de la demandada constituye un ilícito concurrencial de los arts. 6 y 12 LCD . 4º) Existencia de riesgo de confusión de sus signos con la marca AGUAFIX, lo que justifica que se declare la nulidad del registro de esta marca.
Sobre la incongruencia
-
Alega la recurrente que la resolución recurrida ha incurrido en incongruencia al considerar que las acciones ejercitadas se fundaban en la legislación marcaria cuando en realidad eran acciones de competencia desleal, salvedad hecha de la nulidad de la marca AGUAFIX. Justifica su alegación diciendo que la acción básica ejercitada era la de deslealtad de la conducta, no la de infracción de derechos de marca, y que la resolución recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita (al enjuiciar unas inexistentes acciones de violación de marca) e infra petita (al prescindir del examen de las acciones de competencia desleal realmente ejercitadas).
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No le falta algo de razón a la recurrente: mientras de la demanda resulta, sin duda alguna, que las acciones principales que se ejercitan son las de competencia desleal, y que la de nulidad de la marca puede considerarse como accesoria, la sentencia sigue la idea inversa, esto es, ha concedido lugar predominante a las acciones marcarias y un carácter al menos aparente residual o accesorio a las de competencia desleal, que se desestiman en el último párrafo del fundamento séptimo con un argumento sucinto: que las actuaciones que se imputan a la demandada como constitutivas de competencia desleal se entienden realizadas en el legítimo ejercicio de los derechos de marca que la demandada tiene inscritos, razón por la que no pueden considerarse subsumibles en los ilícitos de competencia desleal de los arts. 5, 6, 11 y 12 LCD .
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No obstante, ello no es razón suficiente para que deba considerarse que se ha incurrido en el vicio denunciado. Para que el vicio de incongruencia exista, hubiera sido preciso que la sentencia se apartara de la causa de pedir invocada en la demanda al resolver sobre cada una de las peticiones realizadas y ello no ha ocurrido. No ha ocurrido respecto de la acción marcaria porque se ha dado respuesta a las dos razones invocadas como causa petendi; y tampoco puede considerarse que haya ocurrido respecto de las acciones de competencia desleal porque también se ha justificado la procedencia de su desestimación con un argumento que, podrá o no compartirse, pero que justifica suficientemente la razón de la desestimación, al menos desde la perspectiva de la congruencia.
Más adelante se entrará en si ese argumento es o no acertado, lo que no es necesario para resolver este motivo del recurso.
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La sustancial alteración de los términos en los que la demanda ha planteado la controversia tampoco tiene por qué constituir un motivo de incongruencia, siempre que la sentencia dé respuesta a todas las acciones ejercitadas y no se aparte de la causa de pedir invocada. Esa alteración puede venir justificada por razones de conveniencia práctica, esto es, por razones de conveniencia argumentativa, que son las que sin duda ha tenido en cuenta el sr. juez mercantil para estructurar su respuesta a la demanda siguiendo un esquema argumental distinto al...
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