SAP Barcelona 281/2012, 26 de Julio de 2012
| Ponente | JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN |
| ECLI | ES:APB:2012:11622 |
| Número de Recurso | 14/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 281/2012 |
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 14/2011-3ª
Juicio Ordinario núm. 535/2009
Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona
SENTENCIA núm. 281/2012
Ilustrísimos Señores Magistrados:
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JUAN F. GARNICA MARTÍN
Dª MARTA RALLO AYEZCUREN
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JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH
En la ciudad de Barcelona, a veintiséis de julio de dos mil doce.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de Smart Cells International, Ltd. contra Laboratorio Dr. Echevarne Análisis, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado la demandada la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 10 de mayo de 2010.
Han comparecido en esta alzada la apelante Laboratorio Dr. Echevarne Análisis, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Anzizu y defendida por el letrado Sr. Barroso, así como la actora en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Puig de la Bellacasa y defendida por el letrado Sr. Jiménez de Parga.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Laboratorios Smart Cells International LTD SA de CV y declaro que la titularidad de las marcas denominativas nº 2648061 en clase 42 y nº 2793382 en clase 44 corresponde a la sociedad "Smart Cells" International Limited, subrogándose en los derechos inherentes de la misma, con expresa imposición de costas de la demandada >>.
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Laboratorio Dr. Echevarne Análisis, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló vista para el día 9 de mayo pasado.
Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.
Contexto fáctico en el que surge el conflicto 1. Son antecedentes de hecho relevantes que facilitan la comprensión del conflicto que enfrenta a las partes los siguientes:
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Smart Cells International Ltd. es la actual denominación de una sociedad constituida en el Reino Unido el 4 de julio de 2000 bajo la denominación Cryo-Cells, Ltd. y dedicada a la prestación de servicios de congelación y criopreservación de células madre del cordón umbilical, actividad para la que colaboraba con Biovault, empresa que realizaba las labores de almacenaje.
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En febrero de 2004 el Sr. Roman, consejero delegado de la actora, encargó la creación del logo de la empresa, consistente en las palabras smart cells, acompañadas de un gráfico entre ellas, y en el mismo año cambió su denominación social por la actual. Ese logo se ha utilizado por la actora para publicitar sus servicios en revistas y en sus relaciones con terceros.
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El mismo año 2004, el 18 de marzo, la actora presentó solicitud de la marca smart cells para la clase 42 tanto en Reino Unido como en la oficina europea. La OAMI le denegó el 11 de abril de 2005 la marca, al considerarla descriptiva, y el 11 de octubre de 2006 la volvió a solicitar como marca mixta siéndole concedida para las clases 39 y 42.
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Tras unos iniciales contactos que datan de finales de 2004, las partes suscribieron un contrato de colaboración el 23 de mayo de 2005 cuyo objeto era la distribución en España de los servicios de la actora. Al efecto constituyeron una sociedad SCT, participada en un 25 % por la actora y en el 75 % restante por la demandada.
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El 15 de noviembre de 2007 la actora y SCT suscribieron un nuevo convenio de colaboración. La actora vendió a la demandada su participación en SCT y se pactó que SCT tendría la exclusividad del uso de la marca smart cells en España. En el expositivo VII de ese contrato se reconoce de forma explícita que Laboratorio Echevarne es el titular de la marca Smart Cells en España.
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El 19 de enero de 2009 la actora denunció el anterior contrato, que dio por resuelto por incumplimiento de SCT al tomar conocimiento de que estaba negociando directamente con Biovault para colaborar directamente con ella. El 12 de marzo de 2009 la actora dio por resuelto el contrato y comunicó a SCT que quedaba sin efecto la autorización para seguir utilizando la marca smart cells. sct contestó a la comunicación de la actora aceptando la resolución.
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Laboratorio Echevarne es titular de las marcas denominativas nº 2648061 smart cells en clase 42, solicitada el 12 de abril de 2005, para servicios científicos de criopreservación de cordón umbilical, y nº 2793382 smart cells en clase 44 (servicios de criopreservación de sangre del cordón umbilical), solicitada el 26 de septiembre de 2007.
Términos en los que aparece formulado el conflicto en esta segunda instancia
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Smart Cells International, Ltd. ejercitó acción reivindicatoria sobre las marcas españolas denominativas nº 2648061 smart cells en clase 42 y nº 2793382 smart cells en clase 44, así como una acción subsidiaria de nulidad de las referidas marcas por mala fe en el registro ( art. 51.1 b/ de la Ley de Marcas ).
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La demandada se opuso alegando que Smart Cells Tech, S.L. (en adelante SCT), sociedad de la que la demandada es socia y a través de la cual utiliza la marca, tenía prioridad sobre las marcas que la actora invoca como fundamento de su pretensión ya que las venía usando como nombre comercial desde su constitución en 2005 por parte de la actuación conjunta de ambas partes, actora y demandada. También se alega que la actora conoció desde el principio esa denominación social y consintió en ella, por lo que no puede imputársele la existencia de fraude o mala fe en el registro.
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La resolución recurrida consideró que existía mala fe en el registro y estimó la acción reivindicatoria reconociendo a la actora la titularidad sobre las marcas registradas por la demandada.
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El recurso de Laboratorio Dr. Echevarne (en adelante, Echevarne) se funda en los siguientes motivos:
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La actora ha actuado de forma desleal con la demandada, pues ha dejado que sea ella quien lleve a cabo todo el esfuerzo comercial de implantación de la marca y de los productos que con ella se significan para luego llevarse el negocio a una filial, resolviendo el contrato que le ligaba a la demandada y fichando a la máxima ejecutiva de la empresa que ambas partes constituyeron conjuntamente con objeto de explotar en España los productos y los signos.
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La atribución de la titularidad de la marca en España a la sociedad constituida en común formaba parte de los pactos alcanzados entre las partes. c) No es cierto que el contrato de 15-11-2007 concediera a SCT, la sociedad conjunta constituida por las partes, ninguna licencia de uso de la marca concedida por la actora. Lo que en ese contrato se hacía es reconocer los derechos de Echevarne sobre las marcas en España.
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Cuando se iniciaron las relaciones entre las partes, la actora era consciente de que carecía de registros sobre la marca smart cells, ya que los solicitados le habían sido denegados.
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La actora quiso aportar a SCT el signo distintivo y ha sido esa sociedad quien siempre lo ha usado en España.
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Los derechos de la actora no tienen prioridad sobre los de la demandada porque no disponía de registro antes de que la actora solicitara el suyo.
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No concurren los requisitos precisos para que pueda prosperar una acción reivindicatoria, particularmente porque no es titular la actora de los signos que reivindica.
Cuestiones sistemáticas
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El recurso de Dr. Victor Manuel, describe y cuestiona cada uno de los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida. Ello determina que no nos atengamos estrictamente al orden en el que se plantean las cuestiones, con lo que intentaremos seguir una mejor sistemática en la argumentación.
Podemos considerar que el recurso combate las razones por las que la resolución recurrida ha considerado que existe mala fe de la demandada en el registro de las marcas e imputa deslealtad a la actuación de la parte actora por haber inducido a la demandada a llevar a cabo un importante esfuerzo comercial para luego resolver el contrato y llevarse a la directora (Sra. Nuria ). Y también discute que concurran los presupuestos para que pueda prosperar la acción reivindicatoria ejercitada y acogida por la resolución recurrida. En opinión de la recurrida, la propia actora tenía reconocidos sus derechos sobre las marcas mientras se mantuvieron las relaciones de colaboración entre las partes y únicamente los comenzaron a discutir una vez esas relaciones se rompieron.
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No podemos perder de vista, para dar respuesta a las cuestiones que el recurso plantea, que el objeto del proceso está constreñido por las acciones ejercitadas en la demanda, esto es, las acciones reivindicatoria y de nulidad (ésta subsidiaria) de unas marcas por su registro de mala fe. Por consiguiente, no forman parte del objeto del proceso todas las cuestiones relativas a las relaciones que mantuvieron las partes mientras duró su colaboración. Y, particularmente, no es objeto de este proceso el contrato de distribución que se afirma que firmaron las partes. Por consiguiente, únicamente para fijar el contexto del conflicto hemos aludido a ese contrato. Y también sería procedente acudir al mismo y a sus incidencias para juzgar si ha existido mala fe en el registro, pero nada más que a esos efectos resulta relevante.
Por tanto, no tiene trascendencia en este proceso la alegación de que la actora actuó de mala fe al resolver el contrato de distribución y pretender captar su clientela y...
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