SAP Barcelona 219/2014, 26 de Junio de 2014
| Ponente | JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN |
| ECLI | ES:APB:2014:8613 |
| Número de Recurso | 360/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 219/2014 |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 360/2013-3ª
Juicio Ordinario núm. 51/2012
Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona
SENTENCIA núm.219/2014
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUÍS GARRIDO ESPA
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
En la ciudad de Barcelona, a veintiséis de Junio de de dos mil catorce.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de Telepiensos, S.L. contra Shopfrogs, S.L. y Arsenio, pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 23 de mayo de 2013.
Han comparecido en esta alzada la apelante Telepiensos, S.L., representada por la procuradora de los tribunales Sra. Pesqueira y defendida por el letrado Sr. Lara, así como los demandados en calidad de apelada, representados por la procuradora Sra. Soria y defendidos por la letrada Sra. Sanmartín.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: «DESESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil TELEPIENSOS S.L. y absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos formulados contra ellos con expresa imposición de costas a la actora».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Telepiensos, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 30 de abril pasado.
Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.
Términos en los que aparece planteado en esta instancia el conflicto que enfrenta a las partes
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Telepiensos, S.L. interpuso demanda contra Shopfrogs, S.L. y Arsenio ejercitando frente a ellos acción de infracción de sus marcas mixtas que incluyen la denominación "TELEPIENSOS" y la reproducción de un perrito en posición sentada y representando hablar por teléfono, al considerar que los demandados están violando su derecho de exclusiva con la utilización en el tráfico económico de la denominación "ShopfrogsTelepiensos, S.L." y de los nombres de dominio www.telepienso.es y www.telepienso.com, a través de los cuales está presente en el mercado virtual de venta de alimentos para animales domésticos a través de Internet.
Además de la acción declarativa de infracción ejercitó la acción de cesación en las conductas infractoras y la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios, si bien de esta última desistió más tarde.
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Los demandados no contestaron a la demanda, si bien más tarde se personaron en las actuaciones y tuvieron la ocasión de defenderse. También lo hicieron en la pieza de medidas cautelares, donde sí se opusieron a las solicitadas argumentando la falta de presupuestos para su adopción.
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La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda considerando que no se produce la infracción de los signos de la actora porque no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Basa su apreciación en la consideración de que la coincidencia entre los signos está referida exclusivamente al elemento denominativo (telepiensos), idéntico en ambos casos, pero que carece completamente de carácter diferenciativo, ya que está integrado de dos vocablos (tele y piensos) que son descriptivos del servicio que designan, de manera que la unión de dos palabras descriptivas genera un término asimismo descriptivo.
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El recurso de la actora solicita la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra estimatoria de la demanda. Se funda en los siguientes argumentos:
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Para determinar si un vocablo tiene carácter descriptivo es preciso ponerlo en relación con los servicios protegidos por las marcas en cuestión, de manera que el vocablo "tele", que hace alusión a la distancia, no tiene nada que ver con el vocablo "venta", razón por la que no puede tener carácter descriptivo en relación con la marca núm. 2 556 992, registrada para "la venta al menor en el comercio a través de las redes mundiales de informática de piensos y semillas". Y menos aún respecto de la marca 2 139 852, que se refiere a los servicios de "almacenamiento, transporte y distribución de piensos", marca de la que parece haberse olvidado el juzgador.
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Es esclarecedor el posicionamiento de los tribunales en asuntos similares, como es el caso de la marca TELEPIZZA y otras similares.
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Ha resultado acreditado que las primeras marcas que se registraron en España con el vocablo "telepiensos" son las de la actora, razón por la que debe considerarse que fueron producto de su actividad creativa. Que otras empresas lo usen de forma indebida y con mucha posterioridad, no justifica la apreciación de que sus signos sean descriptivos, particularmente cuando está acreditado que no ha consentido esos usos.
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Hechos que contextualizan el conflicto
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La resolución recurrida estima acreditados los siguientes hechos:
1. La mercantil TELEPIENSOS S.L. tiene como objeto social "el comercio al por mayor y al por menor de semillas, abonos, plantas y alimentos para animales domésticos pequeños, así como los artículos y productos relacionados con el cuidado en los mismos" (documentación de la demanda).
2. La mercantil TELEPIENSOS S.L. es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
Marca mixta española nº 2.556.992 TELEPIENSOS con el dibujo de un perrito sentado con antigüedad desde el 10 de septiembre de 2003 para productos y servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional que protege los servicios de "venta al menor en comercio y a través de las redes mundiales de informática de piensos y semillas".
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Marca mixta española nº 2.139.852 TELEPIENSOS con el dibujo de un perrito sentado con antigüedad desde el 30 de enero de 1998 para distinguir los servicios de la clase 39 que ampara los servicios de "almacenamiento, transporte y distribución de piensos" (doc. nº 2, 3 y 4 de la demanda).
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3. La actora tiene como actividad principal la venta de productos de semillas y alimentación animal, actividad que desarrolla a través del nombre de dominio del que es titular, www.telepiensos.es, desde el 19 de febrero de 2004 y en vigor hasta el 19 de febrero de 2013 (doc. nº 5 de la demanda). 4. Consta que la actora ha llevado a cabo ventas de sus productos durante los años 2009, 2010 y 2011 (facturas de tales años aportadas como doc. nº 6, 7 y 8 de la demanda), habiéndose acreditado una de ellas por internet en noviembre de 2011 mediante la factura aportada como documento nº 9.
5. La entidad demandada SHOPFROGS S.L. se dedica a la actividad de venta de productos agrarios, alimentarios y bebidas de toda clase, y especialmente, de pienso para perros a través de internet mediante el nombre de dominio www.telepienso.com, nombre de dominio registrado a nombre del también demandado
D. Arsenio (doc. 10 y 18 de la demanda).
6. La demandada SHOPFROGS S.L. viene utilizando la web www.telepienso.com desde febrero de 2010 (doc. 44 aportado en la pieza de medidas cautelares), existiendo referencias de abril de 2010 (doc. 47), mayo de 2010 (doc. 24, 25 y 26) y demás referencias posteriores a la actividad que se desarrolla a través de la misma (doc. 35, 36 y 43), además de opiniones en foros en el año 2011 (doc. 37, 38, 39, 42 y 46 todos ellos de la pieza de medidas).
7. La entidad demandada SHOPFROGS S.L. solicitó el registro de las siguientes marcas:
Marca nacional mixta 3005568 " telepienso con un punto naranja " para la clase 35: servicios de venta al detalle o al mayor en comercios y/o mediante las redes mundiales de informática de piensos para animales, así como de toda clase de productos y artículos para perros y mascotas en general; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de organización de ferias con fines comerciales. Tras la suspensión del expediente mediante resolución de 17 de abril de 2012 se ha denegado la marca por riesgo de confusión.
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Marca nacional mixta nº 3008622 " telepiensopuntoese Supernutrición para tu mejor amigo " solicitada para la clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, siendo el titular el Sr. Arsenio . En la actualidad se encuentra en situación de suspenso por resolución de 16 abril de 2012.
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Marca nacional mixta 3008315 " telepiensopuntocom super nutrición para tu mejoramigo " (con el mismo formato que el gráfico de la marca anterior) solicitada para la clase 35; ha sido denegada por riesgo de confusión con la marca de la actora mediante resolución de 4 de junio de 2012.
8. Desde el 7 de marzo de 2003 está concedida la marca nacional nº 2529911 " telepiensos vaguada más gráfico " para la clase 35, siendo el titular CENTRO VETERINARIO LA VAGUADA, S.L. (documento nº 3 aportado por la demandada en la pieza de medidas).
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9. Desde el 29 de febrero de 2008, para la clase 31 (alimentos para animales) está concedida la marca nacional denominativa nº 0279448 " telepiensos canarias", siendo titular la Sra. Leticia (documento nº 4 de las medidas).
10. Desde el 6 de julio de 2010 para la clase 31 está registrada la marca nacional mixta nº 2938250 " telepiensos express más gráfico " siendo el titular el Sr. Roberto (documento nº 5 de las medidas).
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11. Constan a nombre de terceras personas distintas de las partes el nombre de dominio www.telepiensos.com solicitado el 30/10/2002...
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